STS, 9 de Febrero de 2009
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2009:221 |
| Número de Recurso | 4946/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de febrero de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 4946/2006 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de TH HOTELS EUROPE, S.A., contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2006 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 576/2003. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y el Procurador de los Tribunales Don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de Don Rosendo.
En su resolución de fecha 10 de febrero de 2003, la OEPM desestima el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de fecha 20 de mayo de 2002, y confirma la concesión de la marca nº 2.416.643 "THA hotels Stella Polaris", con gráfico, para servicios de la clase 42 (los servicios propios de un hotel no incluidos en otras clases), por apreciar suficientes disparidades de conjunto con la marca oponente nº 1.684.531 "THB HOTELS", mixta, también para servicios de la clase 42 (los servicios de hoteles, aparthoteles, apartamentos y restauración), que garantizan su recíproca diferenciación y excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado, lo que descarta la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición contenida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas.
En el recurso contencioso-administrativo nº 576/2003, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de junio de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos anular y anulamos las resoluciones recurridas declarando no haber lugar al registro de la marca que hemos reseñado en el primer fundamento de la presente, sin costas».
Los fundamentos de derecho cuarto y quinto de la citada sentencia dicen textualmente:
"CUARTO.- En el presente caso el actor y vencido en el trámite alegó tener pleito civil pendiente con la solicitante por las marcas de TH HOTELS. Denuncia semejanza fonética, identidad aplicativa y evidente riesgo de asociación vedados en el art. 12-1-a de la Ley 32/88 entonces vigente. La parte demandada, también en síntesis, sostiene que el juicio civil versaba sobre las denominaciones TH HOTEL y THB HOTELS, que son distintas a las que constituyen objeto de estos autos; que se trata de simples letras de abecedario no apropiables o términos genéricos (hotels); que su gráfico es peculiar y distintivo por encima de las simples letras, y que la sentencia civil no era firme.
Es indudable la identidad aplicativa de los signos enfrentados (servicios hoteleros en general) y en cuanto a la presentación fonética su proximidad es clamorosa, tanto que fácilmente puede colegirse que la marca pedida se refiere a un hotel (Stella Polaris) perteneciente a una cadena (TH HOTELS), con independencia de que exista o no tal "cadena" realmente. Es aquí donde entra en juego la fuerza constitutiva ante el Registro de las sentencias civiles en materia de Propiedad Industrial y al respecto se impone una referencia forzosa a las vicisitudes de ese juicio civil que enfrentaba a las mismas partes de estos autos. El Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid dictó sentencia con fecha 6-11-02 en que, en síntesis, condenaba a TH HOTELS EUROPE S.L. y TH HOTELS SPAIN S.A. a cesar en toda actividad perturbadora de la marca propiedad del Sr. Luis Pedro, debiendo interrumpir la venta y distribución de artículos y prestación de servicios como TH HOTELS, a retirar del mercado vuantos productos aparezcan como TH HOTELS y a cambiar incluso la denominación social para que no aparezca la referencia TH HOTELS. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial en fecha 4-10-04 traída a los autos, pendiendo de casación.
A tenor de tales decisiones judiciales se puede incluso cuestionar la legitimación de la solicitante para instar el registro de una marca, pero lo que sí queda vacía de contenido la marca misma porque si se excluyen los elementos prohibidos quedaría reducida a un gráfico (una suerte de sol) con las palabras A Stella Polaris, que no es la pedida ni la discutida, y ello sin el resalte buscado de TH con caracteres más grandes en el gráfico inicial".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de TH HOTELS EUROPE, S.A. El Tribunal "a quo" lo tuvo por preparado mediante providencia de 4 de septiembre de 2006.
La representación procesal de TH HOTELS EUROPE, S.A., mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 24 de octubre de 2006, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, que articuló en tres motivos. Los motivos primero y segundo, acogidos respectivamente a los apartados a) y c) del artículo 88.1 de la LJ, denuncian exceso en el ejercicio de la jurisdicción e incongruencia omisiva. El motivo tercero de casación, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., imputa a la sentencia la infracción, por incorrecta aplicación, del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. A su juicio, la correcta aplicación del precepto hubiera determinado la declaración de inexistencia de riesgo de confusión porque, realizada una visión de conjunto de ambos signos, se aprecian suficientes diferencias que eliminan el riesgo de error en el mercado. Cita jurisprudencia entre la que destaca las SSTS de 7 de julio de 2005 (RC 1309/2003), 11 de julio de 2005 (RC 8529/2002), 12 de julio de 2005 (RC 8523/2002) y 13 de julio de 2005 (RC 8286/2002 ). Por todo ello, suplica sentencia por la que "previos los trámites oportunos, declare haber lugar al recurso, casando y anulando la Sentencia referida, y dictando otra en su lugar por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 2002 y 10 de febrero de 2003, confirmando la concesión de la Marca nº 2.416.643 "THA HOTELS STELLA POLARIS" (mixta), en la clase 42, tal y como en Derecho procede".
Por auto de 10 de enero de 2008, dictado por la Sección Primera de la Sala, se declaró la inadmisión del recurso respecto de los motivos primero y segundo, y se admitió con relación al motivo tercero, a efectos de cuya tramitación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala.
1) Se ha opuesto al recurso de casación la representación procesal de don Rosendo, en cuyo escrito interesa lo siguiente: a) la inadmisión del recurso por aplicación del artículo 93.2.e) de la LJ, esto es, por tratarse de un asunto de cuantía indeterminada, que no se refiere a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, fundado en el motivo del artículo 88.1.d), que carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad; b) la inadmisión del recurso por aplicación del artículo 93.2.b) de la LJ porque, si bien se cita como infringido el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, lo que en realidad se pretende es una nueva valoración de las marcas en conflicto; c) la inadmisión del recurso por falta de correlación entre la infracción alegada y su contenido, ya que lo que en realidad se denuncia es un error de hecho para obtener una nueva valoración de las marcas en conflicto, cuestión que queda fuera del ámbito de la casación. Tras reiterar la oposición a la admisión del tercer motivo del recurso de casación, concluye suplicando sentencia que desestime íntegramente el recurso, con imposición de las costas causadas a la recurrente. 2) El Abogado del Estado, mediante escrito de 21 de abril de 2008, ha manifestado que se abstiene de formular oposición.
Mediante providencia de 14 de noviembre de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 3 de febrero de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 932, dictada con fecha 27 de junio de 2006 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 576/2003, que estimó el recurso interpuesto por la representación procesal de don Rosendo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de febrero de 2003, que había confirmado en alzada la dictada con fecha 20 de mayo de 2002, y denegó la inscripción de la marca nº 2.416.643 «THA hotels Stella Polaris», con gráfico, para servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional.
Antes de resolver sobre el motivo de casación, debemos pronunciarnos las causas de inadmisión opuestas por la recurrida Rosendo.
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No concurre en este supuesto la causa de falta de interés casacional que se denuncia, porque se aprecia un contenido de generalidad en los términos requeridos por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo. La Sala (por todas, STS de 1 de diciembre de 2003 ) ha declarado que procede hacer un uso moderado de esta causa de inadmisión, teniendo en cuenta la incidencia que podría tener en la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva una interpretación extensiva de la previsión establecida en el indicado artículo 93.2.e) LJCA. Y lo ha precisado en estos términos:
"Su aplicación requiere, en primer lugar, una serie de exigencias objetivables, como que se trate de asuntos de cuantía indeterminada, que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición, que el recurso esté fundado en el motivo previsto en el artículo 88.1.d) LJCA y que se aprecie por unanimidad. Pero, además, exige la consideración y proyección de conceptos jurídicos indeterminados como son el que "no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad".
La norma incorpora textualmente las referidas circunstancias mediante una disyuntiva; de manera que basta la concurrencia de cualquiera de ellas para entender que no procede apreciar la inadmisibilidad del recurso; esto es, que existe interés casacional cuando la cuestión debatida se proyecte a un número considerable de situaciones o sea susceptible de generalización. Circunstancias que, por cierto, no coinciden con los criterios que, según el artículo 483.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, delimitan la noción del interés casacional en el recurso de casación civil.
La afectación a un gran número de situaciones no es menester que sea actual, sino que basta con que aparezca su potencialidad futura respecto a plurales situaciones. Y no es necesario, tampoco, que las situaciones afectadas hayan sido y vayan a ser planteadas ante los tribunales, sino que basta con que el criterio que se establezca por este Tribunal al resolver el recurso sea susceptible de aplicación por la Administración a otras situaciones iguales, análogas o semejantes, aunque no exista entre ellas una identidad absoluta.
La exigencia de un contenido de generalidad puede equivaler a la afectación a un considerable número de situaciones. Pero concurre también, aun sin aparecer dicha afectación cuando, la sentencia recurrida tiene efectos generales en relación con la interpretación del ordenamiento jurídico o con la regulación de una institución, en el sentido de que el criterio establecido sea susceptible de influir, directa o indirectamente, en el modo de aplicación de normas, aun cuando la doctrina que se postula de este Tribunal se refiera de forma directa a un reducido número de situaciones."
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El contenido de las otras dos causas de inadmisión opuestas constituye precisamente el objeto del recurso y, de apreciarse, determinará no la inadmisión que se pretende sino su desestimación.
El motivo tercero de casación, único admitido, ha de ser desestimado. Las razones que aduce la parte para sostener que no existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, y ha valorado que existe identidad aplicativa entre los signos enfrentados y una presentación fonética cuya proximidad califica de clamorosa. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente, porque es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.
Por último, se deja constancia de que los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación a que se refiere el fº jº 5º de la sentencia recurrida han sido inadmitidos por auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 2008, que ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 4 de octubre de 2004.
Procede la desestimación del recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente de conformidad con la norma imperativa contenida en el art. 139.2. de la L.J.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de TH HOTELS EUROPE, S.A., contra la sentencia nº 932, dictada con fecha 27 de junio de 2006 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 576/2003 ; sentencia que declaramos conforme con el ordenamiento jurídico, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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