STS, 7 de Julio de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 160/1999, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 13 de diciembre de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de "Unideco, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de noviembre de 1.998, desestimando recurso ordinario contra la anterior de 20 de marzo de 1.998, concediendo el registro de la marca número 2.071.388/6, "MASET DU PIERRE", para productos de clase 33. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil UNIDECO, S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 3 de febrero de 2003 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 18 de marzo de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Se sirva admitir este escrito en méritos del emplazamiento efectuado por la Sección 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tenerme por personado ante esa Superioridad y por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el Recurso de Casación en su día anunciado contra la Sentencia dictada en Instancia, de 13 de diciembre de 2002, por expresados y articulados los motivos en que dicho recurso se ampara y, tras la ulterior sustanciación procesal, dictar Sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y en consecuencia anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordó la inscripción registral de la marca nº 2.071.388 "MASET DU PIERRE".».

La Sala, por providencia de fecha 28 de julio de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 14 de septiembre de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 21 de septiembre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 30 de marzo de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de julio de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil UNIDECO, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de noviembre de 1998, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 20 de marzo de 1998, que acordó conceder la inscripción de la marca número 2.071.388 "MASET DU PIERRE", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, procede transcribir la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de las marcas confrontadas, que se sustenta por la Sala de instancia apreciando que existen suficientes diferencias entre los signos utilizados desde su percepción de conjunto, que evita que se produzca riesgo de error o confusión en los usuarios, según se refiere en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, en interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas, signos o medios enfrentados consiste en que la semejanza fonética, gráfica o conceptual, se manifieste por la simple imagen de los vocablos o grafismos en pugna, tras un parangón de mera impronta o impresión, sin más que una sencilla visión que no se entretenga en descomponer o aquilatar los elementos contrastados, ni descienda a discusiones lexicogramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error en el consumidor. De manera que una determinada marca debe presentar un doble aspecto, en cuanto que, funcional y gráficamente, debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva, mientras que, teleológicamente, debe evitar cualquier tipo de confusión en el mercado, o de asociación con una marca anterior.

Y, siempre sobre la base de que cuando el articulo 12.1.a) de la Ley de Marcas alude a "semejanza fonética o gráfica", vienen a introducir uno de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados", lo que obliga a efectuar un análisis comparativo desde una apreciación de conjunto, es decir, de la totalidad de los elementos integrantes de cada signo distintivo, sin que la mera semejanza o coincidencia de algunas sílabas sea eficaz, por si sola, para denegar la inscripción, cabe apreciar en el presente caso que las diferencias entre las marcas enfrentadas, "MASET DU PIERRE" y "DELAPIERRE", resultan relevantes en una simple y mera visión de las mismas, siendo tales diferencias importantes hasta el punto de hacerlas distintas una de otra, garantizando su recíproca diferenciación y excluyendo todo riesgo de error y confusión en el mercado, por lo que no es dable el apreciar por su coexistencia infracción alguna de la normativa citada, pese a referirse ambas a productos de la misma especie.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil UNIDECO, S.A. se articula en dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, se expone que la Sala de instancia ha realizado una interpretación errónea del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al no haber apreciado la incompatibilidad entre la marca prioritaria número 23.117 "DELAPIERRE" y la marca aspirante número 2.071.388 "MASET DU PIERRE", y no tomar en consideración que entre dichas marcas existen evidentes similitudes fonéticas y que distinguen productos idénticos, cuya coincidencia en el mercado genera un grave riesgo de confusión.

Se aduce, además, como núcleo argumental, en defensa de esta pretensión casacional, que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta los criterios elaborados por el Tribunal Supremo en relación con la coincidencia de determinadas sílabas en la formación del elemento denominativo y con la relevancia de que las marcas confrontadas tengan una idéntica terminación, ni ha valorado la falta de distintividad del vocablo "Maset" por su genericidad.

En el segundo motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 12.1 a) d la Ley de Marcas, al no haber apreciado la concurrencia de riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, que constituye un criterio adecuado para examinar el riesgo de confundibilidad diferenciado respecto del riesgo de confusión.

Sobre el primer y el segundo motivos de casación.

Cabe desestimar que la sentencia objeto del recurso de casación incurra en la infracción legal denunciada como primer y segundo motivos de casación, que por su conexión deben ser examinados conjuntamente, al apreciarse que la Sala ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia, aún de forma sintética, que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, al distinguirse con claridad por el escaso grado de similitud denominativa apreciada en una visión de conjunto.

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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La Sala de instancia no infringe el artículo 12.1 a) de las Ley de Marcas por no disociar el juicio de riesgo de confusión del juicio del riesgo de asociación:

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, sino que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

El escaso grado de similitud denominativa por el fuerte carácter distintivo del vocablo "Maset", que caracteriza a la marca aspirante, y el grado de disparidad fonética y conceptual, apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, compensa el grado de similitud de los productos ofrecidos por dichas marcas, al no suscitar riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida no desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001). Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.071.388 "MASET DU PIERRE", que distingue productos de la clase 33, vinos, vinos espumosos de cava y licores, es compatible con la marca registrada número 23.117 "DELAPIERRE" para productos de la clase 33, vinos espumosos, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambas marcas se refieran a productos idénticos o similares, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil UNIDECO, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 160/1999.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil UNIDECO, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 160/1999. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- D. Óscar González González.- D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.- D. Eduardo Espín Templado.- D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.