STS, 12 de Abril de 2006
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:2215 |
| Número de Recurso | 6623/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Abril de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Abril de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 6623/2003, interpuesto por la Entidad RED BULL GMBH, representada por la Procuradora Doña María del Carmen Ortíz Cornago, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1493/2002 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de diciembre de 2002, recaída en el recurso nº 17/2002 , sobre denegación de inscripción de la marca internacional nº 711.210 "TORO ROJO"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad GRUPO OSBORNE, S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad RED BULL GMBH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de octubre de 2001, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otra de 17 de octubre de 2000, que denegó la inscripción de la marca internacional nº 711.210 "TORO ROJO", para designar productos de la clase 32ª del Nomenclátor internacional.
Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
"Para el adecuado análisis de la compatibilidad de las marcas enfrentadas conviene comenzar por recordar que el artículo 12.1 de la Ley 32/88 de Marcas establece que "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".
Asimismo, debe recordarse que el Tribunal Supremo viene señalando que "al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y de una mayor recordación en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, más propio de estudiosos en la materia, sino el que más bien hace una persona con un nivel cultural general y normal" ( STS, Sala 3ª, de 11 de Febrero de 1.994 ), entre otras muchas).
Pues bien, en recta aplicación de la citada norma al supuesto que nos ocupa la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca "TORO ROJO", por incompatibilidad con las prioritarias "EL TORO" y "TORO", denegación que debe ser confirmada, pues, por más que la recurrente sostenga lo contrario, es lo cierto que en el conjunto denominativo cuyo registro se pretende, el elemento diferenciador fuerte, realmente característico, distintivo y dominante, lo constituye la palabra TORO, por lo que, en la práctica, se reproducen las marcas prioritarias dado que el término "ROJO", que en la marca pretendida sigue a dicha palabra, al referirse genéricamente a un color, y además muy ligado para el consumidor español a la palabra determinante, no aporta suficiente exclusividad al conjunto, resultando irrelevante como elemento distintivo.
Como señala la Oficina de Patentes y Marcas la marca pretendida puede llevar a pensar a los consumidores que los productos diferenciados con ella son una simple variedad de los protegidos con las anteriores.
Si a ello se añade que ambas marcas distinguen productos coincidentes (bebidas), con lo que el riesgo de confusión entre los usuarios resulta más acentuado, la conclusión no puede ser otra que la exclusión del Registro de la marca más nueva, evidenciándose así, como ya hemos anticipado, la corrección de la denegación impugnada.
A todo ello no puede válidamente oponerse el hecho de que la actora sea titular de la marca internacional RED BULL, pues si bien esta marca es notoria en su idioma original ello no impide que al pretender utilizarla en su traducción castellana pueda colisionar, como efectivamente aquí ocurre, con otras marcas prioritarias"
.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad RED BULL GMBH se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de julio de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (RED BULL GMBH) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 30 de septiembre de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia de instancia, dictando otra por las que se acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la denegación de la marca internacional 711.210, TORO ROJO, clase 32ª.
Por providencia de la Sala, de fecha 26 de enero de 2005, acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de marzo de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y GRUPO OSBORNE, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 26 y 22 de abril de 2005 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando íntegramente el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 13 de enero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de abril siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso interpuesto por la compañía austríaca RED BULL GMBH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca internacional nº 711.210, TORO ROJO, para productos de la clase 32ª del Nomenclátor, en concreto, para "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", por su incompatibilidad con las marcas números 901.253 y 2.213,891, denominadas, respectivamente "EL TORO" y "TORO" de la misma clase 32ª, y para la mismos productos que la solicitada.
El Tribunal de instancia basó su fallo en que en el conjunto denominativo cuya inscripción se pretende, el elemento diferenciador fuerte, realmente característico, distintivo y dominante, lo constituye la palabra TORO, por lo que, en la práctica, se reproducen las marcas prioritarias dado que el término ROJO, al referirse a un color no aporta suficiente exclusividad al conjunto, resultando irrelevante como elemento distintivo, lo que puede llevar a pensar a los consumidores que los productos diferenciados con ella son una simple variedad de los protegidos con las anteriores, lo que resulta más acentuado al ser coincidentes los productos que distinguen (bebidas). Añade que la notoriedad de la titularidad de la marca internacional RED BULL en su idioma original no impide que al pretenderla utilizar en su traducción castellana pueda colisionar con otras marcas prioritarias.
Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcrito en los antecedentes. Suscintamente aduce que: al fijar la atención solo en el vocablo TORO se ha infringido la doctrina consolidada de esta Sala que propugna el examen de conjunto con todos los elementos de la marca incluido los gráficos, el vocablo ROJO actúa como elemento individualizador lo que llevará al consumidor a asociar la marca con la conocida RED BULL de titularidad de la recurrente. los diferentes colores que individualizan a las marcas en litigio, la conformación del conocido toro de Osborne en la marca opuesta, la inapropiabilidad del nombre de un animal que pertenece al acervo común, y la distinta aplicabilidad de las marcas la solicitada para bebidas energéticas mientras las oponentes lo son para bebidas alcohólicas.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002 -.
En el presente caso no se aprecia que en la sentencia recurrida, cuyos fundamentos se aceptan, se haya incurrido en error de hecho o arbitrariedad. En efecto, la palabra TORO es la dominante, no solo sobre otros términos sino sobre los gráficos y colores particulares del conjunto lo que atraerá la atención del consumidor pruduciéndose el riesgo de asociación que la norma pretende evitar: por otra parte, la utilización común del vocablo "toro" sería inadecuada si tuviera alguna relación con los productos pero no cuando se usa como término de fantasía, y, por último, existe relación entre los campos aplicativos pues la marca opuesta nº 2.213.891 lo es entre otros productos para "bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", con lo que se da la coincidencia a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Marcas .
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6623/2003, interpuesto por la Entidad RED BULL, GMBH., contra la sentencia nº 1493/2002 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de diciembre de 2002, recaída en el recurso nº 17/2002 ; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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