STS, 7 de Marzo de 2006

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad Pública Empresarial CORREOS Y TELÉGRAFOS, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de septiembre de 1998, que estimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de marzo de 1998, que denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.071.200 "CORREO @ AIRTEL", para designar productos de la clase 9ª del Nomenclátor internacional.

Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

"Según el artículo 12.1 de la Ley 32/1998 de Marcas, de 10 de noviembre , se prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Es decir que como tiene aclarado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas sentencias citadas por la de 5 de mayo de 1986 de la antigua Sala 3 , la percepción sensorial es unitaria no debiendo descomponerse la denominación en fonemas o grafemas, según reiterado criterio expresado en las de 15 de abril de 1983, 28 de enero, 6 y 9 de marzo de 1984 y 20 de enero de 1986, además de las de 3, 29 y 30 de junio de 1995. Y en aplicación de dicha doctrina aparecen notorias y acusadas diferencias que existen entre las marcas nº 071200 CORREO A AIRTEL y Diseño de la clase 9, y la oponente la entidad pública CORREOS Y TELÉGRAFOS, ORGANISMO AUTÓNOMO. Sentado lo anterior carecen de virtualidad las denuncias referidas a las infracciones de los artículos 11.1.e) y 13 b y c), de la citada Ley de Marcas en cuanto existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas, que dejan la confusión y las consecuencias a que se refieren los preceptos denunciados, debiendo igualmente rechazarse la supuesta infracción de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1145/92, de 25 de septiembre , sobre prohibición del empleo de las voces, "correo", "correos" y "postal", toda vez que para que dicha prohibición tenga efectividad, tiene que existir confusión con el servicio público prestado por el organismo recurrente, como del propio precepto se desprende de una interpretación literal, a la que se le une la lógica derivada de la propia realidad social (artículo 3.1 del Código Civil ), en que claramente conviven los correos oficiales, con los privados, prestados por entidades de tal índole. Razones que hacen deba desestimarse el presente recurso"

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Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad Pública Empresarial CORREOS Y TELÉGRAFOS, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de abril de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (Entidad Pública Empresarial CORREOS Y TELÉGRAFOS) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de mayo de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los arts. 12.1.a) y 11.1.f) de la Ley 32/88, de Marcas , en relación con la jurisprudencia contenida en las Ss. de 10 de febrero de 1994, 2 de junio de 1994, 16 de diciembre de 1988 y 6 de julio de 1989 , entre otras.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art. 4 del Real Decreto 1145/1992, de 25 de septiembre , por el que se regula la prestación de determinados servicios rápidos internaciones de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas y con el art. 99 de la Ley 31/90, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en relación con el art. 25 del Decreto 113/1960, de 19 de mayo , por el que se aprueba la Ordenanza Postal, y con el art. 21.2 del Reglamento de los Servicios de Correos aprobado por decreto 1653/1964, y con el art. 9.2 d) de la vigente Ley 24/1998, de 13 de julio , del Servicio Postal Universal y de liberalización de los Servicios Postales Universales, todo ello en relación con lo dispuesto en los arts. 11.1.e) y 13 b) y c), de la Ley de Marcas .

Terminando por suplicar dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la sentencia de instancia en el sentido de revocar y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 1998 por la que se concede la inscripción de la marca 2.071.200 CORREO @ AIRTEL, clase 9, y acuerde en su lugar, la denegación de la misma.

Por providencia de la Sala, de fecha 25 de noviembre de 2004, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 28 de enero de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (AIRTEL MÓVIL, S.A. y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y MIGUEL TORRES, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo la Administración General del Estado mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de la Sala, de fecha 9 de febrero de 2005, se acuerda tener por apartada del presente recurso a la Entidad recurrida AIRTEL MÓVIL, S.A., en virtud del escrito presentado por la misma en fecha 3 de febrero de 2005.

Por providencia de fecha 24 de octubre de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de febrero de 2006, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca 2.071.200 "correo@airtel" de la clase 9, solicitada por AIRTEL MOVIL S.A. para proteger "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) y ordenadores; extintores", pese a la oposición que hiciera el ORGANISMO AUTÓNOMO CORREOS Y TELÉGRADOS.

Dicha entidad interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó sentencia desestimatoria. Basó su fallo en que existen notorias y acusadas diferencias entre las marcas enfrentadas que hacen que carezca de virtualidad las denuncias de infracción de los artículos 11.1.e), y 13 b) y c) de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre , y la supuesta infracción del artículo 4 del Real Decreto 1145/92 de 25 de septiembre sobre la prohibición de las voces "correo", "correos" y "postal", "toda vez que para que dicha prohibición tenga lugar, tiene que existir confusión con el servicio público prestado por el organismo recurrente, como del propio precepto se desprende de una interpretación literal, a la que se le une la lógica derivada de la propia realidad social (artículo 3.1 del Código Civil ), en que claramente conviven los correos oficiales, con los privados, prestados por entidades de tal índole".

Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

En el caso presente no se ha producido error o arbitrariedad en la valoración que de los signos ha realizado la Sala de instancia en su sentencia, cuyo fundamento jurídico se acepta, pues de la comparación gráfica y fonética de las marcas enfrentadas resultan notorias disparidades de conjunto. El uso del termino correo, en singular, junto con un diseño característico, es suficiente para que los consumidores no incurran en confusión sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia de los productos, por lo que tampoco puede apreciarse la infracción del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas , máxime cuando el signo se acompaña al mismo nivel de importancia el término "airtel", que es el nombre comercial de la conocida compañía de telecomunicaciones.

En su siguiente motivo de casación el recurrente aduce que el uso del término "correos" está reservado legalmente a favor de la "Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos", por lo que le corresponde su utilización en exclusiva. Cita como infringidos los siguientes preceptos: artículo 4 del Real Decreto 1145/1992, de 25 de septiembre , por el que se regula la prestación de determinados servicios rápidos internaciones de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas y con el art. 99 de la Ley 31/90, de 27 de septiembre , de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en relación con el art. 25 del Decreto 113/1960, de 19 de mayo , por el que se aprueba la Ordenanza Postal, y con el art. 21.2 del Reglamento de los Servicios de Correos aprobado por decreto 1653/1964 , y con el art. 19.2 d) de la vigente Ley 24/1998, de 13 de julio , del Servicio Postal Universal y de liberalización de los Servicios Postales Universales, todo ello en relación con lo dispuesto en los arts. 11.1.e) y 13 b) y c), de la Ley de Marcas .

Esta Sala en relación con este tema ha señalado en sus sentencias de 8 de junio de 2004 y 10 de noviembre de 2005 que:

"La reserva legal que antes hemos transcrito tiende a garantizar la prestación del servicio postal universal, de modo que el operador que lo preste no se encuentre perjudicado por la actuación de otros intervinientes en el mismo mercado, lo que sucedería si suministradores de servicios postales o de otros análogos de diversa naturaleza pudieran comercializar aquéllos o éstos últimos bajo las denominaciones de 'Correos', o acompañados del término 'España' o de cualquier otro signo que identificara a la entidad pública recurrente o se confundiera con sus servicios propios. Todo ello en el buen entendimiento de que la reserva se aplica al sector postal o a sectores conexos en los que pudiera existir confusión, no en ámbitos absolutamente distintos en los que no existe tal riesgo. Entender la reserva de aquellos términos en términos absolutos implicaría el absurdo de prohibir, por ejemplo, que el "Banco de España" mantuviese esta denominación pues el término "España" también figura entre los expresamente comprendidos en el citado artículo 19.2 de la Ley 24/1998, de 13 julio 1998 , de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales".

Cuando, como en este caso, la utilización del término "correos" se lleva a cabo en un contexto totalmente diferente al de los servicios postales cual es el de determinados instrumentos que nada tienen que ver con tales servicios, y por parte de una empresa o entidad que ninguna conexión tiene ni pretende tener con los servicios postales o asimilados, debe mantenerse la inaplicabilidad del artículo citado en los términos en que lo hizo el tribunal de instancia.

También al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la entidad recurrente imputa a la sentencia la "infracción de la prohibición de registro contenida en el art. 13, apartados b) y c), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas". En realidad todo el peso de la argumentación recae sobre esta última letra (c) pues la tesis de la recurrente es que el "público consumidor" será inducido a error y asociará indebidamente el origen empresarial de los servicios amparados por la nueva marca con los de la Entidad Correos y Telégrafos, aprovechándose del prestigio de ésta. No hay referencias específicas a la prohibición inserta en la letra b), inaplicable al caso de autos ya que no se ha demostrado que "correos" por si sólo sea nombre, apellido, seudónimo, imagen o medio de identificación usual de la referida Entidad.

La segunda razón que impediría en todo caso el éxito del motivo es que parte de un presupuesto de hecho rechazado por la Sala de instancia, a saber, la existencia de riesgo de error o confusión en el público a causa de la nueva marca concedida. El tribunal sentenciador sostuvo, por el contrario, que no concurría riesgo alguno de asociación, pues "no cabe asimilar la marca cuestionada con los servicios que desempeña la solicitante".

Se ha dicho antes que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho determinantes del acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Entre dichos elementos se encuentra el relativo a la capacidad de una nueva marca para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, capacidad que corresponde apreciar a los tribunales de instancia cuyo parecer sobre estos factores no puede, en principio, ser sustituido por el del tribunal de casación.

En último término, no se ha producido infracción del artículo 13 b) de la Ley de Marcas que prohibe registrar como marcas "El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley".

En efecto, los términos empleados por la marca solicitada no identifican en su conjunto a la entidad recurrente. La simple coincidencia de uno de ellos no permite darle la suficiente sustantividad como para que se produzca la identidad requerida por el precepto, por lo que también debe desestimarse este motivo.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,