STS, 27 de Marzo de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:1859 |
| Número de Recurso | 881/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 881/2004, interpuesto por la Entidad J. WALTER THOMPSON, S.A., representada por el Procurador Don Víctor Venturini Medina, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1156/2003 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de noviembre de 2003, recaída en el recurso nº 63/2001, sobre denegación de inscripción de la marca nacional nº 2.195.582 "THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad J. WALTER THOMPSON, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de octubre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de octubre de 1999, que denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.195.582 "THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION", para designar productos de la clase 35ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de enero de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (J. WALTER THOMPSON, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 16 de febrero de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y su correlativo en la Ley de 17/2001, el artículo 6.1 .b).
Terminando por suplicar sentencia estimatoria del indicado recurso de casación, casando la sentencia recurrida y declarando la nulidad del acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1999 que denegó el registro de la marca española "THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION" (denominativa) en clase 35, revocándolo y dejándolo sin valor ni efecto alguno.
Por providencia de la Sala, de fecha 28 de septiembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 19 de octubre de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2006, en el que manifestó que se abstenía de evacuar dicho trámite.
Por providencia de fecha 9 de enero de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de marzo siguiente, en que tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.195.582 THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION para la clase 35, "servicios de publicidad, promoción de ventas para terceros; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de asesoría y consultoría; servicios de relaciones públicas; investigación de mercados y análisis de mercados; gestión de negocios comerciales; información estadística; administración comercial; trabajos de oficina". Entendió que se daba la prohibición del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, respecto de las marcas enfrentadas: internacional 452.076 THOMPSON (clase 35), comunitaria 878.231 THOMPSON TOTAL BRANDING (clase 35), y marca nacional oponente 2.109.671 BRANDING (clase 35), dada su evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid dictó sentencia desestimándolo con base en los siguientes fundamentos:
"Las marcas THOMPSON y BRANDING, tienen, cada una de ellas, solo una palabra de las que forman la marca solicitada "THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION". Es obvio que si se considerase como que ésta tiene como palabra principal la primera, sería incompatible con la marca de la misma denominación, pero no con la otra. Si se considerase que la palabra principal era la tercera, sería incompatible con la otra marca solamente. En definitiva, nos encontramos con una denominación extranjera, lo que significa un título de fantasía, y no puede ser incompatible a la vez, con las dos marcas que hemos examinado. El citar a ambas la OEPM no es más que una prueba de que este organismo no vio con claridad si procedía o no esa incompatibilidad y ello es lógico, pues la coincidencia solamente de una de las palabras, en la marca denegada, con las marcas contrarias, demuestra que no hay riesgo alguno de confusión y que todas ellas son compatibles.
Especial referencia ha de hacerse a la compatibilidad entre la tercera marca (THOMPSON TOTAL BRANDING) y la solicitada y denegada (THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION), pues aquí la coincidencia denominativa de una marca es total con la otra a la que se le añade una palabra; ésta, aunque esté en inglés, cualquier español, que no sepa ese idioma, inmediatamente conocerá su significado. Ante ello, fácilmente se puede entender, por cualquier persona de cultura media, que las dos marcas son de una misma entidad aunque una de ellas esté referida sólo a un ámbito concreto como es el de la comunicación. En consecuencia, habría coincidencia total de lo importante, de lo sustancial de las denominaciones y la única diferencia estaría en lo complementario, con lo que esas dos marcas al ser para la misma clase de productos son totalmente incompatibles.
[...] Estando en proceso pendiente de señalamiento para deliberación, votación y fallo, se ha presentado una autorización del titular de la marca THOMPSON TOTAL BRANDING, para que se registre la marca "THOMPSON TOTAL BRANDING COMMUNICATION".
Ha de tenerse en cuenta aquí que, además, de los intereses del titular de la marca preinscrita a que nadie se aproveche de los efectos de su marca, está también el interés de todos los consumidores que, en caso de identidad, como aquí sucede, pueden confundirse con la coincidencia y sentirse, posteriormente, defraudados ante lo que han comprado, lo que ha de evitarse, pues tales consumidores también deben ser protegidos.
En esta materia, el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradas veces y, a título de ejemplo citaremos las sentencias siguientes:
1) Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 15 de enero 2003, Recurso de Casación núm.
2137/1997 :
"La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, y dado que es reiterada y constante la jurisprudencia de esta Sala, que aunque referida al a prohibición contenida en el art. 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 ), es perfectamente aplicable al art. 12.2 de la Ley, que se refiere exclusivamente a los supuestos de identidad de las marcas enfrentadas, pero nunca en los supuestos de marcas semejantes, como reconoce expresamente el art. 12.2 de la Ley que se refiere a marcas semejantes, en cuyo caso será valido y eficaz aunque se haya presentado en vía jurisdiccional". 2) Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 30 de septiembre 1998, Recurso de Apelación núm. 8977/1992 :
El registro de una marca "es inadmisible cuando exista entre las marcas enfrentadas la identidad que impide que la autorización en cuestión opere favorablemente a la pretensión del solicitante de una marca, tal como expresamente establece el artículo 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial, o cuando existe una semejanza raya con la entidad, como se dice en la Sentencia de 28 junio 1975, recogida en sus propios términos en la de 23 enero 1987, si la intensidad del parecido rayano en la igualdad, pone en peligro la transparencia del mercado, y ello, porque al constituir la declaración de consentimiento una variedad del concepto genérico de la renuncia de derechos, ha de quedar sometido al régimen común, sin tener en ningún caso carácter absoluto ni menos aún vinculante para la Administración o para los Tribunales de Justicia, ya que le afectan los límites derivados del respeto a los derechos de terceras personas y al interés o al orden público, donde se encuadra precisamente la protección del consumidor, finalidad primordial de la intervención administrativa en este sector de la Propiedad Industrial"..
Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Para resolver adecuadamente este asunto deben de hacerse dos precisiones: a) la legislación aplicable al supuesto de autos es la Ley de Marcas 32/1988, que era la que estaba en vigor en el momento de presentarse la solicitud, por lo que deben decaer todos los argumentos del recurrente fundados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, al margen de los derechos a realizar una nueva solicitud a la que si le sería de aplicación la nueva normativa; b) la sentencia de instancia reconoce que no hay incompatibilidad entre la marca solicitada y las marcas opuestas números 452.076 (internacional) y 2.109.671, por lo que los argumentos dirigidos a demostrar la compatibilidad entre ellas no tiene ahora relevancia.
La parte recurrente no aduce ninguna argumentación respecto de la verdadera causa que llevó al Tribunal de instancia a rechazar la inscripción, cual era la identidad entre la marca solicitada y la comunitaria nº 878.231, que impedía apreciar el consentimiento dado por su titular. Ello bastaría para desestimar la casación que es un recurso que tiene por finalidad revisar la apreciación jurídica hecha en la sentencia. Pero es que además el razonamiento de comparación efectuado no es arbitrario ni irracional. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala:
"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias:
-
que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -".
Pues bien es claro que la cuasi-identidad entre las marcas enfrentadas no puede desconocerse, y en este sentido debe aceptarse la fundamentación de la sentencia recurrida en relación con este punto. Frente a ello, la recurrente se limita a decir, en primer lugar, que las marcas contrapuestas pertenecen al mismo conjunto de empresas, cuestión a la que no se refiere la sentencia, cuya omisión debió denunciarse como incongruencia, y al no hacerlo así esta Sala no puede entrar a conocer de este punto. Indica, en segundo término, que el hecho de que no hubiera oposición coadyuva a la inscripción según la jurisprudencia que cita, pero olvida que esta jurisprudencia fue pronunciada bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, y en supuestos en que no existía una cuasi identidad, como en el caso presente.
En último término, tampoco se discuten los razonamientos de la sentencia referentes a que no cabe el consentimiento en los supuestos de identidad, lo que impide su examen de oficio, y, por tanto, el motivo principal que determinó al Tribunal de instancia a desestimar el recurso quedaría en pie, sin posibilidad de que esta Sala lo estudie y, en su caso, lo revoque, aunque se aceptasen los demás argumentos del recurso de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 881/2004, interpuesto por la Entidad J. WALTER THOMPSON, S.A., contra la sentencia nº 1156/2003 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de noviembre de 2003, recaída en el recurso nº 63/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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