STSJ Comunidad de Madrid 946/2012, 14 de Junio de 2012
| Ponente | JOSE DANIEL SANZ HEREDERO |
| ECLI | ES:TSJM:2012:11142 |
| Número de Recurso | 93/2009 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 946/2012 |
| Fecha de Resolución | 14 de Junio de 2012 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.33.3-2009/0118102
RECURSO 93/2009
SENTENCIA NÚMERO 946
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- Ilustrísimos señores :
Presidente.
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Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
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José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
-
Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
-
Francisco Bosch Barber
------------------- En la Villa de Madrid, a catorce de junio de dos mil doce.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 93/2009, interpuesto por la mercantil JAZZ TELECOM, S.A.U, representada por el Procurador Dª. Pilar Iribarren Cavalle, contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de julio de 2008, se concede la inscripción de la marca internacional 908.137 gráfica. Han sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; así como la mercantil ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 28 de julio de 2009, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 7 de septiembre de 2009 (Abogacía del Estado) y 11 de noviembre de 2009 (mercantil codemandada), en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Con fecha 14 de junio de 2012 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 15 de octubre de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de julio de 2008, se concede la inscripción de la marca internacional 908.137 gráfica, para distinguir productos y servicios de las clases 9ª, 38ª y 42 ª.
La precitada resolución estima que no concurren las causas de prohibición de registro contenidas en el artículo 5.1, apartados a ) y b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre . Parra llegar a dicha conclusión argumenta, en primer lugar, que " la marca internacional solicitada de carácter exclusivamente gráfico consistente en un cuadro de color naranja tal y como aparece en la descripción, va a ser percibido por el público como una marca ... pudiendo, en consecuencia, acceder a la protección registral ". Y en segundo lugar, tras constatar que el problema que se plantea en este caso es si puede solicitarse el registro de un color delimitado por una forma distintiva determinada, concluye admitiendo que " el color presentado con una forma y contorno determinado o limitado, en el presente caso un cuadrado, pueden ser apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras, tal como ha admitido el Tribunal de Justicia ", añadiendo que el signo controvertido no incurre en la prohibición de registro contenida en el ya citado artículo 5.1.b), " teniendo siempre en cuenta que el derecho de exclusiva se concede para el conjunto de la marca tal y como ha sido solicitada y publicada y no individualmente para cada uno de los elementos que la integran o en una disposición distinta a la reivindicada ".
La mercantil recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas, considerando que la marca internacional impugnada incurre en las prohibiciones de registro contempladas en los artículos citados 5.1.a) y 5.1.b), en relación con el artículo 4.1, todos ellos de la Ley de Marcas .
Sostiene la recurrente que la marca solicitada carece de distintividad y para ello invoca la doctrina jurisprudencial que considera que las marcas de color carecen de distintividad, y a tal efecto invoca la Sentencia del Tribunal de Justica de 6 de mayo de 2006 (caso LIBERTEL ), y que se ocupaba del intento de una entidad de registrar como marca un rectángulo naranja. Igualmente invoca la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2007 .
Pone de manifiesto, igualmente, que la propia recurrente utiliza también el color naranja junto a su renombrada marca JAZZTEL para distinguir sus servicios, por lo que, de confirmarse la resolución impugnada, se estaría atentando contra el interés general de disponibilidad de colores al quedar acreditado que un operador en el mismo sector de las telecomunicaciones utiliza el color naranja como color corporativo. Dicho color naranja, añade, es igualmente utilizado en otros sectores, por lo que dicho color no puede otorgarse en exclusiva a una entidad.
Alude, también, a que la mercantil solicitante no utiliza el color, por sí solo, para distinguir sus productos y servicios; habitualmente utiliza el signo reproducido en l página 29 del escrito de demanda, consistente en un recuadro o rectángulo de color naranja, y en su interior el término ORANGE. De ello concluye que, por tanto, no se cumple la doctrina del Tribunal de Justicia de que el color solo puede adquirir carácter distintitivo tras un uso prolongado y de familiariación del consumidor con dicha marca, lo que no ocurre en el caso presente.
A todo lo dicho añade que, en todo caso, el carácter distintivo del color, admitido de forma excepcional, debe venir referido a un número muy limitado de productos o servicios, dentro de un mercado muy específico. Y en el caso presente, se está reivindicando un listado extensísimo de servicios relacionados con las telecomunicaciones, siendo además el mercado amplísimo pues tales servicios vienen siendo usados por la gran mayoría de la población española.
Sostiene que el color reivindicado como marca es absolutamente común y carece de singularidad, circunstancia que debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar el carácter distintivo del signo solicitado.
Por último, considera que si la admisión del color como marca constituye la excepción, ello ha venido condicionado por la doctrina jurisprudencial invocada a la acreditación de un uso intenso y continuado en el tiempo, y ello no acontece en el caso presente, dado que en la fecha de solicitud de la marca impugnada, 21 de junio de 2006, ORANGE no estaba presente en el mercado español. Al respecto critica el re4sultado y la metodología de la encuesta efectuada por la solicitante, aportada en el transcurso de la resolución del recurso administrativo de alzada, al haber sido realizada y elaborada en el año 2008.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contenciosoadministrativo objeto del presente procedimiento.
En igual sentido, la mercantil codemandada, solicitante de la marca controvertida, solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Para sustentar su pretensión pone de relieve, en primer lugar, que la marca internacional solicitada consiste en un cuadrado de color naranja (pantone 151), tal como aparece reflejada en el folio 5 del escrito de contestación a la demanda.
La tesis por ella defendida consiste en considerar la plena registrabilidad de las marcas, como la que es objeto del presente recurso, consistentes en colores y figuras, y ello de acuerdo con la legislación nacional, internacional y comunitaria. Incluso sostiene que la doctrina mayoritaria viene admitiendo la resgistrabilidad de los colores únicos como marca, vengan delimitados o no por una forma.
Dicho lo anterior, continúa poniendo de relieve que la marca solicitada es identificada por el público consumidor como identificadora de los productos y servicios ofrecidos por la mercantil codemandada, y para acreditar dicho hecho alude al estudio de mercado elaborado por SYNOVATE.
Igualmente pone de manifiesto, en relación con la argumentación de la actora respecto a la amplitud de los productos y servicios reivindicados, que si bien el enunciado es largo, muchos de los productos está relacionados entre sí y que, en realidad, los productos reivindicados giran en torno a unos pocos y, en todo caso, todos ellos referidos al mismo sector específico de las telecomunicaciones e internet.
Finalmente, refiere toda una serie de precedentes administrativos.
Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos señalar, con carácter previo, que el artículo 4.1 de la Ley de Marcas establece que: " Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras ".
En dicha definición se destacan dos características básicas de la marca. En primer término que es...
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STS, 2 de Diciembre de 2013
...de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 93/2009 , sobre inscripción de marca internacional gráfica; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y ......