STS, 22 de Enero de 2009

"Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2422/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de junio de 2003 que, al estimar el recurso de alzada presentado contra el anterior de 7 de octubre de 2002, concedió el registro de la marca número 2.441.178, "CPI".

En su escrito de demanda, de 5 de marzo de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare nula y sin ningún valor y efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de junio de 2003 por la que se concedía la marca número 2.441.178, denominada 'CPI', para proteger servicios comprendidos en la clase 42ª del Nomenclátor Internacional, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue en definitiva la marca número 2.441.178". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 20 de abril de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 6 de mayo de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de marzo de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 2422/2003 interpuesto por el Procurador D. Carlos Andreu Socías, en nombre y representación de la entidad Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de junio de 2003, por la que estimando el recurso ordinario interpuesto contra otra resolución de fecha 7 de octubre de 2002, se concede la inscripción de la marca nº 2.441.178, 'CPI', para productos de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, la cual por ser conforme a Derecho confirmamos, y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".

Con fecha 11 de julio de 2006 "Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3800/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al considerar esta parte que la sentencia recurrida vulnera [...] lo establecido en el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por remisión del artículo 85 de la misma Ley ".

"Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al considerar esta parte que la sentencia recurrida vulnera [...] lo establecido en el artículo 13, apartado C) y D), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ".

"Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 22 de julio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de enero de 2009, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de marzo de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.441.178, "CPI", para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de programación de ordenadores, consultas en materia de ordenador; análisis para la implantación de sistemas de ordenador; alquiler y mantenimiento de software".

A la inscripción de la marca número 2.441.178, "CPI", solicitada por D. Jesús, se había opuesto "Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A." en cuanto titular de la marca número 846.264, "CPI-Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.", que ampara servicios de la misma clase (en concreto, "servicios de estudios, proyectos y dirección de obras"), y de la comunitaria número 85.647, "Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. CPI".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por cuanto, ponderando ambos factores de confundibilidad, la existencia de notas diferenciales entre los distintivos en pugna CPI y su oponente CPI Construcciones Promociones e Instalaciones S.A., unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos, lleva a la conclusión de su recíproca compatibilidad registral, sin que de ella se derive riesgo de confusión en el mercado pues con independencia de la identidad de los elementos CPI, el solicitante es titular de la marca nº 795.869 CPI, prioritaria a la oponente y registrada para iguales y semejantes actividades a las solicitadas, y que en su día no se consideró obstáculo para el acceso a registro de la oponente. En otro sentido, los 'servicios de programación de ordenadores, análisis de sistemas de ordenador y alquiler de software' reivindicados, no son confundibles con los estudios, proyectos y dirección de obras que distingue la oponente".

El razonamiento en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fue el siguiente:

"Desde las consideraciones expuestas, lo que se somete a la consideración del Tribunal es si entre las marcas en conflicto, la aspirante, integrada por el distintivo 'CPI', y las marcas oponentes, integradas por la denominación 'CPI Construcción, Promociones e Instalaciones" denominadas, se da la incompatibilidad que afirma la recurrente y que niega la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A tal efecto, se ha de indicar, a tenor de los criterios expuestos y a la vista de las circunstancias fáctico-jurídicas del caso, se aprecian matices diferenciadores, tanto esenciales como accidentales, entre los conjuntos aquí contrapuestos, denominativa la ahora cuestionada, 'CPI', y denominativas-gráficas las oponentes 'CPI Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.', suficiente para excluir el grado de semejanza que prohíbe la Ley de Marcas, pues además de que denominativamente ya presentan diferencias, pues en el caso de las marcas oponentes se añade a dicho término la expresión 'Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A'. ha de tenerse en cuenta, como afirmaba la sentencia de 11 de junio de 1993, que en la confrontación es circunstancia importante a ponderar el elemento o aspecto gráfico concurrente, puesto que se trata de un factor diferenciador muy expresivo. Pero, además, ha de tenerse también en consideración que la entidad hoy recurrente tiene ya inscritas a su favor varias marcas con la misma denominación que la ahora denegada 'CPI', con lo que hay que reconocer que la convivencia entre las denominaciones hoy enfrentadas no sólo es posible, sino que ya se viene produciendo, por lo que no se comprende que lo que ha podido convivir sin mayores riesgos para el consumidor medio, ahora pueda resultar incompatible, no concurriendo, por ello, ni la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) ni del art. 13 de la Ley de Marcas.

Además, se ha de señalar que aunque las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase del Nomenclátor, los productos y servicios que distinguen son diferentes, siendo los de la marca aspirante relativos a servicios de programación de ordenadores, mientras que las marcas oponentes se refieren a proyectos y dirección de obras que ninguna relación tienen con aquéllos".

En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. A juicio de la recurrente, la Sala de instancia ha cometido un "grave error [...] al establecer que existen suficiente disparidades de conjunto" entre las marcas enfrentadas y calificarlas de suficientes para excluir el riesgo de confusión. Y en el desarrollo de su argumentación reitera los argumentos ya expuestos en la instancia. En la parte final del primer motivo alega, por último, que la Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado diversas solicitudes de marcas que incluían las letras "CPI", habiendo corroborado una de dichas decisiones la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de mayo de 2003.

El motivo debe ser rechazado. Ciertamente existen diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas ("CPI" y "CPI Construcción, Promociones e Instalaciones"), diferencias a las que debe añadirse en este caso la correspondiente al ámbito aplicativo de los signos, extremo que destacaron tanto el organismo registral como la Sala de instancia y al que, por el contrario, no se dedica prácticamente atención en el desarrollo argumental del primer motivo (la recurrente se limita a afirmar, sin más, que se produce "semejanza aplicativa" pero no lo fundamenta en modo alguno).

La apreciación de la doble semejanza, a los efectos de comparar uno y otros signos, corresponde al tribunal de instancia, sin que estimemos que en este caso incurra en arbitrariedad o irracionalidad alguna al concluir en el sentido en que lo hace.

En efecto, si la cuestión central del litigio era precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

Como en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que el nuevo signo aspirante incluye una fonética diferenciada y, además y sobre todo, se refiere a un tipo de servicios (programación de ordenadores, consultas en materia de ordenador; análisis para la implantación de sistemas de ordenador; alquiler y mantenimiento de software) ajenos a los inmobiliarios (estudios, proyectos y dirección de obras) protegidos por la marca prioritaria. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo del recurso.

En el segundo motivo de casación se vuelve a plantear la misma cuestión (esto es, la apreciación de las semejanzas entre las marcas) pero ahora desde la perspectiva de la jurisprudencia supuestamente infringida.

A estos efectos, la recurrente construye su motivo sobre la base de la cita de diversas resoluciones judiciales dictadas respecto de distintivos del todo ajenos a los de autos. Se trata de las sentencias de 29 de enero de 1990 (marca "Faes-Fabricantes Españoles de Secaderos, S.A." contra "Faes-Fábrica Española de Productos Químicos Farmacéuticos"), 9 de octubre de 1981 (nombre comercial "Hipermercados y Economatos, S.A." -Hipereco- contra "Hispareco"), 12 de noviembre de 1982 (marca "J.B. Julio Borrajo" contra "J.B. Justerini Books") y 29 de octubre de 1981 (nombre comercial "Oceánica de Alimentos, S.A." -Ocesa- contra "O.C.E.S.A.").

El motivo debe ser rechazado pues reiteradamente hemos puesto de relieve que, dado el extremo casuismo existente en esta materia, no es posible extrapolar sin más las soluciones aplicadas en un caso, muy ceñidas a las circunstancias de hecho de cada litigio. Y, desde esta perspectiva, baste señalar que ninguna de las sentencias antes mencionadas se refiere a signos distintivos más o menos próximos a los que son objeto de este debate casacional. En ellas se han adoptado las soluciones jurisdiccionales correspondientes en función de que las respectivas denominaciones enfrentadas presentasen o no la suficiente distinción fonética, gráfica y conceptual, además de operar en los mismos ámbitos comerciales. Carecen de utilidad, pues, como criterios o pautas de referencia para un litigio sobre marcas del todo dispares a las analizadas en ellas.

Si algo tienen en común aquellas resoluciones es la conclusión de que debe procederse a una valoración no fragmentada, sino conjunta, de los diferentes elementos que integran el signo distintivo, esto es, tras una consideración global de todos los factores concurrentes, según en este caso acertadamente hizo el tribunal de instancia. Y como la apreciación global de éste, a tenor de lo ya expuesto en el fundamento jurídico precedente, ha de ser respetada en casación mientras no sea del todo errónea, arbitraria o abiertamente irracional, también debe decaer el segundo motivo.

En el tercer motivo casacional se denuncia la vulneración del apartado c) del citado artículo 13 de la Ley de Marcas pues, aunque cita también la recurrente como infringido el apartado d) del mismo precepto, sobre su incidencia en el caso de autos ninguna consideración hace distinta de su mero enunciado.

La parte recurrente mantiene que la Sala de instancia no se ha pronunciado sobre la infracción del referido precepto, pese a su alegato en la demanda, con lo que habría vulnerado el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional. Lo cierto es, sin embargo, que no traduce esta imputación en el correspondiente motivo casacional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio (en su modalidad de infracción de las normas reguladoras de la sentencia). Por lo demás, puede considerarse que las afirmaciones del tribunal sobre la plena diferenciación de los signos excluían, de modo implícito, que hubiera existido la vulneración de aquel precepto.

La tesis central del motivo es que la marca aspirante reproduce e imita la marca "CPI, Construcciones, Promociones e Instalaciones" ya registrada y pretende aprovecharse indebidamente de la reputación comercial adquirida por ella. Siendo este el presupuesto sobre el que descansa el planteamiento argumental del tercer motivo, su desestimación es obligada.

En efecto, no habiendo reconocido el tribunal de instancia, como cuestión de hecho, que la marca opuesta tenga carácter renombrado en general ni notorio en el sector correspondiente, toda la argumentación de la recurrente, basada precisamente en el presupuesto contrario, cae por su base. Y en todo caso hemos de recordar, como en otras ocasiones, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de los signos enfrentados implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo excluye que unos pretendan aprovecharse de la reputación de otros en infracción del tan citado artículo 13, apartado c), de la Ley de Marcas.

En el cuarto motivo de casación se plantea también la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, si bien desde la perspectiva jurisprudencial. La recurrente afirma que el tribunal infringe este precepto "al no decidir dicha sentencia este fundamento alegado". Y añade que "al no resolver sobre este asunto vulnera claramente la numerosa doctrina que sobre este punto ha establecido la Sala", a cuyo efecto cita las sentencias de 7 de marzo de 1983 (marca "Idinsa" contra "Isdinsa"), 6 de abril de 1984 (marca "King" contra "King") y 27 de enero de 1983 (marca "Simasa" contra "Sumasa").

El motivo está defectuosamente planteado, como ocurre con el tercero. No cabe imputar a la Sala de instancia la infracción de la jurisprudencia sustantiva sobre el "aprovechamiento del prestigio ajeno" y nociones similares y, a la vez, de modo simultáneo, acusarla de que no ha resuelto o decidido nada sobre esta cuestión. Los cauces procesales para sustanciar una y otra censura son distintos (letras d) y c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional ) y en el supuesto de autos el utilizado ha sido únicamente el primero de ellos.

En todo caso, por lo que se refiere a la invocación de la jurisprudencia citada, repetiremos lo ya dicho en el fundamento jurídico precedente. La mera transcripción de pasajes aislados de tres sentencias sobre marcas del todo ajenas a las que son objeto de este litigio no basta para la estimación del motivo cuando, por lo demás, ya hemos apreciado en el anterior que no concurren las circunstancias determinantes de la prohibición de registro a la que se refiere el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español