STS, 13 de Abril de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:2240 |
| Número de Recurso | 5634/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Abril de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Abril de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5634/2002 interpuesto por "FINAXA SOCIÉTÉ ANONYME", representada por Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 10 de mayo de 2002 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 73/1999, sobre marca "Direct Seguros"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "DIRECT LINE INSURANCE PLC.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García.
"Direct Line Insurance Plc." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 73/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de septiembre de 1998 que, al estimar el recurso ordinario formalizado contra el inicial denegatorio de fecha 20 de noviembre de 1997, acordó la inscripción de la marca número 2.059.362 "Direct Seguros".
En su escrito de demanda, de 7 de octubre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria y Energía) de fecha 30 de septiembre de 1998, por la que, estimándose el recurso administrativo ordinario de la titular de la solicitud de registro núm. 2059362 Direct Seguros y gráfico, se concedió dicha solicitud; y, consiguientemente, acordar la revocación de ese registro de marca, condenando a la Administración y a cualquier otro interesado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y por todas las circunstancias legales a ellas inherentes". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 18 de enero de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho". Por otrosí se opuso al recibimiento a prueba.
"Finaxa, Société Anonyme" contestó a la demanda con fecha 26 de febrero de 2000 y suplicó sentencia "desestimando totalmente el recurso interpuesto por Direct Line Insurance Plc. y todas las pretensiones que contiene, por hallarse las resoluciones que se impugnan de contrario totalmente ajustadas a Derecho, requiriendo, por lo tanto, su plena confirmación como mi parte pide, por ser la concesión del registro de la marca nº 2.059.362 la adecuada y procedente con arreglo a Derecho y acordar, al propio tiempo, la imposición de las costas a la parte demandante". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 22 de marzo de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- administrativo número 73/99, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Rodríguez Montaut en nombre y representación de Direct Line Insurance, Plc. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) de fecha 30 de septiembre de 1998 por la que se estima el recurso ordinario interpuesto por Finaxa, Société Anonyme contra anterior resolución de 20 de noviembre de 1997 y se concede el registro de la marca nº 2.059.362 mixta 'Direct Seguros', que por no estimarla ajustada a Derecho anulamos, y, en su lugar, debemos acordar y acordamos la denegación del registro de la marca nº 2.059.362 mixta 'Direct Seguros' para la clase 36 del Nomenclátor, y todo ello sin efectuar expresa condena en costas".
Con fecha 12 de septiembre de 2002 "Finaxa Société Anonyme" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5634/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción "de la doctrina de este Alto Tribunal [...] relativa a las marcas derivadas".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción "de la doctrina de este Alto Tribunal [...] relativa al derecho de prioridad sobre un distintivo que, a su vez, es incluido en marcas posteriores del mismo titular".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia de este Alto Tribunal [...] relativa a la forma de realizar la comparación de dos distintivos de marcas".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la parte recurrente.
"Direct Line Insurance Plc." se opuso igualmente al recurso y suplicó su inadmisión o desestimación en su totalidad, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 2 de febrero de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de mayo de 2002, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Direct Line Insurance Plc." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.059.362 "Direct Seguros", para distinguir productos de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "seguros; seguros de personas, seguros de vida, seguros de defunción, seguros de incendios-accidentes-riesgos diversos, reaseguros; correduría de seguros, cajas de prevención; servicios de asistencia financiera, incluida asistencia financiera a los automovilistas y otros viajeros, reembolso de gastos; negocios financieros, negocios monetarios; agencias e instituciones de crédito; servicios de asesoramiento en materia de inversiones financieras; inversiones financieras, fondos de inversiones; evaluación financiera; análisis financiero; gestión de carteras; estimaciones y peritajes financieros, transacciones financieras; operaciones monetarias; servicios de financiación, inversión y constitución de capitales; negocios inmobiliarios, estimaciones y peritajes inmobiliarios, gerencia de bienes inmobiliarios, alquiler de bienes inmobiliarios, agencias inmobiliarias, evaluaciones de bienes inmobiliarios, asesoramiento en relación con negocios inmobiliarios e inversiones inmobiliarias, cobro de alquileres".
A la inscripción de la marca número 2.059.362 "Direct Seguros", solicitada por "Finaxa, Société Anonyme", se había opuesto, entre otros, "Direct Line Insurance Plc." en cuanto titular de la marca número 1.954.033/7, que ampara servicios de la misma clase, en concreto "servicios de seguros, financieros y bancarios".
La Sala de instancia anuló, como ya ha quedado dicho, la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"[...] Lo que ahora se trata de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, por un lado la marca nº 2.059.362 mixta 'Direct Seguros' para los expresados productos de la clase 36 del Nomenclátor, y por otro la oponente marca nº 1.954.033 mixta 'Direct Line' para idénticos productos de la clase 36 que actúa en España con marcas mixtas 'Línea Directa, Aseguradora', se da la incompatibilidad que afirma la recurrente, o bien son compatibles como acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas con respecto al nombre comercial 'Seguros Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros' denominativo.
Así, una vez efectuado el análisis comparativo en la forma expresada anteriormente, esta Sala llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados en este proceso no pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor. De la prueba practicada en autos ha quedado perfectamente acreditado que los riesgos de confusión entre las marcas enfrentadas no son hipotéticos, sino que los errores se han producido en la realidad, por abogados en ejercicio y personal del estamento judicial.
La marca cuya concesión se recurre 'Direct Seguros' se aplica a servicios de seguros particularmente en el ramo del automóvil, coincidiendo con la actividad principal de la marca Línea Directa Aseguradora, propiedad de la recurrente. Esta identidad de ámbitos aplicativos coincide también en la cuasi-identidad de su presentación comercial y de su publicidad, siendo en uno y otro caso un teléfono rojo con un teclado de color blanco, con fondo y rótulo de color azul para el conjunto, siendo irrelevante que la titular de la marca impugnada lo sea también de la marca internacional prioritaria nº 581.052 mixta 'Direct' con una especie de triángulo superpuesto, porque en este proceso no se discute la utilización de esta marca con un gráfico triangular.
Es por ello por lo que, en definitiva, nos vemos avocados a concluir en una solución estimatoria de las alegaciones de la entidad recurrente, pues los factores complementarios puestos de manifiesto coadyuvan a la conclusión primaria que habíamos obtenido del riesgo de asociación de la visión en conjunto de las marcas enfrentadas, lo que conlleva la imposibilidad de coexistencia de las mismas con amparo registral".
El recurso de casación se compone de tres motivos, todos ellos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. El primero denuncia la infracción de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo relativa a las marcas derivadas pues, a juicio de la recurrente, siendo el distintivo principal de la denegada el término "Direct" sobre el que ella misma tiene derechos adquiridos, debió accederse al registro de aquélla. Afirma que las variaciones existentes en la citada marca número 2.059.362 (esto es, "Direct Seguros", supuestamente derivada) respecto de la marca principal -la marca internacional número 581.052- son exclusivamente gráficas y que el término adicional "seguros" es meramente "descriptivo de su actividad y además no se reivindica a título privativo, conforme consta en el documento nº 3.1 del expediente administrativo."
El motivo no puede ser estimado. En primer lugar, no deja de ser significativo que se omita toda referencia al precepto legal aplicable en la materia, esto es, al artículo 9 de la Ley 32/1988, de Marcas, bajo cuya vigencia se solicitó la de autos. Las sentencias de esta Sala citadas en apoyo del motivo se refieren a la situación normativa anterior, esto es, a la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial cuyo artículo 131 regula las marcas derivadas en términos no del todo coincidentes con el referido artículo 9 de la Ley 32/1988.
Dispone el apartado primero de dicho artículo 9 que se registrarán con el nombre de marcas derivadas las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios. Pues bien, estas exigencias no se cumplen en el presente caso: además de que el distintivo "Direct Seguros" no fue solicitado como tal marca derivada, según exige el artículo 17 de la Ley 32/1988, existen variaciones sustanciales en el distintivo principal (la marca internacional número 581.052 es mixta de modo que el término "Direct" se registra con un grafismo triangular característico).
En efecto, los elementos gráficos ahora añadidos tienen en este caso una relevancia indiscutible, dado el carácter mixto y el diseño del conjunto gráfico-denominativo precedente, alterando de modo muy significativo la impresión visual del todo el conjunto. Lo cual unido a la adición del término "seguros" -en paridad de importancia respecto de "Direct"- al único componente fonético de la primitiva marca internacional hace que nos encontremos en presencia de una sustancial alteración del distintivo principal.
Si las variaciones introducidas en el distintivo principal pudieran, en hipótesis, no considerarse sustanciales, la aplicación del apartado segundo del mismo artículo 9 seguiría impidiendo el registro de la marca solicitada. A tenor del mismo, el examen de las prohibiciones registrales contenidas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Marcas habría de limitarse únicamente a dichas variaciones así como a las relativas a los elementos accesorios. Pues bien, el análisis de unas y otras revelaría igualmente que el nuevo signo en su conjunto (esto es, incluso salvando el término "Direct") no supera el juicio de contraste con las marcas oponentes prioritarias.
El segundo motivo de casación viene a ser, en realidad, repetición del precedente con alguna ligera variante. Se denuncia en él la infracción de la doctrina jurisprudencial "relativa al derecho de prioridad sobre un distintivo que, a su vez, es incluido en marcas posteriores del mismo titular, lo que genera su derecho a una nueva inscripción, pese a la oposición de terceros titulares de marcas posteriores."
Insiste la recurrente en que la marca internacional número 581.052 de la que es titular tiene prioridad temporal "respecto de la práctica totalidad de los antecedentes registrales de marcas invocados por la actora en su demanda". Derecho prioritario que resultaría de la confrontación entre la fecha de vigor de aquella marca internacional (8 de agosto de 1991) y las fechas de solicitud o depósito de las marcas oponentes.
El motivo tampoco puede ser estimado. El derecho de la recurrente a la utilización de su marca internacional número 581.052 y la eventual protección registral que le asistiera no pueden confundirse con la prioridad absoluta de un componente fonético de ésta con cualquier otra marca ulterior que lo incorpore dentro de nuevos conjuntos significativos. Dichas marcas ulteriores (en este caso, las pertenecientes a la sociedad recurrida) fueron registradas, a su vez, tras superar el preceptivo examen de compatibilidad con las precedentes.
Habrá, pues, que analizar en cada caso, como aquí ha hecho con acierto la Sala de instancia, si los signos ya registrados, apreciados cada uno en su conjunto gráfico denominativo, permiten o no la compatibilidad de otro nuevo (en este caso "Direct Seguros" con gráfico) sobre la base de las características propias de unos y otro. La prioridad absoluta que reivindica la recurrente privaría, en realidad, de la protección registral debida a marcas ciertamente posteriores a la internacional número 581.052 pero con sustantividad propia y cuyo acceso al registro precisamente ha tenido que superar el contraste con las que les habían precedido.
En el tercer motivo de casación se denuncia simultáneamente la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia de este Tribunal "relativa a la forma de realizar la comparación de dos distintivos de marcas, en el sentido de que deben ser ponderados en su conjunto valorando la totalidad de sus caracteres, tanto fonéticos como gráficos".
A juicio de la recurrente, la sentencia de instancia compara los signos enfrentados "basándose en la presentación comercial y la publicidad que de dichos distintivos es llevada a cabo por las empresas titulares de las mismas" en vez de hacerlo según las características propias de uno y otro tal como constan en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El juicio de comparación ha de hacerse respecto de los elementos fonéticos y gráficos de las marcas en liza "sin que este examen pueda verse mediatizado por situaciones extrarregistrales como son la publicidad que de dichas marcas se efectúe".
La censura es infundada. La lectura de la sentencia recurrida, cuyo contenido hemos transcrito en los apartados precedentes, pone de manifiesto cómo el tribunal de instancia se basa primordialmente para apreciar la incompatibilidad de las marcas registradas en sus elementos propios: son éstos, y no otros factores exógenos, los que conducen a la estimación del recurso contencioso-administrativo y a la consiguiente anulación del acto registral.
La referencia a las "situaciones extraregistrales" -por emplear los términos de la recurrente- que contiene la sentencia es meramente adicional: sirve para corroborar, a posteriori, que el riesgo de confusión intrínseco de la nueva marca respecto de sus oponentes se ha acrecentado por efecto de la presentación comercial y la publicidad de aquélla. Se trata, pues, en expresión literal de la sentencia, de meros "factores complementarios" que "coadyuvan a la conclusión primaria que habíamos obtenido". Conclusión ésta que, insistimos, ha sido hecha por el tribunal sentenciador enfrentando, como resulta obligado, todos los elementos constitutivos del signo en su conjunto, para compararlos con los integrantes de las marcas ya registradas.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5634/2002, interpuesto por "Finaxa, Société Anonyme" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de mayo de 2002, recaída en el recurso número 73 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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