STS, 21 de Octubre de 2004
| Ponente | Manuel Campos Sánchez-Bordona |
| ECLI | ES:TS:2004:6665 |
| Número de Recurso | 4487/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4487/2001 interpuesto por "UDV ÁMSTERDAM B.V." (sustituida por "ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE, LTD."), presentada por la Procurador Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada con fecha 18 de mayo de 2001 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1080/1998, sobre marca 2.045.116 "Nadalux"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "ANTONIO NADAL, S.A.", representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo.
"Twelve Islands Shipping Company Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1080/1998 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de marzo de 1998 que confirmó el de 20 de octubre de 1997 de concesión de la marca número 2.045.116 "Nadaluxe" (gráfica) para productos de la clase 33ª del Nomenclátor.
En su escrito de demanda, de 9 de diciembre de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, declarando haber lugar a la demanda, estime el recurso y revoque las expresadas resoluciones registrales, decretando, en consecuencia, la denegación de la marca española 2.045.116 Nadaluxe (grf) para los servicios que reivindica en la clase 33ª del Nomenclátor."
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 23 de marzo de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
"Antonio Nadal, S.A." contestó a la demanda con fecha 28 de mayo de 1999 y suplicó sentencia "desestimatoria del presente recurso". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 18 de mayo de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por el letrado D. Fernando Pombo García en representación y defensa de Twelve Islands Shipping Company Limited contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de marzo de 1998 desestimatoria del recurso ordinario que la actora había interpuesto contra la resolución del mismo organismo de 20 de octubre de 1997 que concedió la marca española gráfico- denominativa nº 2045116 Nadaluxe para distinguir dentro de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, vinos y licores, por ser ajustada a Derecho esta resolución. No se hace expresa condena en costas".
Con fecha 18 de julio de 2001 "UDV Ámsterdam B.V." (sucesora de la primitiva recurrente en la titularidad de la marca número 1.145.343) interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4487/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: "por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y jurisprudencia concordante de esta Sala, como la contenida en las sentencias de 31 de diciembre de 1974, 23 de octubre de 1987 y 10 de mayo de 1990, entre otras".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.
"Antonio Nadal, S.A." se opuso al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 4 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 18 de mayo de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Twelve Islands Shipping Company Limited" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.045.116 "Nadaluxe" (gráfica), para distinguir productos de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "vinos y licores".
A la inscripción de la marca número 2.045.116 "Nadaluxe" (gráfica), solicitada por "Antonio Nadal, S.A.", se había opuesto "Twelve Islands Shipping Company Limited" en cuanto titular de las marcas números 999.685/0 y 1.146.343/0, "Malibú", que amparan productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación que mantiene la sociedad "Allied Domecq Spirits and Wine, Ltd." como sucesora registral, por transferencia, de la segunda de dichas marcas.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 de la Ley 32/88, toda vez que la marca solicitada Nadaluxe y gráfico nº 2.045.116 y la marca obstaculizante del acceso al registro de aquélla Malibú y gráfico nº 999.685, aunque coincidan en el ámbito de los productos 'bebidas alcohólicas', ello obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos del mismo se desprende que presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos y conceptuales, ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadora suficiente para que el consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión a pesar de que exista cierto parecido gráfico".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"La entidad recurrente Twelve Island Shipping Company Limited discute la legalidad del acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la marca española nº 2.045.116 Nadaluxe para distinguir vinos y licores de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios.
La actora sostiene que la marca recurrida es incompatible con las suyas prioritarias también mixtas denominadas 'Malibú', inscritas respectivamente para distinguir dentro de la referida clase 33 bebidas alcohólicas excepto cervezas y bebidas alcohólicas cuya composición está basada en ron y extracto de coco, en lo relativo a los gráficos, evocadores todos ellos de un pasaje de playa con sol y palmeras, por aplicación de la prohibición que contiene el art. 12.1.a de la Ley 32/1988 de Marcas. [...] Después de comparar en su conjunto las marcas en pugna sin hacer separaciones artificiosas de sus distintos componentes porque se trata de marcas mixtas hemos llegado a la conclusión de que son compatibles.
Por un lado las denominaciones 'Nadaluxe' y 'Malibú' nada tienen que ver entre sí y por otro sus gráficos, aunque evocadores de un paisaje tropical con palmeras y sol, en ellas este gráfico tiene carácter genérico no reivindicable al amparar bebidas alcohólicas que se elaboran con productos de procedencia tropical (ron y coco). Además forma parte de la marca impugnada y no de las recurrentes un círculo con una orla superior dentro de la cual hay un túnel que sale una locomotora de vapor, que se sitúa en el vértice inferior derecho y encima de él hay una leyenda expresada en inglés que reza 'white rum mixed tropical coconut'.
Estas características evidencian que no se cumple el requisito que establece el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de la concurrencia de semejanza fonética, gráfica o conceptual de entidad suficiente para generar riesgo de confusión en el mercado o de asociación de la marca recurrida con las concurrentes.
La Jurisprudencia que se invoca no resulta de aplicación al supuesto de autos, porque se refiere a otras denominaciones y gráficos y sí resulta de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo referente a la comparación en su conjunto de las marcas mixtas, gráficas y denominativas, de la que son claro exponente las sentencias de 13 de marzo de 1997 y 5 de julio de 2000, en las que se afirma que estas marcas deben apreciarse en su conjunto atendiendo a todos sus elementos y respetando su unidad fonética y gráfica, pero sin descomponerlos como pretendía el recurrente y son también aplicables las sentencias de 13 de marzo de 1996 y 20 de enero de 1998, según las cuales en las marcas mixtas el consumidor tiende a designar el producto con el vocablo o elemento más característico por ser predominante y en nuestro supuesto tienen esa consideración las denominaciones Nadaluxe y Malibú que no pueden confundirse y en otra sentencia de 25 de septiembre de 1997, también aplicable, el Tribunal Supremo sostiene que en las marcas mixtas gráfico-denominativas sólo en casos de identidad o gran semejanza entre sus leyendas hay incompatibilidad.
La actora opone también a la concesión de la marca recurrida el prestigio y la notoriedad de sus marcas en el sector de las bebidas alcohólicas en España y en otros países que obliga al máximo rigor en la comparación de los signos enfrentados para evitar el riesgo de asociación de la marca recurrida con las suyas y que reconoce el propio art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. No discutimos la notoriedad y la difusión mediante cuantiosos gastos en publicidad de las marcas recurrentes, pero las diferencias que existen entre estas marcas y la marca recurrida que ya hemos examinado impiden ese riesgo de asociación que se invoca.
Y por último no hacen al caso los diseños de tapones y botellas propiedad de la entidad recurrente, porque nada se discute sobre ellos y en este sentido tiene toda la razón la entidad codemandada".
El recurso de casación se formula mediante un motivo único, basado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que, más teórica que realmente, se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, así como de la jurisprudencia de esta Sala.
El motivo merece sin duda el reproche que le dirige la empresa correcurrida: consiste en una mera reiteración de lo alegado en los escritos de demanda y conclusiones. Reiteración que, además, no siempre se hace de modo ordenado, al margen de que algunos pasajes del escrito de interposición del recurso (en concreto, el que comienza con "desde su lanzamiento en 1979" a los folios 14 y 15) se repiten literalmente líneas más adelante (páginas 27 y 28) inalterados.
La recurrente no llega, pues, a realizar una crítica pormenorizada de la sentencia de instancia, limitándose más bien a la transcripción de sentencias y citas doctrinales. En efecto, de los cuatro apartados que contiene el motivo, el encabezado por la letra A) se reduce a la cita de sentencias y pasajes doctrinales sobre las marcas mixtas para, a continuación, insistir en que la bebida Malibú se comercializa con un tipo de botella característico, un tapón oscuro, el dibujo de un sol y unas palmeras más unas determinadas letras. Pero no combate en realidad las afirmaciones del tribunal de instancia ni sobre las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas ni sobre el hecho de que factores comerciales ajenos a las marcas en sí mismas no pueden influir en el juicio comparativo de éstas.
En el denominado apartado B) se traen a colación tres sentencias de esta Sala -las que hemos citado en el antecedente de hecho sexto- sobre el análisis de los elementos gráficos y fonéticos cuando la marca consiste en un conjunto que incorpora ambos y la prevalencia que haya de darse a unos u otros. Pero, de nuevo, no se combaten las afirmaciones del tribunal de instancia en orden a la apreciación conjunta del signo ni, sobre todo, se desvirtúa la apreciación de dicho tribunal sobre las acusadas diferencias que existen en este caso, también en cuanto a la figura o grafismo de la nueva marca "Nadaluxe".
En el apartado C) se invoca como infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, pero el desarrollo argumental de este epígrafe se contrae a recoger de nuevo citas doctrinales o jurisprudenciales sobre criterios utilizables para apreciar las semejanzas o diferencias. Ni siquiera se critica en él la apreciación de la Sala de instancia sino la de la Oficina Española (sin duda porque el pasaje correspondiente del recurso es transcripción literal de la página 26 de la demanda, en la que sí era lógico la censura al acto administrativo).
Por último, el apartado D) del motivo único consiste en un mero relato acerca de la fabricación y comercialización de diversas bebidas alcohólicas por parte de la empresa recurrente. Añade tres subepígrafes (números 1, 2 y 3) para exponer respectivamente qué ha de entenderse, en términos generales, por riesgo de confusión de la marca notoria, cuál es el contenido del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en relación con la protección de la marca notoria en la esfera internacional y cuál el contenido de una Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) relativa a dicha protección. Una vez más, está ausente cualquier referencia al contenido de la sentencia de instancia y toda crítica a sus fundamentos de derecho.
A la vista de estas circunstancias pocas consideraciones son precisas para concluir que el recurso carece manifiestamente de fundamento y debe ser rechazado, con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4487/2001, interpuesto por "UDV Ámsterdam B.V." (mantenido por "Allied Domecq Spirits and Wine, Ltd." como sucesora registral de aquélla) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 18 de mayo de 2001, recaída en el recurso número 1080 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP Navarra 248/2012, 5 de Diciembre de 2012
...para un tercero". Dicha jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (SS.T.S. de 18 de septiembre de 1.998 ( RJ 1998, 7543), 21 de octubre de 2.004 ( RJ 2004, 6579 ) y de de 22 octubre 2009 (RJ 2009\5752 ), ha considerado que la conducta delictiva en el delito de extorsión, se integra ......