STS, 28 de Abril de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:2812 |
| Número de Recurso | 4550/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4550/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de la sociedad PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 544 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1578/1997, con fecha 17 de mayo de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.978.065 "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL", clase 25; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y D. Jose Daniel, representado por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1578/1997, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 544 de fecha 17 de mayo de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo, núm. 1578/97, interpuesto por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de D. Jose Daniel, contra la resolución de la Oficina Española de ›Patentes y Marcas, de 9 de junio de 1.997 (que estimando el recurso ordinario planteado contra la resolución anterior de 21/11/96) no concedió la marca "PEPE MARQUEZ INTERNACIONAL" (sic), para productos de la clase 25, debemos declarar y declaramos que la resolución impugnada no es conforme con el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, la anulamos, reconociendo el derecho de la actora a la inscripción de la antecitada marca. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de junio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 3 de julio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la recurrida y dictando otra por la que se declare la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de la marca nº 1.978.065 "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL" para distinguir productos comprendidos en la clase 25ª.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 4 de Octubre de 2002. Por providencia de 29 de octubre de 2002 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Victorio Venturini Medina), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 4 y 29 de noviembre de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., articula contra la sentencia de instancia un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1.3º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico constituidas por el artículo 12.1 a) y 13 a), b) y c) de la Ley de Marcas 32/1988 y jurisprudencia aplicable a los mismos.
En el único motivo de impugnación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 12.1 a) de la Ley, al existir semejanza fonética del término "PEPE" e identidad de productos de ambas. Esta Sala ha declarado reiteradamente que para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca según el artículo 12.1 a) de la Ley, se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, y c) que puedan inducir a confusión en el mercado. Basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 y 12 de junio 2003.
En el caso presente, la sentencia recurrida, compara como denominaciones enfrentadas las de "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL", aspirante, y sus oponentes "DON PEPE", "PEPE TRADE MARK", "PEPE BRAND", "PEPE JEANSYSTEM", "PEPE JEANS PORTOBELLO", no deteniéndose exclusivamente en el término "PEPE" que coincide en todas ellas y valorándolas en conjunto, llega a la conclusión de que la marca aspirante "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL", no incurre en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley por no existir semejanza fonética con sus oponentes y no incurre en el riesgo de asociación empresarial, apreciación totalmente acorde con la reiterada jurisprudencia de esta Sala que afirma que las marcas no pueden descomponerse en sus distintos elementos, sino que deben ser examinadas comparándolas en conjunto y teniendo en cuenta todos sus elementos componentes. Conclusión totalmente exacta, pues la semejanza fonética de dos marcas se aprecia porque suenan al oído del público en general de forma parecida, y no ofrece duda que "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL", no suena igual que ninguna de las marcas oponentes y aunque todas ellas tengan en común el término "PEPE", se diferencian inmediatamente por el resto de sus elementos denominativos "MARQUEZ", "DON", "TRADE MARK", "BRAND", "JEANSYSTEM" "JEANS PORTOBELLO", que actúan como elementos diferenciativos suficientes que evitan la semejanza fonética y el riesgo de asociación empresarial. Todo lo dicho se refuerza teniendo en cuenta que actualmente conviven en el Registro de la Propiedad Industrial, con las marcas hoy en litigio, numerosas marcas que contiene el término "PEPE", acompañadas de otros elementos como "GARCIA", "DOLS", "BLANCO", "OLLERO", "PICO", "LASO", etc., que les otorgan una fuerza diferenciativa, no superior a los que concurren en el presente caso con el término "MARQUEZ INTERNATIONAL", y no existe razón alguna, sin incurrir en discriminación, para denegar al aspirante una marca que pude convivir en el Registro con la misma razón por la que conviven todas las actualmente inscritas y máxime si tenemos en cuenta que el término "PEPE", como sinónimo vulgar del nombre José en España, pero no en Inglaterra, es un elemento común no apropiable por nadie en exclusiva y es preciso fijarse en todos los demás elementos diferenciativos, y en el caso presente el término "MARQUEZ", coincidente con el apellido del titular, actúa como elemento diferenciador suficiente, como su propio apellido para distinguirla de todas las demás "PEPE". Procede en consecuencia la desestimación del único motivo de casación admitido, en cuanto que la marca aspirante se diferencia substancialmente de sus oponentes desde el punto de vista gráfico y fonético y no es posible incurrir en error o confusión entre ellas, con lo cual, no se produce la infracción de los artículos 12.1 a) y 13.1 a), b) y c), que alega el recurrente. Todo lo dicho anteriormente no contradice en absoluto lo dicho en anteriores sentencias de esta Sala de 29 de diciembre de 2003 en los recurso de casación nº 4976/1999; 9 de diciembre de 2003 en el recurso de casación nº 8679/1998, y el 23 de septiembre de 2003 en el recurso de casación nº 4169/2997, así como tampoco está en contradicción con lo dicho en sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004, dado que en todas las sentencias citadas están contemplados casos concretos de marcas compuestas por la denominación "PEPE", que no tienen fuerza diferenciativa suficiente por sí mismas acompañadas de otros términos comunes que no les diferencia de otra marcas compuestas del término "PEPE" anteriormente inscritas, produciendo error o confusión entre ellas, riesgo que no existe en el caso contemplado en el presente recurso al autorizar la inscripción de la marca "PEPE MARQUEZ INTERNATIONAL" y anteriormente "PEPE RIVERO" o "PEPE MOYA", con gráfico, en las que los apellidos que acompañan al término "PEPE", actúan como fuerza diferenciadora que evitan todo riesgo de confusión o de aprovechamiento de las marcas inscritas. Procede en consecuencia, la desestimación del recurso de casación examinado.
Al desestimar el único motivo de casación alegado, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 4550/2000, interpuesto por el Procurador D.Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., contra la sentencia nº 544 de fecha 17 de mayo de 2000, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1578/97, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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