ATS, 16 de Febrero de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 16 Febrero 2022 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 16/02/2022
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 5288/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 15 DE BARCELONA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: AVS/ML
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 5288/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Pedro José Vela Torres
D. Antonio García Martínez
En Madrid, a 16 de febrero de 2022.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.
La representación procesal de Fábrica de Juguetes, S.L.U., interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 1331/2019, de 5 de julio, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 174/2019, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 449/2017, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona.
Mediante diligencia de ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, el procurador D. Roberto Alonso Verdú presentó escrito, en nombre y representación de Fábrica de Juguetes, S.L.U., por el que se personaba en concepto de parte recurrente. Asimismo, el procurador D. Antonio Nicolás Valle Llano presentó escrito, en nombre y representación de Ambro Invest, S.L., personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de 12 de enero de 2022 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.
Por diligencia de ordenación de 3 de febrero de 2022 se hace constar que todas las partes personadas han presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.
Los presentes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un procedimiento ordinario tramitado en atención a su materia ( art. 249. 1. 4.º LEC), por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477. 2 LEC.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación, al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.
Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se formula a través de la vía casacional adecuada y se articula en cuatro motivos. En el primer motivo alega la infracción del art. 36 LM. Invoca las STJUE de 14 de julio de 2011, Viking Gas A/S contra KIosan Gas A/S (C-46/2010), STJUE de 23 de abril de 2009, Copad SA contra Christian Dior Couture, SA (Asunto C-59/08), STJUE de 16 de julio de 2018, Silhouette, (Asunto C-355/96), STJUE de 4 de noviembre de 1997, Dior/Evora, (asunto C-337/95). Expone que "[...] no hay infracción de marca, al considerar que hay consentimiento del titular a la venta del producto, en aquellos productos fabricados e importados durante la duración del Contrato, y, con ello, se debe entender toda limitación contractual sobre la venta después de la duración del mismo como no puesta, al ser contrario al derecho de agotamiento [...]". Añade que por "[...] cuanto el titular de una marca ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos [...]".
En el segundo motivo, denuncia la recurrente la infracción del art. 43. 2. b) LM. Invoca la doctrina contenida en las STS n.º 98/2016, de 19 de febrero, STS n.º 706/2010, de 18 de noviembre, STS n.º 777/2010, de 9 de diciembre. Considera que el criterio de la regalía hipotética responde a la necesidad de poder resarcir al perjudicado en aquellos supuestos de dificultad probatoria de los beneficios obtenidos por el infractor, no eximiendo de la prueba de su cuantificación.
En el tercer motivo, denuncia la infracción del art. 43. 2. b) LM, así como lo dispuesto en el considerando 26, de la Directiva 2004/48/CE y el art. 140.2 TRLPI 1996. Invoca las STS n.º 98/2016, de 19 de febrero y STS n.º 40/2008, de 5 de febrero. Cita, además, en el desarrollo la STS n.º 690/2012, de 21 de noviembre. Afirma que la indemnización solicitada por la recurrida y aceptada por la sentencia impugnada goza de un carácter punitivo estando, por consiguiente, proscrito por el actual sistema marcario.
Finalmente, en el cuarto motivo denuncia la recurrente la vulneración del art. 43. 2. b) LM, según la redacción dada tras la aprobación del Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Invoca el interés casacional por ser norma con vigencia inferior a cinco años. Afirma que la sentencia aplica indebidamente dicho precepto, al no estar en vigor en el momento de producirse los hechos. Añade que, aun así, la indemnización establecida no muestra una "[...] correlación con el perjuicio sufrido por el uso infractor de la marca objeto de violación, ni tampoco satisface, con objetividad y rigor, el criterio de la regalía hipotética establecido para el art. 43. 2. b), por cuanto la indemnización fijada por dicho Tribunal excede del meramente marcario y del propio precio de la licencia objeto de violación [...]". Es por ello que, finaliza, la cuantificación realizada "[...] caiga en arbitrariedad y abuso de derecho [...]".
Así expuesto, el recurso de casación no puede ser admitido y ello por cuanto su primer motivo incurre en la causa de inadmisión de falta de justificación del interés casacional ( art. 483. 2. 3.º LEC).
Como tenemos reiterado (a modo de ejemplo, ATS 7 de octubre de 2020, Rec. 2898/2018), la vía casacional prevista en el ordinal tercero del art. 477.2 LEC, exige que el recurso presente interés casacional, bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o por resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, por lo que deberá acreditarse la concurrencia de interés casacional en uno de los dos sentidos, lo que no hace la recurrente. Y es que el recurso de casación por interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber sido contradicha por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención.
Este interés casacional no se ha justificado por la recurrente pues a pesar de citar hasta cuatro sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las mismas no se refieren a cuestiones objeto del proceso. Efectivamente, la sentencia impugnada tiene como "ratio decidendi" [razón de decidir] la vulneración del derecho de marca de la parte actora/recurrida y ello por cuanto, tras ser dado por resuelto el contrato de licencia que vinculaba a las partes por incumplimiento de la recurrente en cuanto a la no consecución de objetivos mínimos, la recurrida continuó utilizando la marca licenciada, vendiendo el stock de producto marcado más allá del período fijado contractualmente. Ninguna de las sentencias citadas se ocupa de esta cuestión, sino como se pone de manifiesto en el recurso, de otras distintas.
Por lo que respecta al segundo de los motivos, si bien la recurrente cita tres sentencias de esta sala, ninguna de ellas se ocupa de las cuestiones que afirma. Así, en ninguna de dichas sentencias se concluye que, a pesar de haber optado por el criterio de la regalía hipotética, deba el titular de la marca probar la cuantificación concreta de los daños causados.
Finalmente, los motivos tercero y cuarto incurren en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483. 2. 4.º LEC) por alteración de la base fáctica de la sentencia. Pivotan los dos últimos motivos del recurso examinado sobre la afirmación del carácter punitivo de la indemnización concedida al exceder del daño efectivamente producido. Ello supone no tener en cuenta que la sentencia recurrida no considera en momento alguno dicha indemnización como punitiva. Antes al contrario, establece que la cantidad resultante de aplicar los parámetros fijados contractualmente se muestra prudencial, sin que se aprecie desproporción alguna, ni sea contraria a lo dispuesto en el art. 43. 2. b) LM. Cabe añadir, igualmente, que la Audiencia no aplica, a diferencia de lo señalado por la recurrente, el texto del precepto vigente tras la reforma sufrida en 2018, sino que lo utiliza a medio de refuerzo de su argumento, consistente, como decimos, en la ausencia de desproporción de la cuantía resultante, sin que por la recurrente se haya cuestionado dicha premisa fáctica mediante el oportuno recurso extraordinario por infracción procesal. En palabras de la Audiencia (Fundamento de Derecho Sexto):
"[...] 29. El actor opta por el criterio del art. 43. 2. b) LM relativo a la licencia hipotética identificada, tras la reforma de la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre como "una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho." Y para el cálculo de tal suma se remite a la cantidad indemnizatoria que fue fijada por las partes en el contrato de licencia (cláusula 12.ª) en los siguientes términos:
"La Licenciataria reconoce que su incumplimiento en la obligación de cesar en la fabricación y explotación del PRODUCTO, así como en el de los derechos de propiedad industrial licenciados, después de la terminación del presente Contrato, conlleva un daño inmediato e irremediable al Licenciante y a los derechos de cualquier subsiguiente Licenciataria.
En el supuesto de tal incumplimiento, el Licenciante tendrá derecho y estará legitimado a reclamar los correspondientes royalties más una indemnización de daños y perjuicios equivalente al promedio de los últimos tres ejercicios."
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La suma de 400.000 euros, resultante de los parámetros fijados en la citada cláusula 12.ª del contrato, no se discute, sino que la demandada considera que debió fijarse en atención a los productos infractores y no en atención a lo dispuesto en la citada cláusula contractual.
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Indicar que tras la reciente reforma de la Ley de Marcas queda claro que el criterio contenido en el art. 43. 2. b) LM es una cantidad a tanto alzado que como mínimo comprenda el importe de la denominada licencia hipotética, por lo que entendemos que la suma fijada en la cláusula penal liquidatoria del contrato de licencia encaja perfectamente en el criterio indemnizatorio elegido. Estamos ante una cláusula que es resultado de una negociación libre entre las partes, totalmente válida y que vincula a los firmantes del contrato, por lo que debe ser respetada, de la que, además, resulta una cantidad prudencial para resarcir los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción, por lo que no podemos apreciar desproporción invocada por la demandada [...]".
Por consiguiente, el recurso en los dos motivos señalados se aparta de la base fáctica que contempla la sentencia recurrida y debe recordarse la doctrina de esta sala, representada en la STS n.º 484/2018, de 11 de septiembre, que explica la razón por la que la alteración de la base fáctica determina la inadmisión del recurso:
"[...] Los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión) [...]".
La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.
Consecuentemente, y a pesar de las alegaciones efectuadas por la parte recurrente, procede declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado los arts. 473.3 y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC, habiendo presentado escrito de alegaciones la parte recurrida, se imponen las costas relativas a esta parte a la recurrente.
Siendo inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ.
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Fábrica de Juguetes, S.L.U., contra la sentencia n.º 1331/2019, de 5 de julio, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 174/2019, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 449/2017, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas de los recursos a la parte recurrente, quien perderá los depósitos constituidos.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, previa notificación de esta resolución por este Tribunal a la parte recurrente y recurrida.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo establecido en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
