STS 706/2010, 18 de Noviembre de 2010

Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el dos de febrero de dos mil uno, la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García interpuso, en representación de ZAPF Creatión AG, demanda de juicio ordinario contra Simba España, SA.

En dicha demanda, la representación de la demandante alegó, en síntesis, que su principal, fabricante y vendedora de muñecos clásicos, era titular de la marca internacional número 610.997, " Baby Born ", de origen alemán y protegida en España con prioridad de mil novecientos noventa y tres, la cual había sido concedida para distinguir productos de la clase 28 - muñecas y accesorios para muñecas - y notoriedad en el mercado. Que la demandada Simba España, SA también fabricaba y vendía juguetes, entre ellos, uno que distinguía en el mercado con el signo " New Born Baby " y que presentaba con una forma que imitaba a la utilizada por ella. Que la demandada, además, hacía en su publicidad referencia a una " Línea Baby Born ", generando riesgo de confusión y aprovechamiento del prestigio ajeno. Que tal comportamiento constituía una infracción de su derecho sobre la referida marca número 610.997 y, además, era una actuación tipificada como competencia desleal.

Con esos antecedentes, reclamó la aplicación de los artículos 30, 31 y 35 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, 2, 5, 6, 11, 12 y 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En el suplico de la demanda interesó la representación de la demandante una sentencia que " 1º) Declare: a) Que la compañía ZAPF Creation AG ostenta frente a la demandada Simba España, SA un derecho preferente sobre el distintivo . b) Que la comercialización, venta y distribución por la compañía Simba España, SA del muñeco constituye violación de los derechos de marca de la actora. c) Que la comercialización, venta y distribución por la compañía Simba España, SA del muñeco con el envase, motivos, colorido y elementos gráficos actuales constituye un acto de competencia desleal.- d) Que la promoción de sus productos con la expresión constituye una infracción de los derechos de marca de Zapf Creation AG y un acto de competencia desleal.-2º Condene a la demandada: a) A cesar de Inmediato en la comercialización, venta y distribución, bajo la denominación - b) A cesar de Inmediato en la comercialización, venta y distribución del muñeco con el envase, motivos, colorido y elementos gráficos actuales.- c) A retirar del mercado y destruir los productos objeto de la acción, así como sus embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consignen los elementos coincidentes con la marca y envase característicos del juguete de la actora o que sean confundiblemente similares con los mismos.- d) A cesar de inmediato en la promoción de sus productos bajo la expresión o cualquier otra que resulte semejante.- e) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en Sentencia o en ejecución de la misma.- Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada".

En el acto de audiencia previa, la representación de la demandante sustituyó la pretensión de la letra

e) del apartado 2 del suplico de la demanda, por la de condena de la demandada al pago de los royalties por una licencia de marca.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid, que la admitió a trámite, conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 133/01.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales María Isabel Campillo García, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación la representación de la demandada alegó, en síntesis, que había hecho uso de los términos " Línea Baby Born " en el ejemplar de febrero/marzo de mil novecientos noventa y nueve de la revista "Juegos y juguetes de España", por error y que con posterioridad no los había usado. Que utiliza los términos " New Born Baby " - descriptivos, para indicar que se trata de un bebé recién nacido -, pero no como marca, sino como medio de información de las características de los muñecos que comercializa y de buena fe. Que se trata de un signo que, por ser descriptivo, no es admisible que se lo apropie nadie. Que, en todo caso, no había riesgo de confusión con la marca de la demandante. Que, además, oponía la excepción sustantiva de prescripción extintiva de la acción por violación de marca, ejercitada en la demanda. Que subsidiariamente oponía la excepción de retraso desleal y la de dolo, por la pasividad de la demandante durante años. Que, igualmente, oponía la excepción de uso previo por utilización de buena fe de la denominación " New Born Baby ", con anterioridad a la prioridad de la marca internacional de la demandante. Que no procedía la indemnización de daños y perjuicios por falta de prueba. Que tampoco procedía la retirada de productos por innecesaria y desproporcionada. Negó, finalmente, que hubiera cometido los actos de competencia desleal señalados en la demanda.

Invocó la aplicación de los artículos 33, apartado 1, letra b), 39, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, 54 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, e interesó, en el suplico del escrito de contestación, una sentencia "íntegramente desestimatoria de la demanda de la demanda, en la que se absuelva a mi mandante de la totalidad de los pedimentos contenidos en la misma, con expresa imposición a la actora de las costas del proceso".

Celebrados los actos de audiencia pública y del juicio, los días diecinueve de septiembre de dos mil dos y veinticinco de junio de dos mil tres, respectivamente, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid, tras la realización de diligencias finales, dictó sentencia con fecha nueve de enero de dos mil cuatro y con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, desestimando la demanda formulada por la mercantil ZAPF Creation AG, contra Simba España, SA, absuelvo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes".

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid el veinticinco de junio de dos mil tres fue recurrida en apelación por las dos partes litigantes.

Cumplidos los trámites, la actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigesimoprimera de la misma, que tramitó el recurso, con el número 488/04, y dictó sentencia, con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis y con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal acreditada de la entidad ZAPF Creation AG, contra la sentencia dictada en fecha nueve de enero de dos mil cuatro, por el Juzgado de Primera Instancia número Quince de los de Madrid, en los autos allí seguidos por las partes procedimiento ordinario número 133/01 - a los que el presente rollo se contrae. En consecuencia, debemos revocar y revocamos la citada resolución y, en su lugar, estimando, parcialmente, la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad ZAPF Creation AG contra la entidad Simba España, SA, debemos declarar y declaramos que la entidad ZAPF Creation AG ostente frente a la entidad Simba España, SA, un derecho preferente sobre el distintivo -Baby Born- registrado por la entidad demandante. Igualmente, la comercialización por Simba España, S.A., del muñeco -New Born Baby-, constituye una violación del derecho de marca de la entidad Zapf y debe cesar en su promoción, comercialización, venta y distribución del muñeco con el envase y forma con lo que lo venía haciendo, según los términos de la demanda junto con la retirada del mercado de los mismos comercializados en las mismas condiciones. Desestimamos, eso sí, el resto de pretensiones deducidas en el escrito de demanda, todo ello, sin expresa imposición de las costas originadas en primera instancia a ninguna de las partes.- Desestimar el recurso interpuesto por la representación de la entidad Simba España, S.A, con imposición expresa a dicha parte co-apelante las costas originadas por la resolución de su recurso en esta alzada".

Por escrito de veintidós de noviembre de dos mil seis, la representación procesal de Simba España, SA interesó aclaración de la sentencia dictada por la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual, por auto de diecinueve de enero de dos mil siete, decidió: "1º) Denegar la solicitud de complemento de sentencia instada por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García en representación de la entidad Simba España, SA, con relación a la sentencia dictada en el rollo número 488/04, de fecha veintiséis de octubre de dos mil seis . 2º) Se rectifica el contenido que figura en la página 5 al final en el FJ ordinal primero, y en vez de recurso de la entidad ZAPF Creación AG, debe figurar en su lugar, correctamente, recurso de la entidad Simba España, SA ".

La representación procesal de Simba España, SA interpuso, contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil seis por la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. La representación procesal de ZAPF Creation AG interpuso contra la misma sentencia recurso de casación.

Por providencia de dieciséis de abril de dos mil siete la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de, así como admitir el recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de, contra la Sentencia dictada, con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoprimera), en el rollo de apelación núm. 488/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario número 133/2001 del Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid.- 2º) Y entregar copias de los escritos de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y de los recursos de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a las partes recurridas personadas ante esta Sala, para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la demandada, Simba España, SA, se compone de cinco motivos, en los que la recurrente denuncia:

Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de la del apartado 1 del artículo 218 de la misma Ley, así como la del artículo 24 de la Constitución Española.

Subsidiariamente, con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del artículo 216, en relación con el apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley, así como del artículo 24 de la Constitución Española.

Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de los artículos 218 de la citada Ley y 24 de la Constitución Española.

Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley .

Con amparo en el apartado 1, ordinal 2º, del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española. SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por Simba España, SA se compone de tres motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia:

La infracción del artículo 31, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

La infracción de los artículos 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y

1.930 del Código Civil.

La infracción del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil .

El recurso de casación interpuesto por ZAPF Creation AG se compone de un solo motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia:

ÚNICO. La infracción de los artículos 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Simba España, SA y la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortíz Cornago, en nombre y representación de Zapf Creation Ag, impugnaron el recurso formulado de contrario, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día veinte de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

La sentencia recurrida declaró el derecho de exclusión de la demandante, ZAPF Creation AG, como titular de la marca internacional denominativa " Baby Born ", de origen alemán y que, con efectos en España, distingue productos de la clase 28 - muñecas de juguete y accesorios para las mismas -. Y condenó a la demandada, Simba España, SA, a cesar en la venta en el mercado español de un muñeco identificado con el signo " New Born Baby ", por considerar el Tribunal de apelación que con tal actividad lesionaba el derecho de la demandante sobre su referida marca.

Las demás pretensiones, declarativas y de condena, deducidas en la demanda, unas con apoyo en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y otras en la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal, fueron expresamente desestimadas por la Audiencia Provincial.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso la demandada recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación y la demandante recurso de casación.

El recurso extraordinario por infracción procesal se ha de decidir conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero, que ha regido la tramitación del proceso. Y los de casación a la luz de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, hoy derogada.

En los cinco motivos del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Simba España, SA la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución Española. Atribuye en ellos a la sentencia recurrida los defectos de incongruencia, en sus distintas manifestaciones, y de falta de motivación suficiente.

En el primero de los motivos afirma la recurrente que, al contestar la demanda, había alegado su derecho a usar las palabras " New Born Baby " - bebé recién nacido - con una finalidad meramente descriptiva de la principal característica del producto; que, por ello, mencionó que debía operar en su favor la limitación del derecho de la titular de la marca que establece el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 ; y que, sin embargo, la sentencia recurrida había omitido un pronunciamiento sobre esa su alegación.

De ahí que, señalando como infringidas las normas de los artículos 218, apartado 1, de la Ley de

Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución Española, afirme en este primer motivo que la sentencia recurrida no tiene la condición de exhaustiva.

Para averiguar si una sentencia padece o no el vicio de incongruencia por omisión o " ex silentio " se hace necesario interpretarla, a fin de conocer si en ella han sido estimadas o desestimadas, aunque sea implícitamente, las pretensiones deducidas por la parte actora y los medios de defensa opuestos por el demandado que reclamen un tratamiento autónomo. En todo caso, deberá deslindarse el defecto de exhaustividad del de motivación, de naturaleza y régimen distintos.

En la sentencia de 18 de mayo de 2.005 pusimos de manifiesto - en relación con el derogado artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, pero en términos que también valen para el artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente - que las sentencias han de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate y que, por tanto, han de contener todas las declaraciones que la demanda y la defensa o reconvención del demandado exijan - sentencias de 19 de septiembre de 2.003 y 2 de junio de 2.004 -. Y, en la de 28 de febrero de 2.003, con cita de la de 4 de febrero de 2.000, destacamos la trascendencia constitucional del referido defecto, como consecuencia de que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española, exija que las sentencias resuelvan absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente.

En el caso enjuiciado disponemos como material sobre el que proyectar la mencionada labor interpretativa, además de la sentencia recurrida, del auto por el que el Tribunal de apelación denegó completarla, precisamente, en respuesta a la solicitud de Simbad España, SA de que se pronunciara sobre la operatividad del límite establecido en el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 .

En esta segunda resolución, la Audiencia Provincial expuso que al mencionado límite se había referido en las páginas decimosegunda y siguientes de la sentencia - esto es, en los fundamentos de derecho cuarto y siguientes -. Y no carece de justificación tal respuesta, dado que en dicha resolución aparece reiteradamente declarado que Simbad España, SA usó las palabras " New Born Baby " como marca, esto es, para identificar el origen empresarial del producto al que se aplicaba.

No hay duda, por lo tanto, de que no se ha producido la incongruencia omisiva que en el motivo se denuncia. Por el contrario, la declaración de que se había causado la lesión al derecho de ZAP Creation AG sobre la marca "Baby Born " debe, razonablemente, entenderse como rechazo implícito de la excepción sustantiva a que el motivo se refiere.

En el motivo segundo del mismo recurso, denuncia Simbad España, SA la infracción de idénticos artículos que en el anterior, si bien del 218 señala ahora la recurrente como infringida la norma del apartado 2.

Afirma que la sentencia recurrida carece de la necesaria motivación, en la medida en que su lectura no permite conocer cuáles fueron las razones por las que el Tribunal de apelación había decidido negar la concurrencia del límite del derecho de la actora establecido en el artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988 .

En relación con la motivación de las sentencias siempre hemos tenido en cuenta la interpretación que, en esta materia, el Tribunal Constitucional da al artículo 24 de la Constitución Española. Dicho Tribunal ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones - así, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre - que el respeto debido al derecho de las partes a obtener una resolución fundada implica que la misma esté motivada, en el sentido de expresar los elementos o razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos en que se basa la decisión, así como que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, garantía de que aquella no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonada o irrazonable ni incurre en error patente, pues, en tales casos, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.

La invocación por la demandada del artículo 33, apartado 1, de la Ley 32/1.988 pudo haber introducido en el proceso la cuestión de si la exigencia de que el signo no se use por el tercero a título de marca era aplicable sólo a los supuestos previstos en las letras a) y b) de su apartado 1 o, también, al del apartado 2. Dicha cuestión no se planteó, sin embargo, en el caso litigioso, ya que el límite invocado por la demandada sólo fue el de la letra b) del primer apartado del citado precepto.

En consecuencia, conforme a tal norma, hubiera usado Simbad España, SA la marca ajena - u otra confundible con ella, en los términos que señalaba el artículo 31 de la Ley 32/1.988 - de buena o de mala fe, si lo hizo - como reiteradamente se declara en la sentencia recurrida - con la función de una marca, esto es, para distinguir el origen empresarial del producto que había lanzado al mercado, el límite a que se refiere el motivo no pudo operar.

Expuesto lo que antecede, se muestra evidente que la sentencia recurrida no contiene una argumentación que explique suficientemente cuál fue el " iter " lógico seguido por el Tribunal de apelación para negar - implícitamente, como se ha dicho - la aplicación del artículo 33, apartado 1, letra b), de la Ley 32/1.988, a salvo la ya indicada referencia - efectuada para afirmar la infracción marcaria - de que las palabras " New Born Baby " las utilizó Simbad España, SA como marca.

Procede, por ello, estimar el motivo y cumplir lo que, con carácter transitorio, establece la regla séptima del apartado 1 de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Simbad España, SA la infracción del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto en relación con el 24 de la Constitución Española.

Señaló la sentencia de 26 de marzo de 2.010 que la congruencia de las decisiones judiciales forma parte de la tutela efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución y consiste en la adecuación entre los pronunciamientos judiciales y los pedidos al juez, incluida la razón de ser de esa petición. Y la sentencia de 17 de septiembre de 2.008 - con cita de otras muchas - que la congruencia depende del ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más ni cosa diferente de lo que se hubiera pedido en la demanda ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado.

La recurrente atribuye a la sentencia recurrida ese defecto porque, según afirma, en ella se produjo una alteración de los términos del debate y, a la vez, una omisión de pronunciamiento sobre las cuestiones realmente sometidas a la decisión jurisdiccional.

Sin embargo, al justificar el motivo, localiza el mencionado defecto, no en la falta de relación entre los términos que, como se ha dicho, hay que comparar para discernir la congruencia, sino en la operación llevada a cabo por la Audiencia Provincial para la comparación entre la marca "Baby Born ", tal como está registrada a nombre de la demandante, y el signo "New Born Baby ", tal como ella lo usa en el mercado. Propiamente, señala que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta que utilizaba por su parte estas últimas palabras no solas, sino junto con otros signos, denominativos y gráficos.

Al margen de que en la sentencia recurrida el signo utilizado por la recurrente se califica -y se tratacomo denominativo, pero "complejo" - género al que pertenecen las marcas mixtas -, el motivo se ha de desestimar por cuanto en él no se denuncia el vicio a que se refiere su enunciado, sino que se cuestiona la corrección del referido juicio comparativo entre los dos signos confrontados, que es, a la vez, una cuestión de prueba y de correcta aplicación del concepto jurídico "riesgo de confusión".

Lo que nada tiene que ver con aquel defecto.

Finalmente, no es gratuito destacar, como ya hicimos en la sentencia de 18 de marzo de 2.010 - con cita de otras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -, que, si para determinar la existencia de un riesgo de confusión han de tenerse en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de aquel Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 22 de junio de 2.000, C-425/98 y 10 de abril de 2.008, C-102/0, entre otras muchas -, y en todo caso, atender a la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 -, ello no impide, tratándose de marcas compuestas o mixtas - como es la utilizada por la recurrente -, que exista un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia del repetido Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 -.

En el motivo cuarto del mismo recurso se vuelve a atribuir a la sentencia recurrida un defecto de motivación, pero no en el sentido antes expuesto - que es el que resulta de los artículos 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución Española - sino para impugnar, de nuevo, el juicio de comparación entre los signos en conflicto, antes examinado, con la afirmación de que las argumentaciones que dan soporte al fallo recurrido no responden a las reglas de la lógica y de la razón mencionadas en aquel precepto -.

Ese planteamiento lleva a la recurrente a insistir en que el Tribunal de apelación había dado el tratamiento de signo denominativo al usado por ella y, a la vez, a negar - se entiende, al efecto de que alcance éxito la excepción de prescripción extintiva de la acción de que se trata - que el año en que inició el uso del signo a que se refiere la demanda fuese en realidad el señalado en la sentencia recurrida.

El motivo se desestima.

Como precisó la sentencia de 29 de marzo de 2.010, si se admitiera la posibilidad de utilizar la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales para, a su amparo, y con la alegación de "falta de lógica y razón", combatir cualquier tipo de apreciaciones fácticas o jurídicas, procesales o sustantivas, de la resolución recurrida, se convertiría el recurso extraordinario en uno ordinario, y a este Tribunal en gestor de una tercera instancia.

Realmente, el derecho a una resolución fundada jurídicamente, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, exige una argumentación jurídica con coherencia formal. La resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. La exteriorización de estas razones en que se basa la misma, además de lógica en el desarrollo argumental, ha de ser adecuada y suficiente, en una medida que está en íntima relación con la naturaleza del caso y las circunstancias concurrentes.

Por otro lado, en la segunda parte del motivo plantea la recurrente una cuestión de prueba, condenada al fracaso, a la vista de cual ha sido la vía elegida para hacerla valer.

Simbad España, SA sostiene, en el primero de los motivos del recurso de casación, que la sentencia de apelación había infringido el artículo 31, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Alega que el Tribunal de apelación se había apartado de la referida norma, al no haber efectuado una comparación del conjunto de los signos confrontados al fin de determinar la existencia de riesgo de confusión. En concreto, afirma que, en ese cotejo, dicho Tribunal no había tenido en cuenta los elementos gráficos que, junto con los denominativos, concurrían en el signo que ella usaba; que tampoco había excluido de la operación los elementos genéricos y descriptivos; y que no había tomado en consideración el uso que del referido signo hacía ella en el mercado.

1. A los fines de identificar el ámbito de la casación, procede recodar, con la sentencia de 18 de marzo de 2.010, que la distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, tiene un particular interés en este recurso extraordinario, que no posibilita revisar la prueba - sentencias de 9, 20, 26 y 28 de mayo de 2.008, entre muchas -, pero si la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales -, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros casos, con el riesgo de confusión - sentencias de 7 de julio de 2.006, 12 de junio de 2.007 y de 15 de enero de 2.009 -. Y, con la sentencia de 26 de enero de 2.006, que la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos; a saber, la razonabilidad de la apreciación - criterio de buen sentido - y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial.

Pues bien, en ninguna de esas dos actividades incurre la sentencia recurrida en los defectos que la recurrente le atribuye.

Por un lado, el Tribunal de apelación ha seguido los criterios adecuados en la comparación de una marca denominativa con otra mixta, al fin de comprobar la existencia del riesgo de confusión - que consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance: sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1.999 -.

En efecto, de la lectura del fundamento de derecho tercero de su sentencia, resulta que el riesgo de confusión fue investigado en la instancia a la vista de todos los factores del supuesto concreto que eran pertinentes - como exigen las sentencias del referido Tribunal de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 22 de junio de 2.000, C-425/98, y de 10 de abril de 2.008, entre otras -, esto es, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que, como se expuso, las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

Hay en ella constantes referencias a " la visión de conjunto incluidos los embalajes " con los que se presenta el producto de la ahora recurrente, lo que no es incompatible con que hubiera atribuido mayor fuerza identificadora al elemento denominativo, como dominante en el conjunto - cual establece la sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 -.

Por otro lado, el Tribunal de apelación - que tuvo en cuenta que los signos confrontados incluyen palabras extranjeras, comúnmente aceptadas - aplicó razonablemente los mencionados criterios.

Por ello el motivo se desestima.

En el motivo segundo de su recurso de casación señala Simbad España, SA como normas infringidas las de los artículos 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, y 1.930 del Código Civil.

Alega que el Tribunal de apelación había incurrido en dos errores. Uno, al identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción estimada en la sentencia recurrida. Otro, al haber considerado que la excepción de prescripción sólo puede oponerse por el demandado por medio de reconvención.

El motivo se desestima, pues - pese a que no sea correcta la afirmación de que la excepción de prescripción sólo puede oponerse por medio de reconvención - la recurrente, al afirmar que utilizaba su litigioso signo antes del año mil novecientos noventa y seis - como, pese a aquella afirmación inicial y sin someterse a ella, había declarado probado la Audiencia Provincial -, plantea una cuestión de valoración de la prueba, extraña a este tipo de recurso extraordinario.

Es más, la inconsistencia de la argumentación que da soporte al motivo convierte en innecesario examinar si, en último caso, sería aplicable al supuesto enjuiciado la doctrina sentada en las sentencias de 20 de enero de 2.010 y 16 de noviembre de 2.010 .

En el tercero y último motivo de su recurso de casación, denuncia Simbad España, SA la infracción del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil .

Alega que el Tribunal de apelación había dado lugar a este motivo por no haber considerado que ZAPF Creation AG había incurrido en retraso desleal, al demorarse en la interposición de la demanda y, consiguientemente, al no haber declarado inadmisible la pretensión deducida por dicha sociedad, finalmente estimada en la sentencia de apelación.

La Audiencia Provincial rechazó la argumentación de la ahora recurrente, por considerar que no incurría en abuso ni actuaba contra el estándar de buena fe el titular del derecho que lo ejercita en vía judicial sin que el mismo haya prescrito.

El motivo se desestima.

Es cierto que puede ser contrario a la buena fe ejercitar un derecho subjetivo o deducir una pretensión después del transcurso de cierto tiempo desde que el titular pudo hacerlo, si la otra parte de la relación ha podido fundadamente entender que el derecho no se ejercitará - al respecto, sentencia de 1 de marzo de 2.001 -.

Sin embargo, en la instancia no se ha considerado probada ninguna circunstancia que justificase, objetivamente, la alegada confianza de la ahora recurrente en la persistencia de la titular de la marca internacional en su inactividad, la cual, además, le requirió para que cesara en su comportamiento infractor cuando no había transcurrido - sin interrupciones - el plazo de prescripción establecido por el artículo 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

ZAPF Creation AG, en el único motivo de su recurso de casación, denuncia la infracción de los artículos 37 y 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

Alega que, declarada la infracción por la demandada de su derecho sobre la marca internacional número 610.997, procedía condenar a la infractora a pagarle el precio que hubiera debido abonarle por la concesión de una licencia con la que el uso del signo " New Baby Born " hubiera sido conforme a derecho.

Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - " manifesta non egent probatione " -.

Y, en la sentencia de 5 de febrero de 2.008, que el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, siguiendo el ejemplo del 66, apartado 2, letra c), de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, parte - para reconocer al perjudicado por la infracción, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho - de la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una no consentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, ha concedido una licencia. Y que eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso - por ejemplo - de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado.

Como quedó expuesto, en la sentencia recurrida se declaró probada la infracción de la marca de que es titular ZAPF Creation AG - también consta efectuada la intimación a que se refiere el artículo 37 de la misma Ley -, por lo que la opción que dicha sociedad ejercitó oportunamente en el proceso a favor de la aplicación de la fórmula del repetido artículo 38, apartado 2, letra c), no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia " ex re " del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia.

El motivo se estima, si bien la condena no puede superar el límite temporal que establece el mismo artículo 38, en su apartado 4 .

En conclusión, procede - en aplicación de los artículos citados y del 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - (1º ) que, sin especial pronunciamiento sobre las costas, estimemos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Simbad España, SA, por el defecto de motivación de la sentencia recurrida, a que se refiere el precedente fundamento de derecho cuarto, en el que se contiene la argumentación con la que damos soporte a lo que, al respecto, había decidido el Tribunal de la segunda instancia; (2º) que, con imposición de costas a la recurrente, desestimemos el recurso de casación interpuesto por Simbad España, SA; y (3º) que, sin especial pronunciamiento sobre las costas, estimemos el recurso de casación que interpuso ZAPF Creation AG y, en consecuencia, condenemos a Simba España, SA a pagar a aquella sociedad el precio que debería haberle abonado, en los cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda, por la supuesta concesión de una licencia que le hubiera permitido actuar en los términos que han sido calificados como infracción del derecho de la demandante sobre su marca internacional número 610.997.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.