SJMer nº 6, 11 de Mayo de 2020, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2020 |
| ECLI | ES:JMM:2020:2517 |
| Número de Recurso | 1170/2018 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 1170/18
ASUNTO : Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 1170/18, seguido a instancia de la mercantil HUGO BOSS TRADE MARK MANGEMENT GMBH & CO. KG, representada por el Procurador Sr. Gómez Villaboa Mandri y asistida del Letrado D. Mauricio Zabore Watine; contra la demandada INVERSIONES LUDASA, S.A., representada por la Procuradora Sra. Casado Deleito y asistida del Letrado D. Enrique Manresa Medina; sobre nulidad de marca ; y,
Por escrito de 10.9.2018 del Procurador Sr. Gómez Villaboa Mandri en representación de la mercantil demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico se declare:
La nulidad absoluta de la marca nº 3.620.817 (5) "LUCA BOSSI" en relación a todos los productos para los que se halla registrada en las clases 3ª, 18ª y 25ª por haber actuado de mala fe la entidad demandada al presentar la solicitud de dicha marca, de conformidad con el art. 51.1.b) de la Ley de marcas.
Con carácter subsidiario, y de no estimarse la anterior causa de nulidad absoluta, la nulidad de la marca nº 3.620.817 (5) "LUCA BOSSI" en relación a todos los productos para los que se halla registrada en las clases 3ª, 18ª y 25ª al contravenir lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.
Y se condene a la parte demandada a estar y pasar por las precitadas declaraciones y al pago de las costas del proceso; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
Por Decreto de fecha 4.10.2018 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Por escrito de 18.12.2018 de la Procuradora Sra. Casado Deleito en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de allanarse totalmente a las pretensiones de la demanda, en base a los hechos y alegaciones que constan en autos
Admitida a trámite dicha contestación, por Diligencia de 5.9.2016 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes.
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
No propuesta más prueba que la documental unida quedaron los autos conclusos para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el art. 429.8 L.E.Civil.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Posición de las partes.
1.- Solicita la demandante, en ejercicio de acción del art. 51.1.b) Ley de Marcas [-en adelante L.Ma.-], y como pretensión principal, que se declare la nulidad del registro marcario nacional nº 3.620.817 (5) titularidad de la demandada, sosteniendo -en esencia- la actora es titular de distintos registral internacionales con efectos en España, denominativos y mixtos, que incorporan el signo "BOSS", "HUGO BOSS" o "BOSS HUGO BOSS", para las clases 3ª, 18ª y 25ª del Nomenclator Internacional.
Añade la actora que habiendo seguido proceso judicial contra la ahora demandada en solicitud de la declaración de caducidad de las marcas nacionales nº 2.897.018, denominativa "LUCA BOSSI" de la clase 3ª, la marca española nº 2.756.241 (7), denominativa "LUCA BOSSI" para la clase 25ª, y la marca española nº
2.897.023 (3) denominativa "LUCA BOSSI" para la clase 18ª, notificada dicha demanda y emplazamiento para contestar a la parte demandada INVERSIONES LUDASA, S.L., procedió esta de mala fe al registro de la marca mixta nº 3.620.817 (5) "LUCA BOSSI", denominativa y gráfica, para las clases 3ª, 18ª y 25ª.
De igual modo, y para el supuesto en que dicha pretensión principal no fuera estimada, solicita la actora la declaración de nulidad relativa de dicho registro al estimar que infringe lo dispuesto en los arts. 8.1 y 2 L.Ma. en relación con el art. 52.1 L.Ma., dado el carácter notorio de las marcas internacionales, con efectos en España, de la demandante.
2.- Frente a ello sostiene la parte demandada -en esencia- que dicho registro cuya nulidad se pretende es una actualización de los signos declarados caducados, respondiendo el registro a los signos realmente utilizados por la demandada en el mercado para distinguir sus bienes y servicios.
Niega además la demandada la mala fe en el registro y el carácter renombrado de los signos invocados por la demandante, en cuanto el inscrito resulta distinto y diferente a los invocados de adverso.
Nulidad del registro por mala fe.
1.- Dispone el art. 51 L.Ma. que "... 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe ...".
En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3ª, de
30.12.2015 [ROJ: SAP GR 2469/2015] que "... Como recuerda la jurisprudencia, STS de 10 de abril de 2015 y 13 de enero de 2011, la sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, en cuanto permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible, aunque sin prescindir del necesario componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración.
Como establece tal doctrina jurisprudencial, al igual que en otra anterior, de 22 de junio de 2011, una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de intentar, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno ...".
Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23.5.2016 [ROJ: SAP M 7489/2016], que "... Para apreciar la mala fe no se requiere, como es obvio, que el tercero ostente un derecho anterior registrado, de manera que la existencia de marcas o nombres comerciales caducados de los que D. Juan Manuel hubiera sido titular no es aquí relevante. Como señala la STS de 23 de noviembre de 2010, la...
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