AAP Barcelona 14/2020, 24 de Enero de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 14/2020 |
| Fecha | 24 Enero 2020 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120188009412
Recurso de apelación 736/2019-2ª
Materia: Medidas cautelares
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Medidas cautelares previas (art. 727) 786/2018
Parte recurrente/Solicitante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: Joao Paulo O. Miranda Sousa
Parte recurrida: ELECHIM SPORTS, S.L.,
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini
Abogado/a: Juan Carlos Del Campo Gomis
Cuestiones.- Marcas. Infracción marca notoria. Medidas previas a la interposición de la demanda.
AUTO núm.14/2020
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN F GARNICA MARTÍN
DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA
En Barcelona a veinticuatro de enero de dos mil veinte.
Parte apelante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME
Parte apelada: ELECHIM SPORTS S.L.
Resolución recurrida: Auto
-Fecha: 5 de octubre de 2018
-Parte demandante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME
-Parte demandada: ELECHIM SPORTS S.L.
La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:
"Desestimar la petición de medidas cautelares interpuesta por la entidad CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME contrala entidad ELECHIM SPORTS S.L., absolviendo a ésta de la reclamación contra ella entablada.
Se imponen las costas de este incidente a la parte actora."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Dado traslado a la parte demandada, presentó escrito de oposición.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre de 2019.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.
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La entidad demanda CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME (en adelante, CHAPTER), presentó solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de una demanda por infracción de la marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París "SUPREME" y por competencia desleal. Según se relata en la solicitud, CHAPTER, que abrió su primer establecimiento en Manhattan en el año 1994, comercializa prendas de vestir y otros accesorios (fundamentalmente, camisetas de algodón, sudaderas, gorras y calzado) con la marca "SUPREME", que se ha llegado a convertir en una "marca de culto" por su elevado grado de conocimiento en todo el mundo, el éxito alcanzado en la industria de la moda y por la calidad del producto, con un diseño sencillo y sumamente atractivo para el consumidor. La demandante es titular de 130 solicitudes y registros de marca en más de 52 países alrededor del mundo.
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La solicitud se dirigió inicialmente contra seis entidades que habían iniciado la comercialización en España de prendas de vestir y accesorios con el signo "SUPREME", si bien, tras haber alcanzado distintos acuerdos con cinco de las empresas demandadas, acuerdos homologados judicialmente, la reclamación se sustancia únicamente con la demandada ELECHIM SPORTS S.L. (en adelante ELECHIM). Esta entidad, según se relata en la solicitud, dispone de dos establecimientos abiertos al público, uno en Ibiza y otro en Barcelona, en los que comercializa productos idénticos o muy similares a los de la actora con la marca SUPREME, aprovechándose indebidamente de la reputación de la actora. También los comercializa por medio de la página web www.supremespain.com.
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En la solicitud también se hizo referencia al registro por la entidad inglesa INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD (en adelante IBF) de la marca española 3.661.526 "Supreme Spain", registro efectuado de mala fe, por lo que la actora interpuso una demanda de nulidad contra la titular registral el mismo día en que solicitaba las medidas cautelares que nos ocupan. IBF tiene como administrador único a Pablo, que también es administrador único de ELECHIM.
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La actora, al amparo de lo dispuesto en los artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitó que se acordara el cese provisional e inmediato en la promoción y comercialización de productos con el signo "SUPREME" o con cualquier otro signo que incluya ese término, ya sea en tiendas físicas o a través de plataformas on line.
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Aunque en la solicitud se interesó que las medidas se adoptaran sin previa audiencia de la parte demandada, el Juzgado convocó a las partes a vista, en la que ELECHIM se opuso a la solicitud alegando que no concurrían los presupuestos para la adopción. No existen razones de urgencia, por cuanto los productos se encuentran en el mercado desde agosto de 2017 (la demanda se interpuso el 13 de julio de 2018). Y tampoco concurre apariencia de buen derecho, dado que el signo de la actora no es notorio en nuestro país o no lo era cuando se solicitó el registro de la marca española.
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El auto apelado deniega las medidas cautelares por dos motivos. Uno, de índole procesal, pero vinculado a las razones de urgencia esgrimidas por la actora. En concreto, el juez de instancia considera que la solicitud de medidas cautelares infringe el artículo 730.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que no justifica por qué se presentó antes de interponerse la demanda. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, no aprecia apariencia de buen derecho ( artículo 728.2º de la LEC), pues no tiene por acreditado, a partir de la prueba practicada, que el signo "SUPREME" fuera una marca notoria en España. Tampoco considera que exista apariencia de buen derecho en relación con las acciones de competencia desleal.
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El auto es recurrido por la demandante, que impugna los motivos aducidos por el Juzgado para denegar las medidas. La demandada se opone al recurso y solicita la confirmación del auto.
Sobre la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de la demanda.
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El auto recurrido considera motivo suficiente para desestimar las medidas el hecho de haber sido solicitadas antes de interponerse la demanda y, en consecuencia, con infracción de lo dispuesto en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dispone dicho precepto que "las medidas se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal" . El apartado segundo, por su parte, añade que "podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad", en cuyo caso la demanda deberá presentarse en los veinte días siguientes a su adopción. La LEC de 2000, por tanto, modifica la situación anterior, por cuanto el artículo 1.428 de la LEC de 1.881, según la redacción dada por la Ley 34/ 1.881, permitía al demandante, sin restricción alguna, solicitar las medidas " antes o después de entablarse la demanda". De este modo el actor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 730, no puede escoger libremente el momento de la solicitud -si antes o con la demanda-; como regla general, las medidas deben interesarse conjuntamente con la demanda y sólo excepcionalmente, si "alega y acredita razones de urgencia o necesidad", el demandante podrá solicitar medidas previas. Y la urgencia o necesidad que debe acreditar el solicitante, a satisfacción del tribunal, van más allá de las razones de urgencia o necesidad implícitas en el llamado peligro en la demora procesal, al que alude el artículo 728 de la LEC e, incluso, de las razones de urgencia que permiten al tribunal adoptar la medida cautelar sin oír al demandado ( artículo 733.2º). Debe exigirse un plus de urgencia o de necesidad, esto es, conforme a la LEC de 2000, sólo es posible solicitar la medida de forma simultánea a la demanda, salvo que, por su naturaleza, por la premura de tiempo, por no disponer el actor de todos los elementos de juicio o por cualquier otra causa, sólo quede garantizado el buen fin de la medida cautelar si se solicita "ex ante". La opción del Legislador, al restringir las medidas previas a la demanda, no es caprichosa; siempre han sido miradas con recelo, dado que alteran los mecanismos de defensa del demandado y perturban el desarrollo del futuro pleito, pues, de mediar oposición, el demandante, al preparar su demanda, conocerá los argumentos que pueda esgrimir su oponente.
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En este caso, la resolución apelada concluye que la actora pudo formular la solicitud de medidas conjuntamente con la demanda de infracción y, en consecuencia, que debió hacerlo. Llega a tal conclusión tomando en consideración que la infracción fue conocida por la actora a partir de la denegación de la oposición a la marca solicitada por IBF en diciembre de 2017, por la extensión de la solicitud (casi cien páginas) y, finalmente, por el hecho de haber interpuesto una demanda de nulidad del registro de la marca española y de infracción contra la titular de la marca al mismo tiempo que formuló la solicitud de medidas.
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El recurso señala que el auto apelado incurre en dos errores. En primer lugar, sostiene que conoció la infracción en abril de 2018 (en lugar de diciembre de 2017, como señala el auto), esto es, con la apertura del primer establecimiento físico en Ibiza. Y, en segundo lugar, que la demanda contra IBF tuvo como único objeto la nulidad de la marca española 3.661.526 " Supreme Spain " (y no por infracción de marca, como señala el auto), pues al tiempo de interponerla (el 12 de julio de 2018) no tenía constancia de que IBF estuviera comercializando o participando en la comercialización de productos identificados con...
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