AAP Barcelona 140/2021, 15 de Septiembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 140/2021 |
| Fecha | 15 Septiembre 2021 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120198016003
Recurso de apelación 1200/2021 -3
Materia: Medidas cautelares
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:Medidas cautelares previas (art. 727) 1126/2020
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Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Concepto: 0661000012120021
Parte recurrente/Solicitante: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB
Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas
Abogado/a: JOSÉ MASSAGUER FUENTES
Parte recurrida: MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L.
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a:
Cuestiones: Patentes. Medidas cautelares. Reiteración de las medidas inicialmente desestimadas. Nuevas circunstancias. Modificación de la patente durante el trámite de oposición.
Auto núm. 140/2021
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
Barcelona, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.
Parte apelante e impugnada: Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh
Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas
Letrado: José Massaguer Fuentes
Parte apelada e impugnante: Mylan Pharmaceuticals SL
Procurador: Ignacio López Chocarro
Letrado: Javier Huarte Larrañaga
Resolución recurrida : Auto
- Fecha: 26 de noviembre de 2020
- Parte demandante: Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh
- Parte demandada: Mylan Pharmaceuticals SL
La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: " Se desestima la medida cautelar instada por SANOFI AVENTIS contra MYLAN PHARMACEUTICALS, debiendo ser notificadas ambas partes ".
Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose al recurso e impugnando la resolución recurrida, impugnación de la que se dio traslado a la actora para oponerse, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 17 de junio de 2021 pasado.
Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia
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El Auto impugnado desestima la segunda solicitud de medidas cautelares de Sanofi contra Mylan en el presente caso, formulada el 14 de julio de 2020. Anteriormente el Juzgado ya había desestimado la primera solicitud de medidas cautelares, formulada un año antes (12 de julio de 2019) junto con la demanda principal (Auto firme de 23 de diciembre de 2019).
Antecedentes y hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.
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Son antecedentes y hechos relevantes para resolver el recurso, así como la impugnación, y no controvertidos en esta segunda instancia los siguientes:
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El 12 de julio de 2019 Sanofi, como titular de la patente europea EP 2.346.552 B1, validada en España como ES 2.393.173 T3, que tiene por título "Dispositivo para administración de fármacos y método de fabricación de un dispositivo para administración de fármacos" presentó demanda contra Mylan Pharmaceuticals SL por infracción de dicha patente.
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La invención objeto de la Patente (EP '552 B1 / ES '173 T3) son dispositivos para administrar fármacos, cuyas características reivindicadas Mylan ha incorporado a los dispositivos para la administración del medicamento que comercializa con el nombre de "Semglee 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada" ("Semglee").
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Junto con la demanda Sanofi solicitó la adopción de medidas cautelares contra Mylan. La juez de primera instancia rechazo por auto de 30 de julio de 2019 adoptar las medidas sin audiencia de Mylan, por lo que convocó una vista que tuvo lugar el 31 de octubre de 2019. Nuevamente la juez desestimó la solicitud de medidas, en este caso por falta de apariencia de buen derecho, mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2019. Interpuesto recurso de apelación, la actora, mediante escrito de fecha 24 de julio de 2020 desistió del recurso, pretensión que fue proveída mediante decreto de fecha 20 de agosto de 2020.
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Nuevamente el 14 de julio de 2020 Sanofi presentó una segunda petición de medida cautelares sobre la base de la versión modificada de la patente europea publicada el 11 de marzo de 2020 como EP 2346552- B2 (EP'552
B2) y (ii) validada en España mediante el depósito de su traducción ante la OEPM y su publicación en el BOPI el 26 de junio de 2020 como ES 2393173-T5 (ES'173 T5), la cual tuvo que ser rectificada, corrección que fue publicada el 14 de julio de 2020 como ES 2393173- T9 (ES '173 T9), siendo esta la versión traducida que debe tenerse en cuenta en este momento.
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Formulada en su momento oposición ante la EPO, la redacción originaria de la patente EP'552 B1 fue modificada durante el procedimiento que se siguió ante la División de Oposición de la EPO. Su nuevo texto fue aprobado por resolución de fecha 4 de enero de 2016 de la División de Oposición. Aunque formalmente la decisión de la División de Oposición fue anulada por la Cámara de Recursos el 15 de octubre de 2019, lo cierto es que la Cámara Técnica decidió mantener la patente en la forma modificada (Doc. número 40 de la contestación a la demanda reconvencional de Sanofi). Esta última decisión a su vez ha sido objeto de recurso ante la Alta Cámara de Recursos, pero dicho recurso no suspende la ejecutividad de la decisión de la Cámara Técnica. En el procedimiento de oposición ha sido parte Mylan desde octubre de 2018, cuando el asunto estaba ya en fase de recurso, a raíz de haber sido demandada por Sanofi en Francia.
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Los medicamentos que comercializa Sanofi equivalentes al Semglee, Lantus y Toujeo, no utilizan dispositivos protegidos en la patente EP'552 B2 / ES'173 T9
La segunda petición de medidas cantaleares y el cambio de circunstancias .
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El art. 736 LEC en su apartado segundo establece que " aún denegada la petición de medidas cautelares, el actor podrá reproducir su solicitud si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición ". Lógicamente ese cambio de circunstancias ha de referirse a algunos de los presupuestos generales de las medidas cautelares, es decir, a la apariencia de buen derecho y peligro en la demora, que sirvió de base para desestimar las medidas. No tiene sentido instar nuevamente las medidas cuando el cambio de circunstancias no se refiere a los motivos de la desestimación. Por ejemplo, no sería razonable iniciar un nuevo procedimiento cautelar cuando no se hayan modificado las circunstancias que llevaron al tribunal a considerar que no existía apariencia de buen derecho, aunque nuevas circunstancias hayan hecho que el riesgo de demora se haga notorio.
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La actora sostiene que hay dos cambios fundamentales que le permiten instar dichas medidas. Primero, la publicación de la versión modificada de su patente EP'552 B2 (publicada 11 de marzo de 2020), así como el depósito de su traducción en la Oficina española ES'173 T9 (publicada el 14 de julio de 2020). En segundo lugar, la comercialización del producto infractor por parte de Mylan.
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La demandada, por su parte, niega que esas nuevas circunstancias puedan justificar la adopción de nuevas medidas. En primer lugar, sostiene que la actora, para acomodar el texto de sus reivindicaciones a la modificación que se había introducido en el trámite de oposición y recurso ante la EPO, introdujo en el pleito principal y en la solicitud de las primeras medidas cautelares una limitación del texto de sus reivindicaciones. Por lo tanto, el Juzgado ya se habría pronunciado sobre la apariencia de derecho del titular partiendo de las reivindicaciones tal y como están actualmente redactadas. En segundo lugar, la demandada argumenta que nunca ha ocultado su firme voluntad de comercializar su producto, por lo que su efectiva comercialización no supone un cambio significativo a los efectos de valorar el peligro en la demora.
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El texto modificado de la patente EP'552 B2 se publicó el 11 de marzo de 2020 y así mismo el depósito de su traducción en la Oficina española ES'173 T9 fue publicado el 14 de julio de 2020, hechos relevantes posteriores a la solicitud de las medidas cautelares. Ahora también es cierto que Sanofi, días antes de la vista de las medidas y después de la resolución oral de la Cámara Técnica de Apelación, propuso limitar su patente en el pleito principal y en el cautelar en los mismos términos que había quedado modificada por aquella resolución. Es decir, trató de acomodar el texto de las reivindicaciones de su patente a su tenor vigente tal y como había resultado modificado durante el procedimiento de oposición.
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En el primero de los autos, número 300/2019, de 23 de diciembre (medidas cautelares 38/2019 Juzgado de lo Mercantil nº 1) la juez de primera instancia desestimó las medidas por falta de apariencia de buen derecho (fundamentos 2.23 a 2.30), al no admitir la posibilidad de limitar la patente en el procedimiento cautelar para acomodarla a su texto modificado. En nuestro auto número 197/2020, de 28 de diciembre (Recurso núm. 1097/2020, ECLI:ES: APB:2020:10605A) explicamos que, en nuestra opinión, la modificación de la patente efectuada durante el trámite de oposición surte sus efectos entre las partes del procedimiento de oposición, como en el presente caso, desde que es ejecutiva y que puede hacerse valer tanto en el procedimiento principal y en el cautelar a través de lo previsto en el art. 120.4 LP. Ahora bien, aun considerando que no era el procedimiento...
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