AAP Barcelona 197/2020, 28 de Diciembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 197/2020 |
| Fecha | 28 Diciembre 2020 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 1097/2020 -1
Materia: Medidas cautelares
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:P.S.Medidas cautelares coetáneas 38/2019
Parte recurrente: MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L.
Procurador: IGNACIO LOPEZ CHOCARRO
Abogado: JAVIER HUARTE LARRAÑAGA
Parte recurrida: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMB
Procurador: ANGEL QUEMADA CUATRECASAS
Abogado: MIQUEL MONTAÑA MORA
Cuestiones: Patentes. Medidas cautelares. Costas de la primera instancia.
AUTO núm. 197/2020
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
Barcelona, a 28 de diciembre de 2020
Parte apelante: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH (en adelante, SANOFI)
Parte apelada: MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. (en adelante, MYLAN)
Resolución recurrida: Auto
- Fecha: 23 de diciembre de 2019
- Parte demandante: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
- Parte demandada: MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L
La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: "Desestimar la solicitud de medidas cautelares instada por la representación procesal de SANOFI contra MYLAN, absolviendo a la demandada de los pedimentos de la actora, sin imposición de las costas procesales".
Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose al recurso e impugnado la resolución en materia de costas, impugnación de la que se dio traslado a la actora, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 17 de septiembre de 2020 pasado.
Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
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La actora SANOFI presentó el 15 de julio de 2019 solicitud de medidas cautelares coetáneas a la demanda contra MYLAN, para que, sin dar audiencia a la parte contraria, se prohibiera a Mylan la fabricación y comercialización del medicamente "Semglee 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada" (núm. Reg. 1181270003), por infringir el ámbito de protección de la patente española ES 2.393.173 (ES'173).
2 . Por auto de 30 de julio la juez de primera instancia acordó rechazar la adopción de dichas medidas sin previa audiencia de la parte demandada, pero al tiempo acordó convocar a una vista para oír a Mylan. La vista tuvo lugar el 31 de octubre de 2019.
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La patente ES'173, es el registro en España de la patente europea EP 2.346.552 (en adelante EP'552), que lleva por título "Dispositivo para administración de fármacos y método de fabricación de un dispositivo para administración de fármacos". Fue solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) el 8 de octubre de 2009, por lo que estará vigente hasta el 8 de octubre de 2029.
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Formulada oposición ante la EPO, la redacción originaria de la patente EP'552 fue modificada durante el procedimiento que se siguió ante la División de Oposición de la EPO. Su nuevo texto fue aprobado por resolución de fecha 4 de enero de 2016. Esa decisión de la División de Oposición fue confirmada por la Cámara de Recursos el 15 de octubre de 2019. El juego de reivindicaciones declarado válido se corresponde con el contenido de los documentos nº 21 y 22 adjuntos al escrito de solicitud de medidas cautelares.
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Antes de la publicación del nuevo folleto con las reivindicaciones modificadas, SANOFI presentó una solicitud de limitación de ES'174 (EP'552) en el procedimiento principal, con el fin de acomodar la patente modificada de conformidad con la Decisión de la Cámara de Recursos de 15 de octubre de 2019 (documentos nº 4, 5 y 6 aportados por SANOFI en el acto de la vista de medidas cautelares, el 31 de octubre de 2019).
6 . En la vista, el letrado de la demandada MYLAN argumentó que la solicitud de medidas cautelares carecía de apariencia de buen derecho, por cuanto la patente EP'552, en su versión validada en España como ES'173, única que produce efectos actualmente en nuestro país, ha sido modificada por la Cámara de Recursos de la EPO, en resolución de 15 de octubre de 2019, resolución que es firme.
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La juez de primera instancia desestimó las medidas cautelares, por falta de apariencia de buen derecho, pero no impuso las costas a ninguna de las partes por las dudas que la cuestión suscitaba.
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La actora interpuso recurso de apelación contra dicho auto, recurso al que se opuso la demandada, que a su vez aprovechó la oportunidad para impugnar el pronunciamiento sobre las costas.
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La actora, mediante escrito de fecha 24 de julio de 2020 desistió del recurso, el cual fue proveído mediante decreto de fecha 20 de agosto de 2020, imponiendo las costas del recurso al recurrente, por lo que queda por resolver únicamente la impugnación respecto del pronunciamiento sobre las costas de primera instancia.
Las costas de la primera instancia.
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En el caso de que las medidas cautelares sea denegadas, conforme con el art. 736 LEC, las costas han de imponerse siguiendo los criterios establecido en el art. 394 LEC. En el caso enjuiciado, la juez de primera
instancia consideró que la cuestión planteaba dudas de derecho, por lo que no procedía imponer las costas a ninguna de las partes, mientras que la demandada sostiene que no existen dichas dudas, por lo que las costas han de imponerse a la demandante.
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La juez desestimó las medidas al considerar que no se podía limitar en ese momento la patente, al haber optado por la vía prevista en el art. 120.3 LP en lugar de la prevista en el art. 120.4 LP. Como dice la juez de primera instancia, la cuestión es compleja, y también plantea para este tribunal dudas sobre la interpretación de esos preceptos. En primer lugar, surgen dudas sobre el momento en el cual la modificación de las reivindicaciones produce sus efectos. En segundo lugar, si estos se retrotraen a la fecha de la solitud. En tercer lugar, en el caso español, si hay que esperar que la traducción de la modificación se publique por la OEPM. En cuarto, lugar, como ha de hacerse valer procesalmente en un pleito pendiente, si mediante la previsión del art. 1204 LP, o mediante una limitación paralela a la modificación, conforme a lo establecido en el art. 120.3 LP. Somos conscientes que en este caso, solo hay que resolver sobre las costas procesales. Ahora bien, teniendo en cuenta las escasas posibilidades que tiene este tribunal para pronunciarse sobre estos temas, creemos que es conveniente reproducir las consideraciones que hemos hecho en el auto 16 de octubre 2020 (recurso 1686/2018), en un caso en el que tuvimos que pronunciarnos sobre parte de estas cuestiones. Se trata de abrir un debate judicial sobre temas especialmente transcendentes en materia de patentes sobre las que carecemos de una jurisprudencia consolidada, para que los letrados conozcan cuáles son la ideas sobre de las que parte este Tribunal al resolver estas cuestiones.
Los efectos de la modificación de las reivindicaciones durante el trámite de oposición previsto en el Convenio sobre la Patente Europea (CEP) .
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En primer lugar, se plantea la cuestión relacionada con la eficacia de la modificación de las reivindicaciones durante el trámite de oposición ante la OEP, cuestión que, como hemos dichos, hemos abordado en nuestro auto de fecha 16 de octubre 2020 (recurso 1686/2018). Reproducimos íntegramente los argumentos que expusimos en ese caso
13 . El Convenio sobre la Patente Europea (CEP) en su art. 64.1, establece que " la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado".
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En el plazo de nueve meses, conforme al art. 99 CPE, cualquier persona puede oponerse a esta patente ante la Oficina Europea de Patentes. Para enervar alguna de las causas de oposición, el Convenio autoriza al titular a modificar las reivindicaciones de la patente durante el procedimiento de oposición, siempre que ni añada materia o amplié el ámbito de la protección, tal y como se deprende del art. 101 CPE y del art. 82 Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (RECPE). La decisión sobre la oposición afecta a la patente en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos (art. 99.2 CPE).
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La decisión de la División de Oposición es recurrible ante la Cámara de Recursos de la EPO, recurso que produce efectos suspensivos, conforme con el art. 106.1 CPE. Igualmente la decisión de la Cámara es revisable por la Alta Cámara, pero en este caso, el recurso no produce efectos suspensivos (art. 112 bis.3 CPE), por lo que la decisión de la Cámara, aunque no es firme, si es ejecutiva desde el mimo momento que se hace pública para las partes.
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Conviene precisar que durante la tramitación del procedimiento de oposición, por expresa prohibición del art. 105 bis CPE, no puede presentarse una petición de limitación o de revocación de la patente, ya que dicha petición daría lugar a un procedimiento diferente ante la EPO. Dicha prohibición tiene todo su sentido ya que durante la oposición lo lógico es acudir a la modificación de la patente, que no podrá consistir en otra cosa que en una rectificación o en una limitación.
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Como se desprende del art. 101 CPE, la División de Oposición puede adoptar dos diferentes decisiones. Primero,...
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AAP Barcelona 140/2021, 15 de Septiembre de 2021
...cautelar para acomodarla a su texto modificado. En nuestro auto número 197/2020, de 28 de diciembre (Recurso núm. 1097/2020, ECLI:ES: APB:2020:10605A) explicamos que, en nuestra opinión, la modificación de la patente efectuada durante el trámite de oposición surte sus efectos entre las pa......