STS 389/2019, 3 de Julio de 2019

Tramitación en primera instancia

1. - La procuradora D.ª Basilia Puertas Medina, en nombre y representación de Danstar Ferment A.G y de Lallemand Bio S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Agrovin S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "con los siguientes pronunciamientos:

   "1) Que declare que el producto Actimax Bio comercializado por la demandada infringe la patente de mi mandante y, en consecuencia, le ordene el cese en la fabricación, comercialización y difusión publicitaria de dicho producto;

   "2) Subsidiariamente, que declare que el producto Actimax Bio comercializado por la demandada constituye un medio para la puesta en práctica del procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas patentado por mi mandante, relativo a un elemento esencial del mismo, que la demandada ofrece a sus clientes con conocimiento de que es apto para la puesta en práctica de la invención y está destinado a ella, y que, además recomienda a sus clientes la realización de actos contrarios al derecho de exclusiva de mi mandante y, en consecuencia, le ordene el cese en la fabricación, comercialización y difusión publicitaria de dicho producto y la realización de cualquier recomendación de utilización del procedimiento patentado por mi mandante;

   "3) Que declare que la demandada utiliza, instruye y recomienda a terceros la utilización del procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas patentado por mi mandante y, en consecuencia, que ordene a Agrovin el cese de dicha conducta.

   "4) Que prohíba a la demandada la reiteración de cualquiera de las conductas infractoras a cuyo cese sea condenada, bien con el producto Actimax Bio bien con cualquier otra idóneo para ser utilizado en la rehidratación de levaduras secas activas de vinificación.

   "5) Que condene a la demandada a la retirada del comercio y a la destrucción fehaciente y a su costa de las existencias del producto comercializado con la marca Actimax bio.

   "6) Que condene a la demandada a la retirada, eliminación y destrucción de todos los medios publicitarios (folletos, fichas y catálogos de producto) relativos al producto comercializado con la marca Actimax Bio o en los que se instruya sobre el procedimiento patentado con utilización de Actimax bio.

   "7) Que condene a Agrovin a incluir en la información de todos los productos comercializados como nutrientes de levaduras activas que contengan levaduras inactivas o derivados de levaduras y, en particular, de Actimax Bio la leyenda "no permitido el empleo en el medio de rehidratación" o cualquier otra de la que se deduzca, con claridad, que el producto no puede utilizarse en el procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas.

   "8) Que condene a Agrovin a la publicación, a su costa, de un extracto de la sentencia en dos periódicos de difusión nacional y al envío a todos los clientes que figuren en su base de datos a los que se haya comercializado Actimax Bio de una comunicación, con el contenido que se especificará en ejecución de sentencia y en el que, al menos, figurará el fallo de la sentencia.

   "9) Que declare la obligación de Agrovin de indemnizar a mis mandantes los daños causados por la infracción de la patente en los términos previstos por la Ley de Patentes, dejando para un procedimiento declarativo posterior la determinación y cuantificación de la indemnización.

   Subsidiariamente, para el caso de que el Juzgado entienda que no es procedente la postergación a un procedimiento declarativo posterior de las cuestiones relativas a la indemnización y cuantificación de la indemnización, se solicita la condena a Agrovin al pago a mis mandantes de una indemnización equivalente al beneficio bruto obtenido desde la fecha de publicación de la patente por la comercialización de Actimax Bio, en la cuantía que quede acreditada en el procedimiento, así como al pago de los gastos de investigación realizados por mis mandantes para la verificación de la infracción, ascendiendo estos últimos a la suma de 24.925,54 euros.

   Con carácter subsidiario respecto a la pretensión subsidiaria anterior, se solicita la condena a Agrovin al pago de una indemnización equivalente al beneficio bruto que habrían obtenido mis mandantes en el caso de haber vendido con destino al mercado español un número de unidades de Go-Ferm equivalente a las de Actimax Bio comercializadas por Agrovin, en la cuantía que quede acreditada en el procedimiento, así como al pago de los gastos de investigación realizados por mis mandantes para la verificación de la infracción, ascendiendo estos últimos a la suma de 24.925,54 euros.

   "10) Que declare la obligación de Agrovin de satisfacer a mis mandantes una indemnización razonable por la realización de actos comprendidos en el ámbito de protección de la patente desde la publicación de su solicitud hasta la publicación de su concesión, dejando para un procedimiento declarativo posterior la determinación y cuantificación de dicha indemnización.

   Subsidiariamente, para el caso de que el Juzgado entienda que no es procedente la postergación a un procedimiento declarativo posterior, se solicita la condena de Agrovin al pago a mis mandantes de una indemnización equivalente al beneficio bruto obtenido en la comercialización de Actimax Bio desde la fecha de publicación de la solicitud de patente hasta la publicación de su concesión.

   Con carácter subsidiario respecto a la pretensión subsidiaria anterior, se solicita la condena de Agrovin al pago de una indemnización equivalente al beneficio que habrían obtenido mis mandantes en el caso de haber vendido en el mercado español un número de unidades de Go-Ferm equivalente a las de Actimax Bio comercializadas por Agrovin desde la publicación de la solicitud de patente hasta la publicación de su concesión, en la cuantía que quede acreditada en el procedimiento.

   "11) Que condene a Agrovin al pago de las costas del procedimiento."

2. - La demanda fue presentada el 24 de junio de 2013 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia, se registró con el núm. 733/2013. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3. - La procuradora D.ª Nerea Hernández Barón, en representación de Agrovin S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda y la condena en costas a las actoras.

   Asimismo, formuló demanda reconvencional en la que solicitaba:

   "[...] dicte sentencia en virtud de la cual:

   "a) Declare la nulidad de todas las reivindicaciones de la patente española ES 2.269.015 (EP 1.395.649) por falta de novedad.

   "b) Declare asimismo la nulidad de todas las reivindicaciones de la patente española ES 2.269.015 (validación en España de la patente europea EP 1395649) por falta de actividad inventiva.

   "c) Condene a las actoras reconvenidas al pago de las costas originadas como consecuencia de la interposición de la presente demanda reconvencional."

4. - La representación procesal de Danstar Ferment A.G y de Lallemand Bio S.L. presentó escrito de contestación y oposición a la reconvención en el que solicitaba la desestimación íntegra de la reconvención y la condena en costas a la reconviniente.

5. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia dictó sentencia n.º 63/2015, de 30 de marzo , con la siguiente parte dispositiva:

   "Que estimado sustancialmente la demanda promovida a instancia de las entidades DANSTAR FERMENT, AG y LALLEMAND BIO, S.L. y en su representación por la Procuradora de los Tribunales, Dª BASILIA PUERTAS MEDINA, asistida por el Letrado D. SERGIO SÁNCHEZ GOMENO, contra la mercantil PRODUCTOS AGROVIN, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales, Dª NEREA HERNÁNDEZ BARON, asistida por el Letrado Dª BEATRIZ DÍAZ DE ESCAURIAZA, debo declarar y declaro:

   "A) Que el producto Actimax Bio comercializado por la demandada infringe la patente de DANSTAR FERMENT, AG y, en consecuencia, se ordene el cese en la fabricación, comercialización y difusión publicitaria de dicho producto;

   "B) Que la demandada utiliza, instruye y recomienda a terceros la utilización del procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas patentado por DANSTAR FERMENT, AG y, en consecuencia, se ordena a PRODUCTOS AGROVIN, S.A. el cese de dicha conducta;

   "C) Se prohíbe a la demandada la reiteración de cualquiera de las conductas infractoras a cuyo cese ha sido condenada, con el producto Actimax Bio para ser utilizado en la rehidratación de levaduras secas activas de vinificación;

   "D) Se condena a la demandada a la retirada del comercio y a la destrucción fehaciente y a su costa de las existencias del producto comercializado con la marca Actimax Bio;

   "E) Se condena a la demandada a la retirada, eliminación y destrucción de todos los medios publicitarios (folletos, fichas y catálogos de producto) relativos al producto comercializado con la marca Actimax Bio o en los que se instruya sobre el procedimiento patentado con utilización de Actimax Bio;

   "F) Se condena a PRODUCTOS AGROVIN, S.A. a incluir en la información de todos los productos comercializados como nutrientes de levaduras activas que contengan levaduras inactivas o derivados de levaduras y, en particular, de Actimax Bio la leyenda "no permitido el empleo en el medio de rehidratación" o cualquier otra de la que se deduzca, con claridad, que el producto no puede utilizarse en el procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas;

   "G) Se condena a PRODUCTOS AGROVIN, S.A. a la publicación a su costa de la parte dispositiva de la sentencia en el periódico de difusión nacional EL MUNDO y EL PAIS y al envío a todos los clientes que figuren en su base de datos a los que se haya comercializado Actimax Bio de una comunicación, con el contenido que se especificará en ejecución de sentencia y en el que, al menos, figurará el fallo de la sentencia;

   "H) Se declara la obligación de PRODUCTOS AGROVIN, S.A. de indemnizar a los actores los daños causados por la infracción de la patente en los términos previstos en la Ley de Patentes, dejando para un procedimiento declarativo posterior la determinación y cuantificación de la indemnización;

   "I) Se declare la obligación de PRODUCTOS AGROVIN, S.A. de satisfacer a los actores la indemnización razonable por la realización de actos comprendidos en el ámbito de la protección de la patente desde la publicación de su solicitud hasta la publicación de su concesión, dejando para un procedimiento declarativo posterior la determinación y cuantificación de la indemnización.

   "En cuanto a las costas deberá estarse a lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Décimo de esta sentencia.

   "Por otro lado, debo desestimar y desestimo la reconvención formulada por la Procuradora de los Tribunales, Dª NEREA HERNÁNDEZ BARÓN, en nombre y representación de la mercantil PRODUCTOS AGROVIN, S.A. frente a DANSTAR FERMENT, AG y LALLEMAND BIO, S.L., y en su representación por la Procuradora de los Tribunales, Dª BASILIA PUERTAS MEDINA, absolviendo a las demandantes-reconvenidas de las pretensiones de la parte demandada-reconviniente. Se imponen las costas a la parte demandada-reconviniente."

6. - La parte demandada presentó escrito solicitando la aclaración y subsanación de la anterior sentencia, dictándose auto de fecha 20 de abril de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

   "Que procede aclarar la supuesta contradicción entre las letras A) y F) de la sentencia dictada con fecha treinta de marzo de dos mil quince en los presentes autos, poniendo de manifiesto su inexistencia, ya que ante la posibilidad de periodos transitorios en la ejecución de la sentencia y consiguiente imposibilidad o dejación de cumplir con las condenas de las letras que contemplan la estimación de pretensiones de condena recogidas en dicha resolución así como en la posibilidad de que puedan utilizarse en el mercado lo contemplado sobre el particular en las reivindicaciones de la patente de la parte actora, procede tal declaración y condena."

Tramitación en segunda instancia

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Productos Agrovin S.A.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el número de rollo 957/2015 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 14 de julio de 2016 , cuya parte dispositiva dice:

   "DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de Agrovin, S.A. contra la Sentencia pronunciada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 3 de Valencia en fecha 30 de marzo de 2015 , en el Juicio Ordinario 733/2013, que confirmamos.

   Todo ello con expresa condena en costas en esta alzada a la parte recurrente y manteniendo el pronunciamiento de costas de la primera instancia".

3. - La parte apelante solicitó la subsanación del error material del fallo de la anterior sentencia, por la Audiencia Provincial se dictó auto de fecha 15 de septiembre cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

   "HA LUGAR A LA CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES formulada por la representación de Agrovin, S.A. en relación a la sentencia de 14 de julio de 2016 .

   En el párrafo primero del fallo de la mencionada resolución, donde expresa "Desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación de Agrovin, S.A. contra la Sentencia pronunciada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 3 de Valencia en fecha 30 de marzo de 2015 , en el Juicio Ordinario 733/2013, que confirmamos", se corrige en el siguiente sentido "Estimamos parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación de Agrovin, S.A. contra la Sentencia pronunciada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 3 de Valencia en fecha 30 de marzo de 2015 , en el Juicio Ordinario 733/2013 que revocamos respecto la acción de publicación de la sentencia. Se mantienen el resto de pronunciamientos."

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1. - La procuradora D.ª Nerea Hernández Barón, en representación de Productos Agrovin S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "Primero.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida en contra del principio perpetuatio iurisdictionis , ha permitido acomodar el objeto del procedimiento a lo que ha resultado del procedimiento tramitado ante la OEP, sin tener en cuenta que la decisión de 1 de julio de 2015 de la Cámara de recursos de la OEP dio lugar a un título jurídico distinto.

   "Segundo.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida ha valorado la prueba fundamental en la que se apoya de forma arbitraria o ilógica, por error patente, lo que ha resultado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte, al traducirse en un fallo que resulta incoherente con el contenido del mismo del documento en el que dicho fallo se asienta.

   "Tercero.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida ha valorado de forma arbitraria y falta de lógica la prueba conforme a la que debía analizarse la validez de la patente, obviando pruebas de carácter esencial para la resolución de la cuestión objeto del procedimiento.

   "Cuarto.- Vulneración del artículo 218 LEC (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida incurre en una evidente contradicción interna en la determinación de la infracción de la reivindicación de producto.

   "Quinto.- Vulneración del artículo 24 CE (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida ha valorado de forma arbitraria y falta de lógica la prueba referida a la pretendida infracción de la patente.

   "Sexto.- Vulneración del artículo 24 CE (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida ha realizado una valoración de la prueba relativa a la infracción del procedimiento patentado que resulta arbitraria, ilógica y contradictoria y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte, al apoyarse en hechos acaecidos más de cinco años antes de la presentación de la demanda.

   "Séptimo.- Vulneración del artículo 218 LEC (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida ha realizado una valoración de la prueba que resulta arbitraria, ilógica y contradictoria con los presupuestos en que la propia sentencia se basa para determinar la infracción, incurriendo así en una evidente contradicción interna.

   "Octavo.- Vulneración del artículo 24 CE (infracción denunciable al amparo del artículo 469.1.4º LEC ) en la medida en que la sentencia recurrida confirma la extensión de la condena a otros productos distintos de Actimax Bio."

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "Primero.- Infracción del artículo 54 CPE al oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la valoración del requisito de novedad, como consecuencia de no haber determinado correctamente el "estado de la técnica", haber realizado incorrectamente el análisis de la novedad y haber introducido consideraciones propias del requisito de la actividad inventiva en la realización de dicho análisis.

   "Segundo.- Infracción del artículo 56 CPE y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta en la medida en que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el test jurídico para determinar la actividad inventiva de la patente y aplica argumentos propios de la adición de materia.

   "Tercero.- Vulneración del artículo 60 LP, del artículo 69 CPE y de su protocolo interpretativo, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, en la medida en que la sentencia recurrida determina el ámbito de protección de la patente prescindiendo del historial de tramitación (infracción de la doctrina del Prosecution History Estoppel) .

   "Cuarto.- Vulneración del artículo 50 LP y de la jurisprudencia que lo interpreta en la medida en que la sentencia recurrida aplica de manera incorrecta el test jurídico para determinar la infracción de la patente, prescindiendo de la regla de la simultaneidad de todos los elementos.

   "Quinto.- Infracción del artículo 71 LP y de la doctrina del Tribunal Supremo que lo interpreta en la medida en que la sentencia recurrida se pronuncia sobre unos hechos respecto de los que las acciones de la parte contraria habían prescrito.

   "Sexto.- Infracción del artículo 64.1 LP y de la doctrina del Tribunal Supremo que lo interpreta en la medida en que la sentencia recurrida aplica la doctrina de los daños in re ipsa y concluye que la misma no exige prueba del daño."

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 20 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Agrovin SA, contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena) en el rollo de apelación n.º 957/2015 , corregida por auto de 15 de septiembre de 2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 733/2013 procedentes del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia."

3. - Se dio traslado a la parte recurridas para que formalizaran su oposición, lo que hicieron, de forma conjunta, mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 10 de mayo de 2019 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 26 de junio de 2019, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. - La compañía mercantil Danstar Ferment A.G. (Danstar) es titular de la patente europea n.º 02745494, denominada "Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas y medio de rehidratación", con fecha de prioridad 8 de junio de 2001. La concesión de la patente por la Oficina Europea de Patentes (EPO) fue publicada el 22 de octubre de 2008.

   La patente fue validada en España con el número ES 2269015 y publicada en el BOPI el 16 de abril de 2009.

2. - La patente tiene por objeto un procedimiento de rehidratación de levaduras secas (deshidratadas) activas, que constituye una fase previa a la producción de vino. De manera esquemática, el procedimiento consiste en la introducción de levaduras inactivas o derivados de levadura en un rango de 100 a 200 gramos/litro, y opcionalmente, de determinados nutrientes adicionales, en el medio acuoso de rehidratación de levaduras secas activas.

   La patente protege también un producto específicamente dispuesto para su utilización en la preparación del medio de rehidratación constituido por levaduras inactivas (LI) y determinadas vitaminas y sales minerales en unas dosis específicas; y un medio de rehidratación de levaduras secas activas (LSA) que contiene LI en el rango de 100 a 200 gramos/litro.

3. - La patente, cuando fue concedida, contenía veintiuna reivindicaciones:

   "1. Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas para la fermentación alcohólica caracterizado porque dichas levaduras secas activas se introducen en un medio acuoso que contiene levaduras inactivas o un derivado de levadura en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l de medio.

   "2. Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas levaduras secas activas se introducen en un medio acuoso que contiene también uno o varios nutrientes elegidos entre fuentes de nitrógeno orgánico o inorgánico, vitaminas, sales minerales, ácidos grasos, esteroles, o fuentes naturales ricas en estos elementos.

   "3. Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas según la reivindicación 2, que comprende esencialmente las etapas que consisten en:

   a) preparar un medio de rehidratación acuoso, azucarado o no azucarado, que comprende

   i) levaduras inactivas o un derivado de levadura, en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l de medio, y opcionalmente

   ii) uno o varios nutrientes elegidos entre fuentes de nitrógeno orgánico que comprenden sales de amonio, nitratos, urea, aminoácidos, péptidos, proteínas o una fuente biológica rica en nitrógeno; ácidos grasos, esteroles, una combinación de estos o una fuente natural rica en estos elementos como en especial las burbas; vitaminas que comprenden tiamina, biotina, ácido pantoténico, niacina, riboflavina, pirodoxina, o una fuente natural rica en vitaminas; sales minerales que comprenden fosfatos, sales de cinc, magnesio, calcio, potasio, sodio, hierro, cobre, manganeso o una combinación de estas sales minerales, aportándose cada nutriente elegido en una concentración de 200 a 1000 veces superior, preferiblemente 500 veces superior, a la que tendrá en el mosto que va a fermentar, en un medio acuoso,

   b) introducir las levaduras secas activas en el medio de rehidratación preparado de este modo, en cantidad de 50 a 150 preferiblemente 100 g/l de medio.

   "4. Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas según la reivindicación 3, que comprende esencialmente las etapas que consisten en:

   a) preparar un medio de rehidratación que comprende,

   i) levaduras inactivas o un derivado de levadura, en una cantidad de 100 a 200 preferiblemente 150 g/l de medio, y

   ii) uno o varios de los componentes siguientes: 20 a 50 mg/l de pantotenato de calcio, 0,15 a 0,30 mg/l de biotina, 20 a 60 mg/l de sal de cinc, 200 a 500 mg/l de sal de magnesio, 2 a 5 mg/l de sal de manganeso, en un medio acuoso;

   b) introducir las levaduras secas activas en el medio de rehidratación preparado de este modo, en una cantidad de 50 a 150 g/l, preferiblemente 100 g/l de medio;

   c) incubar el medio de rehidratación a una temperatura entre 30ºC y 45ºC.

   "5. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque comprende también una etapa que consiste en incubar el medio de rehidratación que contiene las levaduras secas activas a una temperatura comprendida entre 30ºC y 45ºC, preferiblemente 37ºC, durante 20 a 40 minutos, preferiblemente 30 minutos.

   "6. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque las levaduras secas activas son levaduras de vinificación.

   "7. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque las levaduras secas activas son Saccharomyces.

   "8. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado porque las Saccharomyces son del género cerivisiae.

   "9. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque las levaduras inactivas son levaduras enriquecidas en nutrientes.

   "10. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque las levaduras inactivas están enriquecidas en sales minerales.

   "11. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque los derivados de levadura son productos susceptibles de obtenerse a partir de células de levaduras enriquecidas o fraccionadas, por acción física o química.

   "12. Procedimiento según la reivindicación 11, caracterizado porque dichos productos son extractos de levaduras obtenidos por autolisis y cortezas de levaduras.

   "13. Medio de rehidratación de levaduras secas activas que comprende al menos un medio acuoso, azucarado o no, de levaduras inactivas o un derivado de levadura en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l de medio.

   "14. Medio de rehidratación según la reivindicación 13, que comprende al menos, en un medio acuoso azucarado o no,

   i) levaduras inactivas o un derivado de levadura, en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l de medio,

   ii) uno o varios nutrientes elegidos entre fuentes de nitrógeno orgánico que comprenden sales de amonio, urea, aminoácidos, péptidos, proteínas o una fuente biológica rica en nitrógeno; ácidos grasos, esteroles, una combinación de estos o una fuente natural rica en estos elementos como en especial las burbas; vitaminas que comprenden tiamina, biotina, ácido pantoténico, niacina, riboflavina, pirodoxina, o una fuente natural rica en vitaminas; sales minerales que comprenden fosfatos, nitratos, sales de cinc, magnesio, calcio, potasio, sodio, hierro, cobre, manganeso o una combinación de estas sales minerales, aportándose cada nutriente elegido en una concentración de 200 a 1000 veces superior, preferiblemente 500 veces superior, a la que tendrá en el mosto que va a fermentar.

   "15. Medio de rehidratación de levaduras secas activas según la reivindicación 14, que comprende al menos, en un medio acuoso, preferiblemente agua glucosada en una cantidad de 50 g/l o zumo de uva,

   i) levaduras inactivas o extractos de levadura, en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l,

   ii) uno o varios de los siguientes componentes: 27 mg/l de pantotenato de calcio, 0,2 mg/l de biotina, 50 mg/l de sal de cinc, 433 mg/l de sal de magnesio, 4 mg/l de sal de manganeso.

   "16. Uso de una composición seca para preparar un medio de rehidratación de levaduras secas activas, caracterizado porque comprende al menos levaduras secas inactivas o derivados de levadura añadidos al medio de rehidratación en una cantidad de 100 a 200 g/l, preferiblemente 150 g/l, en forma deshidratada y uno o varios nutrientes elegidos entre fuentes de nitrógeno orgánico que comprenden sales de amonio, aminoácidos, péptidos, proteínas o una fuente biológica rica en nitrógeno; ácidos grasos, esteroles, una combinación de estos o una fuente natural rica en estos elementos como en especial las burbas; vitaminas que comprenden tiamina, biotina, ácido pantoténico, niacina, riboflavina, pirodoxina, o una fuente natural rica en vitaminas; sales minerales que comprenden fosfatos, sales de cinc, magnesio, calcio, potasio, sodio, hierro, cobre, manganeso o una combinación de estas sales minerales.

   "17. Composición seca dirigida a la preparación de un medio de rehidratación de levaduras secas activas según una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, caracterizada porque comprende al menos,

   i) aproximadamente 99,3% en peso de levaduras inactivas o de derivado de levadura, en forma deshidratada,

   ii) uno o varios nutrientes elegidos entre el ácido pantoténico, la biotina, una sal de cinc, una sal de magnesio, una sal de manganeso.

   "18. Procedimiento de producción de una bebida alcohólica fermentada caracterizado porque comprende: - la rehidratación de levaduras secas activas según una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, - la siembra del mosto con las levaduras rehidratadas así obtenidas.

   "19. Procedimiento de producción de una bebida alcohólica fermentada, caracterizado porque comprende: - la rehidratación de levaduras secas activas en un medio de rehidratación según una cualquiera de las reivindicaciones - la siembra del mosto con las levaduras rehidratadas así obtenidas.

   "20. Procedimiento de producción de una bebida alcohólica fermentada según una cualquiera de las reivindicaciones 18 ó 19, caracterizado porque el mosto es un zumo de uva.

   "21. Inóculo de levaduras, caracterizado porque contiene las levaduras secas activas revividas según el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 y medio de rehidratación según una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15."

4. - Tras la concesión de la patente, una empresa denominada Lesaffre International (Lesaffre) planteó oposición, que fue desestimada por la División de Oposición de la EPO el 7 de septiembre de 2011. Dicha decisión fue recurrida ante la Cámara de Recursos de la EPO, que la confirmó.

   No obstante, durante la tramitación del recurso ante la EPO, Danstar modificó alguna de las reivindicaciones. La modificación supuso la supresión de las antiguas reivindicaciones 1ª, 2ª y 5ª y su sustitución por dos nuevas reivindicaciones -1ª y 2ª-, que integran las características técnicas de la invención que ya figuraban en las reivindicaciones 1ª a 5ª. En particular, la reivindicación 14ª pasó a tener la siguiente redacción (coincidente con la antigua 17ª):

   "14. Composición seca dirigida a la preparación de un medio de rehidratación de levaduras secas activas según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizada porque comprende al menos,

   i) aproximadamente 99,3% en peso de levaduras inactivas o de derivado de levadura, en forma deshidratada,

   ii) uno o varios nutrientes elegidos entre el ácido pantoténico, la biotina, una sal de cinc, una sal de magnesio, una sal de manganeso".

   La versión definitiva de la patente fue publicada el 9 de marzo de 2016. La traducción de la patente modificada se publicó en el BOPI el 21 de abril de 2016.

5. - Productos Agrovin S.A. (Agrovin) comercializa un producto con la marca Actimax Bio, destinado a la rehidratación de levaduras secas activas (LSA), al que se añade un nutriente complementario (tiamina).

6. - Danstar interpuso demanda contra Agrovin por infracción de la patente, con las pretensiones que se han recogido en los antecedentes de hecho. En lo que ahora importa, solicitó que se declarase que la demandada había infringido las reivindicaciones 1 a 17.

   Agrovin se opuso a la demanda y formuló reconvención en la que solicitó la nulidad de la patente.

7. - La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda y desestimó la reconvención. Consideró que la patente cumplía los requisitos de novedad y actividad inventiva. Asimismo, consideró que el producto comercializado por la demandada reúne las características esenciales de la composición seca objeto de la antigua reivindicación 17ª de la patente. Resumidamente, concluyó que la utilización de Actimax Bio en el procedimiento de rehidratación de levaduras activas reproduce los caracteres esenciales del objeto de la invención y el producto tiene la misma función y está encaminado a resolver el mismo problema por el mismo medio.

8. - El recurso de apelación interpuesto por Agrovin fue desestimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora interesa, mantuvo que la modificación de las reivindicaciones es irrelevante a los efectos de este procedimiento, puesto que la infracción, de no afectar a la anterior reivindicación 17ª, lo haría a la nueva reivindicación 14ª, ya que ambas son del mismo tenor.

   Recurso extraordinario por infracción procesal

Primer motivo del recurso por infracción procesal . Perpetuatio iurisdictionis

Planteamiento :

1. - El primer motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC , por vulneración del artículo 24 CE , en la medida en que la sentencia recurrida, en contra del principio perpetuatio iurisdictionis , ha permitido acomodar el objeto del procedimiento a lo que ha resultado del procedimiento tramitado ante la EPO, sin tener en cuenta que la decisión de 1 de julio de 2015 de la Cámara de Recursos de la EPO dio lugar a un título jurídico distinto.

2. - En el desarrollo del motivo argumenta la parte recurrente, resumidamente, que la decisión sobre la continuación del procedimiento en función de unas reivindicaciones que eran diferentes a las existentes cuando se interpuso la demanda constituye una infracción de los arts. 412 y 413 LEC . Puesto que, en el marco de los procedimientos relativos a la nulidad de una patente, las modificaciones de su ámbito de protección solo son posibles al amparo del artículo 138.3 CPE, del que se ha hecho eco la nueva Ley de Patentes de 2015 en su art. 120.4.

   Según la recurrente, la Decisión de 1 de julio de 2015 de la Cámara de Recursos de la EPO supuso la pérdida sobrevenida de objeto del procedimiento, que debía haber dado lugar a su sobreseimiento.

   Decisión de la Sala :

1. - Bajo la rúbrica "Perpetuación de la jurisdicción", el art. 411 LEC establece que:

   "Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia".

   No obstante, las alegaciones de la recurrente no se refieren tanto a la perpetuación de la jurisdicción, como a una hipotética modificación de la pretensión ( mutatio libelli ), a la que se refiere el art. 412 LEC , que determina que no se pueden tener en cuenta en la sentencia alegaciones o hechos posteriores a la demanda.

2. - El procedimiento centralizado de limitación o revocación de la patente europea ante la EPO cuenta con una regulación específica. Junto a los preceptos del Convenio de la Patente Europea (CPE), que disciplinan los requisitos de la petición (art. 105 bis), las condiciones materiales de admisión ( art. 105 ter) y la publicación del folleto correspondiente de la patente limitada ( art. 105 quáter), la regulación se completa con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea, de 5 de octubre de 1973 ( Reglamento de Ejecución CPE), adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002. En la redacción vigente a la fecha del trámite de oposición, los arts. 90 a 96 regulaban con detalle el procedimiento de limitación o revocación; y en particular, el art. 95 regulaba la decisión de la División de Examen de la EPO sobre la petición de limitación, estableciendo su admisibilidad cuando cumple con los requisitos de los arts. 84 (claridad), 123.2º (prohibición de materia añadida) y 123.3º (sobre ampliación del ámbito de protección).

   Sin embargo, la limitación de la patente europea en el marco de un proceso nacional de nulidad no tiene apenas regulación. El art. 138.3º CPE solamente previene que el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones y que la patente así limitada servirá de base al procedimiento. De lo que se desprende que, presentada la limitación y admitida por el tribunal, el juicio sobre la validez de la patente recae exclusivamente sobre la patente limitada, no sobre la patente original, que queda al margen del proceso.

3. - La Decisión de 1 de julio de 2015 de la Cámara de Recursos de la EPO no anuló el título en que se basaba la demanda. La limitación de la patente no supone su nulidad, sino solamente su modificación.

   La modificación de las reivindicaciones no afecta al medio de rehidratación, al que se referían las primitivas reivindicaciones 13ª a 15ª y se siguen refiriendo las reivindicaciones 10ª a 12ª de la nueva, ni a la reivindicación de producto (antigua reivindicación 17ª y actual 14ª, a la que en esta fase del procedimiento se ciñe la acción de infracción), cuyo objeto protegido sigue siendo el mismo.

   En todo caso, de la modificación no se deduce perjuicio alguno para la demandada, puesto que el examen de la patente y su posible infracción se hará desde el punto de vista de la patente modificada, cuyo ámbito de protección necesariamente ha de ser más reducido que el existente antes de la modificación, con lo que disminuye la posibilidad de que se haya producido la infracción.

4. - Por último, que la Ley de Patentes de 1986 no contuviera una previsión similar al vigente art. 120.4 de la Ley de Patentes de 2015, que permite que una patente modificada durante el curso de un proceso pueda seguir sirviendo de base a dicho proceso, no significa que lo prohibiera. Ni tampoco que obligara al sobreseimiento del procedimiento.

5. - Como consecuencia de ello, el primer motivo de infracción procesal debe ser desestimado.

Segundo motivo de infracción procesal. Valoración arbitraria e ilógica de la prueba. Error patente

Planteamiento:

1. - El segundo motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC . En él se denuncia la valoración de la prueba de forma arbitraria o ilógica, por error manifiesto en la valoración de la Decisión de la Cámara de Recursos de la EPO de 1 de julio de 2015.

2. - En el desarrollo del motivo, alega, resumidamente, la recurrente que la Audiencia Provincial parte del presupuesto fáctico erróneo de que la mencionada Decisión de la Cámara de Recursos de la EPO que se pronunció sobre la novedad de la patente impugnada, se dictó sobre la base de los mismos documentos invocados en este proceso y partió del mismo documento del estado de la técnica más próximo que el invocado para argumentar la falta de actividad inventiva de la patente.

   Decisión de la Sala:

1. - En nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario por infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC (no en otro número del mismo art. 469.1) debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE . En relación con lo cual, el Tribunal Constitucional ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, en la que destaca su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias núm. 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , 211/2009, de 26 de noviembre , 25/2012, de 27 de febrero , 167/2014, de 22 de octubre , y 152/2015, de 6 de julio , destacó que "concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración".

   A su vez, en las sentencias de esta Sala núm. 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , 44/2015, de 17 de febrero , 235/2016, de 8 de abril , 303/2016, de 9 de mayo , y 714/2016, de 29 de noviembre (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2. - Sobre esta base, el motivo es inatendible, por carencia manifiesta de fundamento, puesto que lo que realmente pretende es una revisión del juicio jurídico a través de una nueva valoración de la prueba, sin darse ninguno de los casos excepcionales de revisión a que hemos hecho referencia.

   La recurrente entremezcla cuestiones heterogéneas, relativas a una pretendida falta de motivación -no denunciada formalmente- y a una revisión de la prueba.

   Por lo demás, ni siquiera es correcto afirmar que la sentencia se base únicamente en la Decisión de la Cámara de Recursos, puesto que basta su lectura para comprobar que también lo hace, si bien en sentido diferente al pretendido por la parte, en la Resolución OIV OENO 4/1987 y en el Tratado de Enología de 1998. Y, sobre todo, ninguno de los documentos a que hace mención el motivo se refiere al uso de LI en la rehidratación.

3. - Finalmente, tampoco es cierto que la sentencia no trate la alegación de falta de actividad inventiva. Al contrario, tras mencionar los dos primeros documentos, la patente francesa FR 273651 Laffort y la ficha técnica de su producto Superstart , concluye que el proceso de rehidratación con LSA con LI, con determinadas concentraciones, rangos e intervalos, no podía ser intuido por un experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente.

4. - En su virtud, este motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Tercer motivo de infracción procesal. Valoración ilógica y arbitraria de la prueba sobre la validez de la patente

Planteamiento :

1. - El motivo tercero de infracción procesal se fundamenta en el art. 469.1.4º LEC , por vulneración del artículo 24 de la Constitución , al haberse valorado la prueba sobre la validez de la patente de forma arbitraria y falta de lógica.

2. - Al desarrollar el motivo, la parte recurrente considera que la Audiencia Provincial ha obviado pruebas de carácter esencial para la resolución de las cuestiones objeto del procedimiento, que se referían al estado de la técnica. En concreto, no ha tenido en cuenta los documentos que se invocaron como constitutivos del estado de la técnica a partir del cual debía analizarse la novedad y la actividad inventiva de la patente impugnada. De manera que se ha basado exclusivamente en la Decisión de la Cámara de Recursos y ha prescindido de la documentación obrante en las actuaciones.

   Decisión de la Sala :

1. - En primer lugar, hemos de dar por reproducidas las consideraciones ya efectuadas sobre el alcance de la denuncia por error en la valoración probatoria por el cauce del art. 469.1.4º LEC .

2. - Como ya hemos dicho en el anterior fundamento jurídico, la sentencia no prescinde de los documentos invocados por la demandada, la Resolución OIV, el Tratado de Enología Ribereau-Gayón, la patente francesa FR-2736651 Laffort y la ficha técnica de su producto Superstart , aunque no les da el valor que pretende la parte recurrente. La Audiencia Provincial contrasta dicha documentación con las conclusiones de la Cámara de Recursos y con el informe pericial presentado por la parte demandante y llega a sus propias conclusiones.

3. - La discrepancia de una parte con la valoración probatoria de la sentencia no implica per se que ésta haya incurrido en error patente, en el sentido antes indicado. Por lo que este motivo de infracción procesal también debe ser desestimado.

Cuarto motivo de infracción procesal. Contradicción interna de la sentencia

Planteamiento :

1. - El motivo cuarto de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4.º LEC , denuncia la vulneración del art. 218 LEC , en tanto que la sentencia recurrida incurre en una evidente contradicción interna en la determinación de la infracción de la reivindicación de producto.

2. - Al desarrollar el motivo, la recurrente sostiene sintéticamente que la sentencia recurrida, al razonar sobre la diferencia que existe entre el porcentaje en peso de LI en forma deshidratada en el producto Actimax Bio y el reivindicado en la patente, recurre a criterios jurisprudenciales que ni siquiera son aplicables en los casos de infracción por equivalencia.

   Decisión de la Sala :

1. - Tal y como ha sido formulado, el motivo incurre en la causa de inadmisión de falta de los requisitos establecidos, por error en la elección del motivo, al acudir al nº 4 en lugar del nº 2 del art. 469.1 LEC .

   Además, plantea cuestiones sustantivas, no procesales, propias del recurso de casación ( art. 473.2.1, en relación con el art. 469.1 LEC ).

2. - En consecuencia, este motivo debe ser desestimado sin más trámite.

Quinto motivo de infracción procesal. Valoración arbitraria e ilógica de la prueba en cuanto a la existencia de infracción de la patente

Planteamiento:

1. - El quinto motivo de infracción procesal, planteado al amparo del art. 469.1.4º LEC , denuncia la vulneración del art. 24 CE , en tanto que la sentencia recurrida ha valorado de forma arbitraria y falta de lógica la prueba referida a la pretendida infracción de la patente.

2. - Al desarrollar el motivo, alega la parte recurrente que la sentencia recurrida infringe la doctrina de la simultaneidad de todos los elementos, con lo que incurre en una evidente contradicción interna.

   Decisión de la Sala:

1. - El motivo incurre la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento por pretender una revisión del juicio jurídico a través de una nueva valoración de la prueba sin darse ninguno de los casos excepcionales de error.

2. - Además, plantea una cuestión sustantiva y no procesal, cual es la regla de la simultaneidad de todos los elementos. Por lo que este motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

Sexto motivo de infracción procesal. Valoración arbitraria e ilógica de la prueba sobre el procedimiento patentado

Planteamiento :

1. - El motivo sexto de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4º LEC , denuncia la infracción del art. 24 CE , ya que la sentencia recurrida ha realizado una valoración de la prueba relativa a la infracción del procedimiento patentado que resulta arbitraria, ilógica y contradictoria, y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al apoyarse en hecho acaecidos más de cinco años antes de la presentación de la demanda.

2. - La recurrente sostiene, resumidamente, que la sentencia recurrida ha tenido en cuenta unos determinados documentos para justificar una infracción de la patente de producto, cuando realmente se habían aportado para acreditar una infracción de la patente de procedimiento. Así como que se apoya en documentos que no debieron tenerse en cuenta, al haber prescrito los derechos de la parte contraria respecto de dichos hechos.

   Decisión de la Sala :

1. - El motivo incurre en causa de inadmisión al no tratarse de un error fáctico patente, sino que se pretende sustituir el criterio del tribunal por el de parte.

2. - Además, lo que la sentencia valora son hechos, que no prescriben, y no acciones. Se refiere a datos fácticos como que Agrovin trabajó para la demandante y pudo conocer la patente, o que en una documentación que entregaba a sus clientes se reconocía que Actimax Bio era un producto rehidratante. Se trata de hechos, no de derechos, que pueden ser perfectamente valorados por el tribunal, para fundar su resolución.

3. - En consecuencia, este motivo también debe ser desestimado.

Séptimo motivo de infracción procesal. Contradicción interna respecto de los razonamientos relativos a la apreciación de la infracción

Planteamiento :

1. - El séptimo motivo de infracción procesal, planteado conforme al art. 469.1.2º LEC , denuncia la infracción del art. 218 LEC , porque la sentencia recurrida ha realizado una valoración de la prueba que resulta arbitraria, ilógica y contradictoria con los presupuestos en que la propia sentencia se basa para determinar la infracción incurriendo así en una contradicción interna.

   Decisión de la Sala :

1. - Tal y como está formulado, el motivo incurre en causa de inadmisión por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, al acumular en su encabezamiento infracciones de distinta naturaleza, como son la valoración de la prueba y la contradicción interna de la sentencia (sentencia 426/2018 de 4 de julio ).

2. - En cualquier caso, no hay contradicción interna de la sentencia al acudir a la regla de la simultaneidad de los elementos y, sin embargo, no analizarlos todos. Ello tiene su justificación en que en el recurso de apelación la parte recurrente alegó la falta de prueba de algunos de los elementos, no de todos, por lo que la sentencia recurrida, en correcta aplicación del art. 465.5 LEC , limitó su análisis a los controvertidos, ya que los otros no eran discutidos.

3. - Por lo que este motivo también ha de ser desestimado.

Octavo motivo de infracción procesal. Exceso de pronunciamiento

Planteamiento:

1. - El motivo octavo de infracción procesal, al amparo del artículo 469.1.4º LEC , denuncia la vulneración del artículo 24 CE , ya que la sentencia recurrida confirma la extensión de la condena a otros productos de Actimax Bio.

2. - La parte recurrente discute la pertinencia de la condena a la inclusión en los productos que comercializa y que contienen levaduras inactivas o derivados de levadura de una información que indique que no está permitido su uso en el medio de rehidratación de levaduras secas activas.

   Decisión de la Sala:

1. - El motivo incurre en causa de inadmisión, por falta de los requisitos establecidos, al existir error en la elección del motivo, puesto que denuncia cuestiones relativas a la sentencia por la vía del nº 4 del art. 469.1 LEC , en lugar del n.º 2 del mismo precepto.

2. - El motivo reprocha una supuesta incongruencia extra petita y es doctrina reiterada de esta sala que dicho defecto procesal debe ser denunciado no sólo con cita del art 218.1 LEC (que aquí no se hace), sino también con invocación del cauce procesal correcto ( ordinal 2º del art 469.1 LEC ), y no del ordinal 4º. Lo que constituye causa de inadmisión, y en su caso, de desestimación (entre otras muchas, sentencias 528/2014, de 14 de octubre ; 497/2015, de 15 de septiembre ; y 295/2016, de 5 de mayo ).

   Recurso de casación

Primer motivo del recurso de casación. Novedad de la patente. Estado de la técnica

Planteamiento:

1. - El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 54 del Convenio de la Patente Europea (CPE), al oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la valoración del requisito de novedad, como consecuencia de no haber determinado correctamente el estado de la técnica, haber realizado incorrectamente el análisis de la novedad y haber introducido consideraciones propias del requisito de la actividad inventiva en la realización de dicho análisis.

2. - En el desarrollo del motivo, entiende la parte recurrente que la Audiencia Provincial realiza un test jurídico equivocado para la determinación de la novedad de la patente, pues omite delimitar el estado de la técnica conforme al que ha de analizarse este requisito.

   Cita como infringida la sentencia de esta Sala 434/2013, de 12 de junio , según la cual el estado de la técnica es un concepto jurídico indeterminado que constituye una cuestión de fondo susceptible de control casacional. Las SSTS 325/2015, de 18 de junio , y 274/2011, de 27 de abril , con relación a los criterios a los que ha de atenderse para confirmar si una patente es o no novedosa. La sentencia 325/2015, de 18 de junio , con relación a si la invención puede considerarse explícita o implícitamente divulgada por un documento del estado de la técnica. Y las SSTS 141/2008, de 20 de febrero , y 182/2015, de 14 de abril , en cuanto a la procedencia de valorar la prueba cuando se pretende una valoración jurídica encaminada a la determinación de la concurrencia de un requisito de patentabilidad.

   Decisión de la Sala:

1. - Bajo la denuncia de una supuesta infracción del art. 54 CPE, lo que realmente se pretende en este primer motivo de casación es una nueva valoración jurídica de la prueba, en concreto que este Tribunal Supremo realice una valoración diferente de la Resolución OIV Oeno 4/1987 y del Tratado de Enología de 1998 a la realizada por la Audiencia Provincial.

   Según declaramos precisamente en la sentencia 434/2013, de 12 de junio , que el estado de la técnica pueda ser objeto de control en casación no significa que ello permita una nueva revisión de la prueba para sustituir el criterio del tribunal de apelación por el del recurrente.

2. - Respecto de la novedad, en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo , con cita de la sentencia 274/2011, de 27 de abril , declaramos:

   "El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" ( T 396/89 , T 793/93 )".

   "Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes".

3. - Conforme a tales parámetros, ni la Resolución OIV Oeno 1/1987, ni el Tratado de Enología de 1998 anticipan la invención, que en este caso constituye la reivindicación 14ª, que es a la que ha quedado contraída la pretensión en este recurso de casación.

   Según se desprende de las actuaciones, lo que divulga la Resolución es la utilización de cortezas de levadura en el mosto en fermentación con fines de detoxificación (eliminación de sustancias tóxicas), pero en nada se refiere a la deshidratación. Y no consta que las cortezas de levadura sean el mismo producto que las levaduras inactivas o los derivados de levadura. Al contrario, tanto en los documentos obrantes en autos, como en los informes periciales, se las considera como preparaciones diferentes.

   La técnica descrita en la Resolución solo es aplicable durante la fermentación, mientras que no consta probado que también lo sea durante la rehidratación. Ni tampoco consta como probado que la técnica del "pie de cuba" tenga que ver con la rehidratación, sino que está relacionada con la fermentación. De hecho, cuando la Resolución se refiere al pie de cuba lo hace en relación con las paradas de fermentación.

   Del mismo modo, el Tratado de Enología tampoco anticipa la patente, porque cuando trata las cortezas de levadura es en relación con la fermentación, no con la rehidratación, que es una fase anterior.

4. - Como consecuencia de lo expuesto, el primer motivo de casación debe ser desestimado.

Segundo motivo de casación. Actividad inventiva

Planteamiento :

1. - El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 56 CPE y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, en la medida en que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el test jurídico para determinar la actividad inventiva de la patente, y aplica argumentos propios de la adición de materia.

2. - En el desarrollo del motivo, la recurrente sostiene, sintéticamente, que la sentencia recurrida realiza un test jurídico equivocado en la determinación de la actividad de la patente, puesto que se basa en la argumentación esgrimida por la Cámara de Recursos de la EPO, y da por bueno el método de los tres pasos aplicados por la Cámara de Recursos de la EPO, sin tener en cuenta que los documentos esgrimidos ante dicha oficina no representaban el estado de la técnica completo, y parte de un documento como estado de la técnica más cercano que no es el documento sobre el que las partes discutieron a lo largo del procedimiento. Considera que el estado de la técnica más próximo es la patente francesa Laffort.

   Cita como infringidas las SSTS 434/2013, de 12 de junio , 182/2015, de 14 de abril , y 325/2015, de 18 de junio .

   Decisión de la Sala :

1. - Como recuerda la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, la jurisprudencia de esta sala sobre el alcance del enjuiciamiento del requisito de la actividad inventiva se contiene, entre otras, en las sentencias 182/2015, de 14 de abril , y 325/2015, de 18 de junio :

   "Conforme al artículo 4.1 LP, "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que "una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

   "El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: "al objeto de (juzgar) sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia" ( T 39/93 , OJ 1997, 134)".

   "Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor".

2. - Sobre esta base, el motivo incurre nuevamente en los defectos de introducción en el recurso de casación de alegaciones de carácter puramente fáctico y desviación de las conclusiones de la sentencia de tal naturaleza. Tan es así que basta con leer la sentencia recurrida para advertir que no solo se basa en la Decisión de la Cámara de Recursos, sino que también tiene en cuenta específicamente los documentos citados por la demandada: la indicada patente francesa y la ficha técnica de su producto. Y, tras analizar unos y otros documentos, concluye que el proceso de rehidratación de LSA con LI, con determinadas concentraciones, rangos e intervalos, no podía ser intuido por un experto en la materia.

3. - Pero es que, además, la patente de Laffort no podía hacer obvia la solución de la patente de Danstar, porque no tenía relación con el problema técnico ni con la solución, al referirse a la optimización del momento de adición de la tiamina y no a la rehidratación.

4. - Como consecuencia de ello, no cabe apreciar la infracción legal denunciada, por lo que este motivo de casación también ha de ser desestimado.

Tercer y cuarto motivos de casación. Ámbito de protección de la patente. Infracción. Resolución conjunta

Planteamiento :

1. - El tercer motivo de casación denuncia la vulneración del art. 60 de la Ley de Patentes 11/1986 (LP), del art. 69 CPE y de su protocolo interpretativo, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, en tanto que la sentencia recurrida determina el ámbito de protección de la patente prescindiendo del historial de tramitación (infracción de la doctrina del prosecution history estoppel ).

   Al desarrollar el motivo, alega la recurrente que la sentencia recurrida parece interpretar finalmente que la infracción de la nueva reivindicación 14 de la patente se produce por equivalencia. Sin embargo, no tiene en cuenta el historial de concesión y modificación de la patente, que revela que el inventor excluyó de su ámbito de protección el porcentaje del 98% y porcentajes inferiores al 99,3%, que fue el reivindicado.

2. - El cuarto motivo de casación denuncia la infracción del art. 50 LP 11/1986, y de la jurisprudencia que lo interpreta, dado que la sentencia recurrida aplica de manera incorrecta el test jurídico para determinar la infracción de la patente, al prescindir de la regla de la simultaneidad de todos los elementos.

   En el desarrollo del motivo, la parte recurrente arguye, sintéticamente, que la sentencia no tiene en cuenta dicha regla de simultaneidad ni para determinar la infracción de la reivindicación 14ª, ni para determinar la infracción de la reivindicación 1ª.

3. - Ambos motivos están conectados argumentativa y funcionalmente, porque la posible infracción de la patente de Danstar depende de cuál sea su ámbito de protección. Por esta razón, se resolverán conjuntamente.

   Decisión de la Sala :

1. - Como declaramos en la sentencia 223 / 2015, de 29 de abril, para realizar el enjuiciamiento necesario a fin de determinar si la realización cuestionada infringe la patente es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de protección conferido por la patente. Tanto en la patente nacional como en la patente europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: (i) de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección (arts. 84 CPE y 26 LP), mediante la indicación de las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y (ii) de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

   Esta segunda función, la de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente, es la esencial para decidir si se ha producido la infracción. Para ello, será preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Tras lo cual, habrá de hacerse una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada.

2. - El alcance de la protección de la patente europea viene regulado en el art. 69.1 CPE y en su Protocolo Interpretativo.

   Según el art. 69.1 CPE:

   "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones".

   A su vez, el Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE, dice:

   "El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros".

3. - Esta normativa y su correlativa en la legislación española han sido ya interpretadas por la jurisprudencia de esta sala. Así, en la sentencia 598/2014, de 7 de noviembre , respecto de la interpretación del alcance de la protección de la patente, declaramos:

   "[...] el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. Sin embargo, la descripción y los dibujos deben tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para determinar su contenido. Esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso.

   "No se trata de una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), sino que se acepta un criterio espiritualista, en la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas.

   "Lo anterior no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo, pues a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz de tal manera que lo relevante sea lo que el titular de la patente haya querido proteger.

   "La interpretación debe ser básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

   "Pero es que, además, como añadía la citada Sentencia 309/2011, de 10 de mayo , "la protección de la patente se extiende al "uso equivalente" de la invención, que tiene lugar "cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención patentada".

   "La conferencia de Revisión (Acta de Munich de 29 noviembre 2000) añadió al Protocolo interpretativo del art. 69 el artículo 2, en el que se establece que "para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones", aunque no recogió el concepto que figuraba en la Propuesta de base, que consideraba equivalente un elemento "cuando sea evidente para un experto en la materia que su utilización permite obtener esencialmente el mismo resultado que el obtenido por el elemento indicado en las reivindicaciones""

4. - De acuerdo con lo anterior, una patente se infringe si la realización cuestionada entra dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia. La sentencia de primera instancia únicamente apreció infracción de la reivindicación 14ª (la antigua 17ª) y el pronunciamiento desestimatorio sobre la infracción de las demás reivindicaciones no fue recurrido por la titular de la patente.

5. - En cuanto a lo que es objeto de estos motivos de casación, la sentencia recurrida dice textualmente:

   "[...]en cuanto a la teoría de comparación elemento por elemento, podemos afirmar que el producto Actimax Bio reúne todos los elementos y características técnicas de la patente, en concreto, de la reivindicación 14ª actual, en cuanto que es una composición de LI. Así lo reconoce implícitamente la propia parte demandada.

   "Ahora bien, dicha doctrina no exige que los elementos, además, concurran en la misma proporción exacta, con una identidad absoluta, pues lo contrario permitía la infracción de las patentes en cuanto un producto presentara diferencias nimias sin actividad inventiva ni novedad para solucionar el mismo problema. Y ello al margen de la teoría de la equivalencia, pues no se está sustituyendo un elemento por otro con la misma finalidad, sino que se está alterando levemente el porcentaje descrito en la patente".

   Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con tales consideraciones, si atendemos al historial de solicitud y concesión de la patente, como expondremos a continuación, puesto que todas las renuncias y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes, así como cualquier otro acto propio del solicitante, pueden alegarse y ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.

6. - En la solicitud inicial de la patente se contenía una reivindicación que expresamente se refería a un porcentaje del 98%, al decir:

   "8. Composición seca según la reivindicación 9, caracterizada porque comprende al menos

   i) al menos 98% en peso de levaduras inactivas o de derivado de levadura, en forma deshidratada,

   ii) uno o varios nutrientes escogidos de las sales de amonio, los nitratos, la urea, los aminoácidos, los péptidos, las proteínas o una fuente biológica rica en nitrógeno; un ácido graso, un esterol, una combinación de estos o una fuente natural rica en estos elementos, como principalmente las burbas; la tiamina, la biotina, el ácido pantoténico, la niacina, la riboflavina, la piridoxina, o una fuente natural rica en vitaminas; los fosfatos, las sales de cinc, de magnesio, de calcio, de potasio, de sodio, de hierro, de cobre, de manganeso o una combinación de estas sales minerales".

   Sin embargo, esa reivindicación desapareció en el proceso de modificación de la patente y solo se mantuvo la reivindicación 14ª, con el contenido literal reseñado en el fundamento jurídico primero, que limitó la mención porcentual a "aproximadamente 99,3%".

7. - Es decir, Danstar limitó el ámbito de protección de su patente, al dejar fuera de las reivindicaciones la mención al 98% y situarla en aproximadamente 99,3%. Es cierto que en la descripción sí se mantiene dicha referencia al 98%, pero lo que determina el ámbito de protección de la patente no es la descripción, sino las reivindicaciones. Aunque la parte demandante, en su escrito de oposición a la demanda reconvencional y después en su escrito de oposición al recurso de casación, intentó minimizar el efecto de dicha supresión, es innegable su trascendencia desde el punto de vista del alcance de la protección de la patente. Y, de hecho, en el mencionado escrito de oposición a la reconvención (pág. 35), afirma la parte:

   "Lo que sucedió, lisa y llanamente, es que mi mandante decidió renunciar a la reivindicación 8ª, en la que se hacía referencia al porcentaje del 98%, por razones que tenían que ver con la referencia a ciertos elementos de la composición del producto y no con el porcentaje en sí mismo considerado. Y como resultado de dicha renuncia, solo quedó la reivindicación que hacía referencia al porcentaje del 99%".

8. - Como consecuencia de lo cual, el producto de Agrovin, al tener una composición del 98% de levaduras inactivas y no el 99,3% aproximado, protegido por la patente, no pudo infringir la reivindicación 14ª, que es la única que se refiere a la composición seca de LI, puesto que para ello tendría que haberse acreditado la coincidencia elemento por elemento, que aquí, por lo menos en lo que respecta al porcentaje, falta.

9. - La realización cuestionada (el producto Actimax Bio), en lo que difiere de la invención, para que se entienda que no infringe la invención, no es necesario que sea patentable, ni que la alteración aporte alguna ventaja adicional. La falta de innovación es una cuestión irrelevante a efectos de apreciar la infracción de la patente si la realización controvertida no incorpora todas las características técnicas de la invención, bien literalmente, bien por equivalencia, en este caso la reivindicación 14ª, pues lo relevante es que se reproduzca la invención protegida, no que no se innove, como declaramos en la sentencia 223/2015, de 29 de abril .

10. - Razones por lo que los motivos tercero y cuarto de casación deben ser estimados.

Consecuencias de la estimación de los motivos tercero y cuarto de casación. Asunción de la instancia. Desestimación de la demanda y de la reconvención

1. - La estimación de los motivos tercero y cuarto de casación hace innecesario el examen de los restantes motivos del recurso de casación.

2. - A su vez, lo ya expuesto al resolver los precedentes motivos de casación determina, al asumir la instancia, que:

a) Se estime en parte el recurso de apelación interpuesto por Agrovin, puesto que, al no existir infracción de la patente (la sentencia de primera instancia solo declaró la infracción de la reivindicación 17ª -actual 14ª- y el pronunciamiento desestimatorio respecto del resto de las reivindicaciones no fue recurrido por las demandantes), debe desestimarse la demanda, habida cuenta que todas sus pretensiones dependían de la declaración de infracción. Sin embargo, debe mantenerse la desestimación de la reconvención.

b) En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser modificada, a fin de desestimar tanto la demanda como la reconvención.

Costas y depósitos.

1. - Al haberse desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, deben imponerse a la parte recurrente las costas causadas por el mismo, según determina el art. 398.1 LEC .

2. - La estimación en parte del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, conforme al art. 398.2 LEC .

3. - Como al haber asumido la instancia se ha estimado en parte el recurso de apelación, tampoco procede hacer expresa imposición de sus costas, a tenor del art. 398.2 LEC .

4. - La desestimación de la demanda y de la reconvención supone que, en aplicación del art. 394.1 LEC , deban imponerse al demandante las costas de la demanda y a la reconviniente las de la reconvención.

5. - Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para el recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución de los constituidos para los recursos de apelación y casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartados 8 y 9, LOPJ .