STS 434/2013, 12 de Junio de 2013

D. Ángel Joaniquet Ibartz, Procurador de los Tribunales y de LA ENTIDAD "FERRING B.V.", interpuso demanda de juicio ordinario, que tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Barcelona el 1 de febrero de 2008, cuyo suplico decía: «[...] se dicte Sentencia por la que:

» a. Declare que mi representada, FERRING, B.V. es titular en España de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437.

» b. Declare que la preparación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, la utilización o la exportación de composiciones farmacéuticas sólidas de desmopresina como principio activo con las características descritas en la presente demanda que incorporan la tecnología protegida por las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437, efectuadas sin permiso ni autorización de FERRING, son actos de infracción de las mismas.

» c) Declare que KERN FARMA, S.L. ha realizado actos de infracción de las partes españolas de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 titularidad de FERRING.

» d) Declare que KERN PHARMA, S.L. ha causado unos daños y perjuicios ciertos y efectivos, cuya determinación deberá realizarse a lo largo del procedimiento tomando en consideración las siguientes bases:

i. Todos los gastos de investigación incurridos por FERRING para la averiguación de los actos de infracción de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 llevados a cabo por KERN PHARMA, S.L., entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados del asesoramiento de profesionales especializados, de la remisión de requerimientos, de la realización de pruebas analíticas, de las horas dedicadas por el personas de dichas empresas a preparar y atender el litigio, viajes realizados con dicho fin y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos.

ii. Los beneficios que FERRING hubiera obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción por parte de KERN PHARMA, S.L. y

iii. Los beneficios que KERN PHARMA, S.L. haya obtenido de la explotación de la invención patentada.

» e) Como consecuencia de lo anterior, condene a la entidad demandada, KERN PHARMA, S.L. a:

i. Estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos.

ii. Cesar y abstenerse en la fabricación, utilización, el ofrecimiento y comercialización, así como en la posesión o importación para dichos fines, de composiciones farmacéuticas sólidas que contengan desmopresina como principio activo con las características descritas en la presente demanda, u otras composiciones farmacéuticas que de cualquier otra forma invadan el ámbito de protección de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 titularidad de FERRING, hasta su fecha de expiración.

iii. Retirar del tráfico económico y de sus locales las composiciones farmacéuticas infractoras.

iv. Al embargo y destrucción de los objetos producidos con violación de los derechos de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 de FERRING y, en particular, al embargo y destrucción de las muestras de las composiciones farmacéuticas de desmopresina infractoras que KERN PHARMA, S.L. tenga en stock, así como de todos los medios destinados a la fabricación y preparación de dichos medicamentos.

v. A resarcir a FERRING por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine durante el período de prueba. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse en consideración las siguientes bases:

1. Todos los gastos de investigación incurridos por FERRING para la averiguación de los actos de infracción de las patentes EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437 llevados a cabo por KERN PHARMA, S.L., entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados del asesoramiento de profesionales especializados, de la remisión de requerimientos, de la realización de pruebas analíticas, de las horas dedicadas por el personal de dichas empresas a preparar y atender el litigio, viajes realizados con dicho fin y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos.

2. Los beneficios que FERRING hubiera obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción por parte de KERN PHARMA, S.L. y

3. Los beneficios que KERN PHARMA, S.L. haya obtenido de la explotación de la invención patentada.

vi. A la publicación de la Sentencia condenatoria a su costa en los diarios de tirada nacional «EL PAÍS» y «EXPANSIÓN» conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes .

vii. Al pago de las costas causadas en este procedimiento.

La demanda fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Barcelona con fecha 1 de febrero de 2008 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 3, quedando registrada como procedimiento ordinario núm. 91/2008. Admitida ésta a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada para su contestación.

El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la entidad "KERN PHARMA, S.L.", contestó a la demanda, alegó la no infracción de la patente EP 390, excepcionó la nulidad de la patente EP 390 por falta de actividad inventiva, de las patentes EP 439 y EP 437 por falta de novedad y de actividad inventiva y por insuficiencia de la descripción, y asimismo la ineficacia de la patente EP 437 porque su traducción al castellano no había sido publicada al tiempo de la presentación de la demanda, y solicitó al Juzgado: «[...] se sirva admitir el presente escrito de contestación con los documentos acompañados al mismo y, en su virtud y previos los trámites procesales oportunos, dictar Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a KERN de todos los pedimentos de la misma, con imposición de costas a FERRING y con expresa declaración de su temeridad procesal.»

Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona dictó Sentencia, con fecha 30 de marzo de 2009 , con la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la mercantil FERRING BV se absuelve a la mercantil KERN PHARMA S.L. de lo pretendido de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora.»

El representante procesal de la entidad "FERRING B.V.", D. Ángel Joaniquet Ibarz, presentó escrito por el que solicitó el complemento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, por estimar que en ésta se había omitido el pronunciamiento relativo a la concurrencia o ausencia de actividad inventiva de la específica reivindicación 12 de la patente EP 390 en su conjunto, y sus dependientes 13, 14 y 17, del que se dio traslado a la parte contraria para alegaciones. Con fecha 2 de octubre de 2008, se dictó Auto que dispuso no haber lugar al complemento solicitado.

Tramitación en segunda instancia

La representación procesal de la entidad "FERRING B.V." interpuso recurso de apelación contra la Sentencia dictada, el 30 de marzo de 2009, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona y suplicó: «[...] se sirva remitir el mismo, junto con los autos de los que trae causa, a la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que ésta, previos los trámites legales oportunos, estimando el recurso de apelación de esta parte, revoque la Sentencia de 30 de marzo de 2009 y dicte una nueva Sentencia ajustada a Derecho en la que se acuerde estimar íntegramente la demanda instada por FERRING, B.V. contra la entidad KERN PHARMA, S.A., todo ello con imposición de costas a la demandada.»

La entidad "KERN PHARMA, S.L:" se opuso al recurso de apelación interpuesto de contrario y solicitó al Juzgado: «[...] se sirva remitir los autos a la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que se dicte sentencia desestimatoria del recurso de apelación, con imposición de costas a la apelante.»

La resolución de este recurso correspondió a la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el rollo núm. 408/2009 y tras seguir los trámites correspondientes, dictó la Sentencia núm. 175/2010, de 2 de junio , cuya parte dispositiva disponía: «FALLAMOS: Desestimamos el recurso interpuesto por la representación de FERRING, B.V., contra la sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, de 30 de marzo de 2009 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; que confirmamos, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.»

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

La representación procesal de la entidad "FERRING B.V." interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia núm. 175/2010, de 2 de junio, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 408/2009 .

Fundamentó la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en los siguientes motivos:

» -I- Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, ex Art. 469.1.2º LEC , en particular del Art. 218.2 (motivación no ajustada a las reglas de la lógica y de la razón) en el Fundamento de Derecho Tercero.

» -II- Infracción de las normas relativas a la carga de la prueba ( Art. 217 LEC ) y vulneración de los derechos fundamentales ( Art. 24 CE ), ex Art. 469.1.2 º y 4.ª LEC por interpretación ilógica e irrazonable de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 2/2006, de 4 de abril, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), en el Fundamento de Derecho Tercero.

» -III- Infracción de las normas reguladoras de la sentencia ( Art. 218.1. LEC ), por evidente falta de congruencia con las pretensiones de la parte demandada, en el Fundamento de Derecho Tercero, ex Art. 469.1. 2ª LEC .

» -IV- Infracción de los derechos fundamentales ( Art. 24 CE ), EX Art. 469.1.4º LEC , por interpretación ilógica e irrazonable de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 2/2006, de 4 de abril, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en el Fundamento de Derecho Cuarto.»

El recurso de casación fue interpuesto con base en los siguientes motivos:

» -I- Infracción del Art. 56 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas , en relación con el Art. 8 de la Ley de Patentes , al oponerse a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la evaluación del requisito de actividad inventiva, ex Art. 477.3º.3 LEC , al señalar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17 de la patente ES 840 / EP 390.

» -II- Infracción del Art. 56 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas , en relación con el Art. 8 de la ley de Patentes , al oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la evaluación del requisito de actividad inventiva, ex Art. 477.3º. LEC , al señalar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de la patente ES 858 / EP 439.

» -III.- Infracción del Art. 69 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas y el artículo primero del Protocolo Interpretativo del Art. 69 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas, redactados conforme al Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000 que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007 conforme a lo dispuesto en su Art. 8 ex Art. 477.3º.3 LEC, no llevando dicho norma más de cinco años en vigor, al señalar la Sentencia impugnada en su Fundamento de Derecho Tercero la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17 de la patente ES 840 / EP 390.

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas ante la misma las entidades "FERRING B.V." y "KERN PHARMA, S.L." a través de los Procuradores D.ª M.ª Isabel Campillo García y D. Anibal Bordallo Huidobro, respectivamente, se dictó Auto de 26 de abril de 2011, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, interpuestos por la representación procesal de "FERRING B.V.", contra la Sentencia dictada con fecha 2 de junio de 2010, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 408/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº. 91/2008 del Juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona.

»2.- Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

El Procurador de la entidad "KERN PHARMA, S.L." presentó escrito de oposición al recurso de casación interpuesto por la parte contraria.

Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

Mediante providencia de 25 de marzo de 2013 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 9 de mayo del mismo año.

Por necesidades del servicio, se suspendió el señalamiento del presente recurso para el día 9 de mayo de 2013, señalándose nuevamente para votación y fallo el 5 de junio de 2013, fecha en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala

Resumen de antecedentes

La entidad "FERRING BV" (en lo sucesivo, FERRING), interpuso demanda contra la entidad "KERN PHARMA, S.L." (en lo sucesivo, KERN) en la que ejercitó acciones de infracción de las patentes de su titularidad (las patentes europeas EP 1.500.390, EP 1.550.439 y EP 1.699.437) por la fabricación y exportación de un medicamento genérico de acetato de desmopresina en comprimidos. KERN se opuso a la demanda alegando la no infracción de la patente EP 390, excepcionó la nulidad de la patente EP 390 por falta de actividad inventiva, de las patentes EP 439 y EP 437 por falta de novedad y de actividad inventiva y por insuficiencia de la descripción, y alegó asimismo la ineficacia de la patente EP 437 porque su traducción al castellano no había sido publicada al tiempo de la presentación de la demanda. La sentencia del Juzgado Mercantil desestimó la demanda pues estimó la excepción de nulidad por falta de actividad inventiva de las patentes EP 1.500.390 y EP 1.550.439 , y consideró que la patente EP 1.699.437 carecía de efectos en España al no estar publicada su traducción al tiempo de presentarse la demanda.

La actora FERRING apeló la sentencia del Juzgado Mercantil, exclusivamente en lo referente a las patentes EP 390 y EP 439, combatiendo la estimación de la excepción de nulidad hecha por la sentencia del Juzgado Mercantil, pero abandonó la pretensión relacionada con la patente EP 437.

La sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación por considerar acertada la estimación de la excepción de nulidad respecto de las citadas patentes (concretamente, en lo que se refiere a la EP 390, de sus reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 17) por falta de actividad inventiva.

FERRING interpone recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra esta sentencia.

Recurso extraordinario por infracción procesal

Primer motivo de infracción procesal

La recurrente, tras unas alegaciones introductorias, desarrolla el primer motivo de infracción procesal en las páginas 5 a 28 de su escrito, y lo encabeza con el siguiente enunciado: «Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, ex Art. 469.1.2º LEC , en particular del Art. 218.2 (motivación no ajustada a las reglas de la lógica y de la razón) en el Fundamento de Derecho Tercero».

Como fundamentación del motivo alega, resumidamente, que la motivación del fundamento de derecho tercero de la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón (i) al determinar el problema técnico planteado y resuelto por la invención para apreciar la actividad inventiva de la patente ES 840 / EP 390 y (ii) a la hora de evaluar el propio problema erróneamente definido, y ello puesto que después de admitir que el problema técnico que objetivamente resuelve la invención es una combinación del aumento de la dureza de los comprimidos sin perjudicar sus propiedades, junto con el aumento de la velocidad de compresión o producción de los mismos sin disminuir su dureza, posteriormente sin embargo argumenta que serían distintas las reivindicaciones las que contribuyen a la resolución de las distintas partes de ese problema, escindiendo en dos partes distintas entre las reivindicaciones el problema que se resuelve con la invención.

Según la recurrente, tal motivación sería contraria a las reglas de la lógica y de la razón, ya que al apreciar la supuesta existencia de dos problemas técnicos distintos e independientes en la patente ES 840, uno resuelto única y exclusivamente por la solución técnica aportada por la reivindicación principal de producto y otro distinto resuelto por otras reivindicaciones distintas, las dependientes 4, 5, 9, 10, 22, 23, 27 y 28, se realizaría de hecho una división en dos de la invención contenida en la patente que, por definición, sólo puede proteger una única invención.

Valoración de la Sala. Alcance de la exigencia de motivación ajustada a las reglas de la lógica y de la razón

El motivo del recurso no puede ser estimado. Esta Sala, en sentencias como la núm. 888/2010, de 30 diciembre, recurso núm. núm. 1396/2006 , y la núm. 232/2012, de 23 de abril, recurso núm. 1008/2009 , ha declarado que «la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación». La exigencia derivada de dicha previsión legal «...se refiere a la exposición argumentativa del Tribunal y no a si es lógica la interpretación jurídica, ni la conclusión de este orden extraída, efectuadas por la resolución recurrida, pues se trata de cuestiones de fondo propios del recurso de casación» ( sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 705/2010, de 12 noviembre, recurso núm. 730/2007 ).

Las cuestiones que plantea la recurrente en este motivo afectan a cómo se han abordado jurídicamente por la Sala diversos problemas sustantivos planteados en el litigio, cómo se han enjuiciado en la sentencia recurrida las características técnico- jurídicas de lo que es objeto de protección de la patente (división del problema técnico y de la invención, relación entre reivindicaciones principales y dependientes, trascendencia de las realizaciones preferidas, focalización del juicio de actividad inventiva en un aspecto parcial del problema técnico, unicidad del problema técnico a resolver por la patente, etc.). Son por tanto cuestiones ajenas a las exigencias que se derivan del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La argumentación de la sentencia es lógica y racional. Que el tratamiento jurídico de las cuestiones sustantivas haya sido o no acertado es cuestión ajena a la razón y lógica de la motivación exigidos en el art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que solo pueden plantearse a través del recurso de casación, como efectivamente hace la recurrente.

Segundo motivo de infracción procesal

El escrito de interposición del recurso plantea como segundo motivo de infracción procesal el que encabeza del siguiente modo: «Infracción de las normas relativas a la carga de la prueba ( Art. 217 LEC ) y vulneración de los derechos fundamentales ( Art. 24 CE ), ex Art. 469.1.21 y 4.ª LEC por interpretación ilógica e irrazonable de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 2/2006, de 4 de abril, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), en el Fundamento de Derecho Tercero».

El motivo se desarrolla en las páginas 28 a 38 del escrito. La propia recurrente lo vincula estrechamente al motivo primero (motivación contraria a las reglas de la lógica y la razón), y los argumentos que lo sustentan son, resumidamente, que (i) la sentencia, en su fundamento de derecho tercero, alcanzó la conclusión determinante de la nulidad de la patente ES 840 / EP 390 sin ningún respaldo probatorio de modo que se descargó a KERN de la carga de la prueba de que la reivindicación 1 no conseguía el efecto técnico perseguido, que no sería el tomado en consideración por la sentencia recurrida, pues (ii) la sentencia incurrió en un manifiesto error, patente y notorio, en la evaluación de la descripción de la patente, (iii) la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes (EPO) resolvió la misma cuestión en el sentido de que correspondía a KERN aportar prueba suficiente de que la reivindicación primera no lograba el efecto técnico de aumentar la velocidad de producción sino que limitaba su alcance al aumento de la dureza de los comprimidos y (iv) la sentencia recurrida debería haber reconocido que la actividad inventiva de la patente no resultaba cuestionada por la documentación aportada por KERN y en concreto por el informe pericial del Dr. Pedraz, criticado acertadamente por el informe de la Dra. Dressman aportado por la recurrente.

Valoración de la Sala. La prueba y su valoración. La carga de la prueba

FERRING, de forma incorrecta, aborda dos infracciones distintas en este motivo: una afecta a la carga de la prueba, cuyas normas habrían sido infringidas ( art. 217 en relación al 469.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y la otra consiste en la interpretación lógica e irrazonable de la prueba que habría infringido el art. 24 de la Constitución (al amparo del art. 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

La prueba, en lo que aquí interesa, tiene por objeto los hechos relevantes para la decisión del litigio que resulten controvertidos. Por tanto, la operación de fijación de cuál sea el objeto protegido por la patente mediante la interpretación de las reivindicaciones, tomando en consideración el contenido de la descripción, y la valoración de si se cumplen los requisitos de patentabilidad, es cuestión ajena a la actividad probatoria y consiguientemente a una posible infracción del art. 24 de la Constitución por irrazonabilidad en la valoración de la prueba.

La carga de la prueba no establece "mandatos" sobre quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de "non liquet" [no está claro] que establecen los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, conlleva que deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba para el caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso. Es por ello que el precepto que la regula no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba ( arts. 281 a 298) sino entre las normas relativas a la sentencia (y de ahí que su infracción haya de denunciarse por el ordinal 2º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso.

Como pone de manifiesto la recurrida en su escrito de oposición, la sentencia apelada no aplica las reglas de la carga de la prueba porque no considera que existan hechos relevantes que hayan resultado carentes de soporte probatorio. Es por ello que no existe la infracción denunciada.

Que la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes (EPO) recurriera a las reglas sobre la carga de la prueba, determinando que la ausencia de prueba de ciertos hechos relevantes en el procedimiento de oposición a la concesión de la patente europea debía perjudicar a quien formuló la oposición, es irrelevante para resolver este litigio. En primer lugar, porque es una cuestión que viene determinada por el modo en que se ha planteado la controversia en cada procedimiento (alegación de hechos relevantes, negación o admisión de los mismos, pruebas practicadas, valoración de las mismas). En segundo lugar, porque tal decisión de la EPO no es vinculante a estos efectos en un proceso judicial posterior seguido en un Estado parte del convenio en que se discuta la nulidad de la patente.

Por último, respecto de la valoración arbitraria del informe del Dr. Pedraz, la recurrente pretende simplemente que se sustituya la valoración probatoria de la sentencia de la Audiencia Provincial por la que conviene a sus intereses, pero no concurre ninguno de los rigurosos requisitos que la jurisprudencia ha exigido para que se considere infringido el art. 24 de la Constitución en la valoración de la prueba.

Tercer motivo de infracción procesal

El motivo se introduce con el siguiente encabezamiento: «Infracción de las normas reguladoras de la sentencia ( Art. 218.1. LEC ), por evidente falta de congruencia con las pretensiones de la parte demandada, en el Fundamento de Derecho Tercero, ex Art. 469.1. 2ª LEC ».

Las razones que se exponen para sustentar este motivo son, sucintamente expuestas, que la sentencia de la Audiencia Provincial incurre en incongruencia "extra petita" [fuera de lo pedido] porque declara la falta de validez de la patente ES 840 / EP 390 apartándose de los hechos alegados por la demandada que servían de base a su pretensión de ineficacia de la patente formulada mediante el planteamiento de la correspondiente excepción ( art. 126 de la Ley de Patentes ).

Valoración de la Sala. La incongruencia "extra petita"

El motivo no puede ser estimado porque la recurrente da una significación y alcance incorrectos al principio de congruencia y al ajuste de la sentencia a las alegaciones de las partes que dicho principio supone, y porque el recurso descontextualiza y da un significado equivocado a los razonamientos de la Audiencia.

Como afirman las sentencias 838/2010, de 9 de diciembre, recurso núm. 517 / 2006, y núm. 854/2011 , de 24 de noviembre, recurso núm. 1679/2006 , la congruencia «exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta el "petitum" (la petición) y la "causa petendi" (causa de pedir) o hechos en que se fundamente la pretensión deducida [...] y adquiere relevancia constitucional, infringiendo no sólo los preceptos procesales ( artículo 218, apartado 1, Ley de Enjuiciamiento Civil ) sino también el artículo 24 de la Constitución cuando afecta al principio de contradicción si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. La delimitación de la cuestión litigiosa viene determinada por la demanda y por las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito [...]. Hay incongruencia, en definitiva, cuando en el pronunciamiento judicial se altera el objeto del proceso y se varían los términos en que se planteó el debate procesal, en tanto se vulnera el principio de contradicción y con ello el derecho de defensa».

Esta correlación o concordancia entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia en que consiste la congruencia no puede ser interpretada como exigencia de un paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con las alegaciones o argumentaciones de las partes ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 245/2008, de 27 de marzo, recurso núm. 2820 / 2000, y núm. 330/2008 , de 13 de mayo, recurso núm. 752/2001 ).

El respeto a la "causa petendi" [causa de pedir] de las pretensiones de las partes, esto es, el acaecimiento histórico o relación de hechos que sirven para delimitarlas, es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo "iura novit curia" [el juez conoce el derecho] siempre que ello no suponga una mutación del objeto del proceso que provoque indefensión.

En el caso objeto del recurso la Audiencia Provincial ha basado su decisión en el debate entablado por las partes sobre la concurrencia del requisito de patentabilidad consistente en la actividad inventiva. No ha introducido hechos nuevos, distintos de los alegados por las partes, ni ha fundado su decisión en razones que por su alejamiento de las esgrimidas por las partes, hayan impedido a la parte actora realizar alegaciones pertinentes para su defensa.

Cuarto motivo de infracción procesal

La recurrente encabeza este motivo del siguiente modo: «Infracción de los derechos fundamentales ( Art. 24 CE ), ex Art. 469.1. 4ª LEC , por interpretación ilógica e irrazonable de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 2/2006, de 4 de abril, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en el Fundamento de Derecho Cuarto».

Las razones, que la recurrente expone de la página 45 a la 54 del escrito, pueden sintetizarse del siguiente modo: (i) la valoración de la prueba que hace el fundamento cuarto de la sentencia de la Audiencia Provincial en relación a la nulidad de la patente ES 858 / EP 439 incurre en un error patente al considerar dos documentos aportados por la demandada (el relativo a la patente ES 858 cuya nulidad se discute, y el relativo a la otra patente sobre la que versa la apelación, la ES 840 / EP 390) como integrantes del estado de la técnica cuando no reúnen los requisitos necesarios para ello, (ii) incurre en error patente al no considerar relevante para el estado de la técnica otro documento, el denominado D6 aportado como anexo del informe pericial núm. 2 aportado con la contestación a la demanda, como resultaría de su contrastación con la declaración del perito Dr. Pedraz y con otros documentos, como los D7, D8 y D9 y con el informe pericial de la Dra. Negro.

Valoración de la Sala. Diferencias entre valoraciones probatorias y valoraciones jurídicas sustantivas en torno a un documento. Error patente en la valoración de una prueba

No existe controversia sobre el contenido de la inscripción de la patente ES 858 en la Oficina Española de Oficinas y Marcas. En consecuencia, ninguna valoración probatoria ha debido hacer la sentencia sobre el documento que recoge tal registro, que fue también aportado por la propia parte actora con su demanda.

No existiendo controversia sobre tal cuestión fáctica, la decisión sobre lo que integra el estado de la técnica en un determinado momento es de naturaleza sustantiva, ajena completamente a lo que constituye la valoración de la prueba. No ha existido por tanto la infracción que se denuncia en relación a este primer documento. La cuestión sustantiva solo puede ser planteada en el recurso de casación, como efectivamente ha hecho la recurrente, por lo que es ahí donde debe darse respuesta a la cuestión.

Tampoco puede estimarse el motivo respecto de la valoración del documento D6. La posibilidad de revisar la valoración de la prueba en este recurso extraordinario es muy limitada por ser función soberana de los tribunales de instancia. Para que pueda estimarse el recurso extraordinario por infracción procesal basado en este motivo es necesario, según afirma la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 262/2013, de 29 de abril, recurso núm. 2148/2010 , que concurran, entre otros requisitos, los siguientes:

1º) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales

.

Por ello, como afirma la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 635/2012, de 2 de noviembre, recurso núm. 681/2010 , mediante este recurso no procede «[...] tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio[...]».

La recurrente no identifica un error de las características exigidas por la jurisprudencia sino que realiza una nueva valoración conjunta de la prueba, contrastando el documento D6 con otras pruebas documentales y periciales, y rebate las razones expuestas por la sentencia de la Audiencia Provincial para otorgar más valor a unos elementos probatorios que a otros y llegar a las conclusiones fácticas en que basa su decisión, lo que excede claramente del ámbito en que es posible estimar la impugnación con base en este motivo.

Respecto de la solicitud de la patente ES 840 / EP 390, la sentencia de la Audiencia Provincial hace mención a ese documento al enjuiciar la actividad inventiva de la patente ES 858 / EP 439 razonando que la solicitud de la primera de ellas se hizo pública en fecha anterior a la solicitud de la segunda.

La sentencia de la Audiencia Provincial incurre efectivamente en un error fáctico evidente porque la solicitud de la patente ES 840 / EP 390 fue presentada el 25 de julio de 2003 y publicada el 26 de enero de 2005, esto es, con posterioridad a la presentación de solicitud de la patente ES 858 / EP 439, que se hizo el 29 de diciembre de 2003.

Pero siendo esto cierto, la referencia que hace la sentencia a dicha solicitud es puntual y muy secundaria, puesto que de la lectura de la sentencia resulta que los elementos probatorios fundamentales para que se considere que la patente carece de actividad inventiva son otros documentos del estado de la técnica y el resultado de las pruebas periciales practicadas. La referencia a la solicitud de patente ES 840 se hace como argumento de refuerzo de los expresados antes, que por sí solos bastan claramente para sustentar la conclusión probatoria alcanzada.

El principio de equivalencia de resultados o efecto útil del recurso impide la anulación de la sentencia, dado que el pronunciamiento debería mantenerse intacto por las razones expuestas.

Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso de casación

Primer motivo de casación

El motivo se introduce con la siguiente fórmula: «Infracción del Art. 56 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas , en relación con el Art. 8 de la Ley de Patentes , al oponerse a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la evaluación del requisito de actividad inventiva, ex Art. 477.3º.3 LEC , al señalar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17 de la patente ES 840 / EP 390».

Los argumentos que sustentan este motivo consisten, sustancialmente, en que (i) la sentencia recurrida segrega la invención al dividir el problema técnico que la patente resuelve, y evalúa la actividad inventiva no con relación a la invención sino a una parte de la misma, (ii) e incurre en el error de considerar que la patente resuelve dos problemas técnicos diferentes mediante dos invenciones independientes.

Valoración de la Sala. Reivindicación principal y reivindicaciones dependientes: declaración de nulidad de algunas de las reivindicaciones sin desintegrar el único concepto inventivo.

Según la normativa aplicable, las reivindicaciones de una patente de invención han de incluir una reivindicación principal (o varias si se está en el caso del art. 8 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes española y la regla 29.3 del Reglamento de 5 de octubre de 1973, de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , como en el caso de autos en que existe también una reivindicación principal de un procedimiento de fabricación), independiente en tanto que no precisa de remisión a anteriores reivindicaciones, y pueden contener también varias reivindicaciones dependientes o subordinadas, previstas para proteger desarrollos adicionales, "modos particulares o de realización del objeto de la invención" (art. 7.2 del Reglamento español), "modos especiales de llevar a cabo dicha invención" (regla. 29.3 del Reglamento europeo).

La reivindicación principal tiene un objeto necesariamente más amplio que el de las reivindicaciones dependientes de ella, al ser estas modos especiales de llevar a cabo la invención que delimitan un objeto más restringido que la reivindicación principal pues añaden alguna característica técnica adicional. Consecuencia de lo anterior es que la reivindicación principal define un ámbito de protección más amplio para la patente, pero corre un mayor riesgo de que se declare su nulidad por falta de los requisitos de patentabilidad, en concreto los de novedad y actividad inventiva. Con las reivindicaciones dependientes pasa lo contrario, más acentuadamente mientras más características técnicas adicionales se añaden. No se rompe la unidad de concepto inventivo porque se declaren nulas por falta de actividad inventiva la reivindicación principal y algunas de las dependientes y no se consideren nulas otras de las reivindicaciones dependientes porque se considere que la actividad inventiva está justamente en la característica técnica adicional que las caracteriza. El art. 138.2 del Convenio prevé la posibilidad de nulidad parcial de la patente europea.

No existe previsión legal ni doctrina jurisprudencial que limite a uno solo los problemas técnicos que pueden ser solucionados por la invención reivindicada. Cuando las normas reguladoras de la patente se refieren a la explicación de la invención que debe hacerse en la descripción de la patente para que pueda comprenderse el problema técnico que soluciona la invención no hablan de «problema técnico» en singular con un designio limitador del número de problemas técnicos a solucionar, lo cual por otra parte sería absurdo, sino simplemente por economía de lenguaje, para evitar inútiles repeticiones de singulares y plurales («el problema o problemas técnicos»). De hecho, como pone de manifiesto la recurrida, las directrices de examen de la Oficina Europea, cuando abordan con más detalle el examen de la descripción, especifican que esta debe exponer la invención reivindicada de forma que sea posible comprender «el problema o problemas técnicos» de que se trate y la solución propuesta (directrices F-II, 4-5 de la EPO). Lo mismo hacen las directrices publicadas la Oficina Española (directriz 5-5 de la OEPM).

En los propios informes periciales de la actora y en la decisión de 29 de diciembre de 2008 de la División de Oposición de la EPO se considera que el problema técnico es una combinación de subproblemas, lo que no viene a ser más que una diferencia terminológica de matiz.

La patente ES 840, en lo que respecta a la invención consistente en una composición farmacéutica de desmopresina como forma farmacéutica sólida de dosificación, consta de una reivindicación principal, la primera, y diecisiete reivindicaciones dependientes, que se numeran correlativamente a partir de la principal de la que dependen. Además existe otra reivindicación principal de procedimiento, con sus correspondientes reivindicaciones dependientes, que son irrelevantes para la cuestión discutida en el recurso.

La sentencia de la Audiencia Provincial considera que la reivindicación principal primera, y algunas de las que dependen de ella, solo solucionan un problema técnico identificado en la descripción, el consistente en aumentar la dureza de los comprimidos sin perjudicar el resto de sus propiedades ni la velocidad de producción, pero no el otro problema, el aumento de la velocidad de compresión sin que disminuya la máxima dureza posible de los comprimidos. Y que lo hacen mediante una solución técnica (la reducción de la proporción de lubricante) que resulta evidente para un experto en la materia teniendo en cuenta el estado de la técnica a tomar en consideración (el existente en la fecha de prioridad de la patente). Es solamente en algunas de las reivindicaciones dependientes de la reivindicación primera de la patente ES 840 (las núm. 4, 5, 9 y 10), distintas de las que la demanda considera vulneradas, que se soluciona también el otro problema técnico que suscita la fabricación de los comprimidos de desmopresina, el aumento de la velocidad de compresión sin merma de la dureza máxima posible de los comprimidos, en cuanto que además de la reducción de la proporción de lubricante prevista en la reivindicación principal y en las núm. 12, 13, 14 y 17, se añade otra característica técnica, el aumento del tamaño del granulado y en particular del tamaño promedio de la partícula de lactosa, que soluciona este problema.

Por tanto, la sentencia de la Audiencia Provincial no considera que existan dos invenciones protegidas por reivindicaciones diferentes de la patente ES 840 que resuelven problemas técnicos distintos e independientes entre sí, ni desintegra el único concepto inventivo de la patente. Lo que hace es considerar que las reivindicaciones cuya vulneración se alega solo resuelven uno de los problemas técnicos suscitados en la fabricación de los comprimidos y lo hacen mediante una solución técnica que resulta evidente para un experto en la materia teniendo en cuenta el estado de la técnica por lo que carecen de actividad inventiva y son nulas.

Segundo motivo de casación

El motivo se introduce con el siguiente título: «Infracción del Art. 56 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas , en relación con el Art. 8 de la ley de Patentes , al oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la evaluación del requisito de actividad inventiva, ex Art. 477.3º. LEC , al señalar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 de la patente ES 858 / EP 439».

El motivo se fundamenta, resumidamente, en que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta el conjunto del estado de la técnica al evaluar la actividad inventiva de la patente ES 858 porque (i) ha considerado parte integrante del estado de la técnica la propia descripción de la patente ES 858 y la solicitud de patente ES 840, y (ii) ha excluido del estado de la técnica el artículo científico identificado como D6.

Valoración de la Sala. La determinación del estado de la técnica y los documentos invocados en el motivo

El requisito de la actividad inventiva de la patente se cumple cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 56 del Convenio). Para determinar si concurre actividad inventiva hay que fijar por tanto en primer lugar cuál es el estado de la técnica más próximo en la fecha de prioridad de la patente, en este caso la de presentación de la solicitud de patente europea.

El estado de la técnica, de acuerdo con el art. 54.2 del Convenio, está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio. Aunque al art. 54.3 entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de solicitudes de patente europea tal como hayan sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de prioridad de la patente y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior, el art. 56 prevé que no serán tomados en consideración para apreciar la actividad inventiva.

Según la recurrente, la sentencia apelada ha considerado comprendidos en el estado de la técnica a efectos de evaluar la actividad inventiva de la patente ES 858 / EP 439 la propia descripción de la patente ES 858 / EP 439, que evidentemente no pudo ser publicada antes de la propia presentación de la solicitud de patente, y la solicitud de la patente ES 840 / EP 390, que aunque fue presentada en fecha anterior a la de la patente ES 858 / EP 439, fue publicada con posterioridad.

Al resolver el cuarto motivo de infracción procesal pospusimos al recurso de casación la solución de la impugnación relativa a la descripción de la patente ES 858 / EP 439, pero dejamos zanjada la cuestión relativa a la solicitud de la patente ES 840 / EP 390, respecto de la que consideramos que aunque existía un error al afirmar que fue publicada antes de la presentación de la solicitud de la de la patente ES 858 / EP 439, era irrelevante puesto que la valoración probatoria realizada para fijar el estado de la técnica más próximo a la solicitud, a efectos de valorar la actividad inventiva de la patente ES 858 / EP 439, se basaba principalmente en otras pruebas.

En lo que respecta a la descripción de la patente ES 858 / EP 439, la referencia que a la misma hace la sentencia no supone que incurra en el error de considerarla como documento integrante del estado de la técnica a efectos de valorar la actividad inventiva de dicha patente. La sentencia de la Audiencia Provincial, para valorar si concurre el requisito de actividad inventiva, sigue el método "análisis problema-solución" o de los tres pasos, según el cual primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. Dicho método, coherente con la regla 27 del Reglamento de Ejecución del Convenio, es utilizado con carácter general por la Oficina Europea y ha sido acogido por tribunales de otros Estados parte en el Convenio como un método útil en la generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva.

Dado que conforme a los apartados b y c de dicha regla 27 del Reglamento de Ejecución del Convenio en la descripción hay que «indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica» y «exponer la invención, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente de este modo, y la solución a ese problema», es ineludible examinar la descripción de la patente cuestionada para valorar la concurrencia del requisito de actividad inventiva por el método "análisis problema-solución", sin que ello suponga que se esté incluyendo el propio documento de solicitud de la patente entre los que integran el estado de la técnica pertinente para valorar la actividad inventiva de dicha patente.

En lo relativo al documento D6 ("Tecnología de granulación para bioproductos", Kadam et al.), la sentencia recurrida no infringe el art. 56 del Convenio por cuanto que ha analizado y determinado cuál era el estado de la técnica más próximo a la fecha de prioridad de la patente como primer paso para realizar el enjuiciamiento del requisito de la actividad inventiva. Cuestión distinta es la valoración probatoria de los distintos documentos y demás elementos probatorios necesarios a tal efecto, que es lo realmente cuestionado en este motivo de casación (como ya se hizo en el cuarto motivo de infracción procesal), y que es totalmente ajeno al ámbito y función de este recurso.

Tercer motivo de casación

El último motivo de casación se encabeza con el siguiente título: «Infracción del Art. 69 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas y el artículo primero del Protocolo Interpretativo del Art. 69 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas, redactados conforme al Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000 que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007 conforme a lo dispuesto en su Art. 8 ex Art. 477.3º.3 LEC, no llevando dicho norma más de cinco años en vigor, al señalar la Sentencia impugnada en su Fundamento de Derecho Tercero la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 12, 13, 14 y 17 de la patente ES 840 / EP 390».

Como razones que sustentan este motivo se alega, resumidamente, que la sentencia recurrida (i) ha utilizado la descripción de la patente no para interpretar sino para limitar el ámbito de protección definido por las reivindicaciones, (ii) ha realizado una interpretación completamente absurda de la patente y una interpretación completamente absurda, restrictiva, parcial y descontextualizada de la descripción, utilizando partes de la misma para segregar la invención en dos y limitar así el alcance de las reivindicaciones.

Valoración de la Sala. Inconsistencia del motivo de recurso

La sentencia de la Audiencia Provincial no ha infringido el art. 69 del Convenio. El recurso le imputa haber utilizado la descripción de la patente para limitar el ámbito de protección definido por las reivindicaciones y no para interpretarlo porque la interpretación no ha sido favorable a su tesis. Es el recurso, no la sentencia recurrida, el que descontextualiza algunas frases de la descripción en vez de considerarla en su totalidad, relacionando unas partes con otras, para utilizarla como criterio interpretativo de las reivindicaciones.

Son lógicas y racionales las conclusiones que alcanza la sentencia de la Audiencia Provincial tras interpretar el texto de la patente, concretamente el texto de las reivindicaciones tomando en consideración la descripción, pues es en esta donde debe exponerse la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y su solución, y tras valorar la prueba practicada, en el sentido de que el problema del aumento de la velocidad de compresión se soluciona al añadir otra característica técnica, el aumento del tamaño del granulado y en particular del tamaño promedio de la partícula de lactosa, a la reducción de la proporción de lubricante prevista en la reivindicación principal y en las núm. 12, 13, 14 y 17.

La recurrente reitera en este motivo cuestiones planteadas en anteriores motivos y ya resueltas, como es la relativa a la supuesta segregación en dos de la invención, que no es tal, como se ha explicado en anteriores fundamentos.

Costas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

Procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.