STS, 20 de Septiembre de 1985
| Ponente | JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y CASTAÑO |
| ECLI | ES:TS:1985:462 |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 1985 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 531.- Sentencia de 20 de septiembre de 1985
PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.
RECURRENTE: Wander, S.A.
FALLO
Desestima recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, de 6 de mayo de 1983.
DOCTRINA: Propiedad Industrial.
Según el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial se entiende por marca «todo signo o
medio material cualquiera que sea su clase que sirva para señalar y distinguir de sus similares los
productos de la industria y el trabajo». Puede, sin duda, utilizarse un nombre, sustantivo o adjetivo
sustantivado, pero no un adjetivo calificativo, que como su nombre indica expresa simplemente una
calidad
como tal, común a muchas especies y objetos dispares, lo que ocurre con el término
prematuro
. (S. 20 septiembre 1985.)
En la Villa de Madrid, a veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.
En los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Madrid, y en grado de apelación ante la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, por «Milupa, S.A.», domiciliada en Madrid, contra «Wander, S.A.», titular de la marca Prematura, con domicilio en Berna (Suiza), sobre nulidad de concesión de marca, autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por el demandado, representado por el Procurador don Enrique Brualla de Piniés, y dirigido por el Letrado don Germán del Valle Sánchez, habiendo comparecido en el presente recurso la parte actora y recurrida representada por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel y asistida del Letrado don Jaime Tent Solís.
RESULTANDO que el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en representación de «Milupa», formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Madrid, demanda de nulidad de concesión de marca contra «Wander, S.A.», estableciendo los siguientes hechos: Primero: Que el día seis de junio de mil novecientos setenta dictó el Registro de la Propiedad Industrial Resolución Definitiva acordando protección a la Marca Internacional trescientas treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno, inscrita en el Buró Internacional de Berna el veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y siete, «Prematura». Segundo: Prematura en castellano se traduce en francés Prematuré; en italiano y portugués, Prematuro; en alemán, Frühreif, Vorzeitig, así como en Austria, es decir, que en origen suizo-alemán carece el concepto de genericidad, y aún en Francia por la pronunciación. No así en España como se verá. Tercero: Que según el diccionario Espasa-Calpe, se trata de un adjetivo significando lo que no está ensazón; demasiado temprano o anticipado; en Jurisprudencia se aplica a la mujer que no ha llegado a la edad de admitir varón; en obstetricia el que es viable antes del embarazo. Términos impropios y contradictorios a medicamentos y alimentos infantiles. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, adjetivo calificativo de lo que no está en sazón; que ocurre antes de tiempo; mujer que no ha llegado a edad de admitir varón. El diccionario etiológico de don Joaquín , indica acepciones a las dichas. Cuarto: Cabe ante tales Autoridades, el entender etimológico, lingüístico y semántico del propio Juzgado, sin más testimonio, como es evidente en el uso común de dominio público; que «Prematura» es «una denominación genérica, adoptada por el uso para señalar géneros, cualidades y otras similares». Como decisión prematura, conocimiento prematuro, llegada prematura, medicación prematura, etc. Terminología por el uso inmemorial que no pueda retirarse del empleo comunitario para reservarlo a un sola clase de producto y en él a un solo sujeto. Quinto: Su registro en España es fruto del defectuoso examen en el Registro, de la ligereza en su estudio y de un formalismo dañino y perjudicial, antisocial; máxime cuando en la Resolución Definitiva y al dorso, se especifica lo que no pueden ser Marcas en España: Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina suplicando se dicte en su día sentencia.
RESULTANDO que admitida la demanda y emplazada la demandada «Wander, S.A.», compareció en los autos en su representación el Procurador don Enrique Brualla de Piniés, que contestó a la demanda, oponiéndose a la misma con los siguientes hechos: Se niegan expresamente los relatados de adverso en todo aquello en que se aparte y contradiga de lo que, a continuación y como más cierto se relata. Primero: En relación con la consideración que efectúa la parte demandante de que el expediente relativo a la Marca Internacional número trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno, le ha sido entregado por el Registro de la Propiedad Industrial con diversos documentos redactados en el idioma francés, esta parte ha de hacer notar que ello resulta totalmente lógico y legal si se tiene en cuenta que la Marca que se está discutiendo es una Marca Internacional registrada a través de la Oficina Internacional según los acuerdos Internacionales suscritos entre otros países por España y Suiza, y en cuyos Convenios se previene que el idioma oficial será precisamente el francés; que en cualquier caso, esta representación no tiene el menor inconveniente en aceptar como correctas las traducciones que de dicho expediente han sido presentadas por la demandante; que en relación con el expediente en cuestión, esta representación se atiene a lo que del mismo se desprende, es decir, que la Marca Internacional número treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno, fue depositada en la Oficina Internacional en fecha de veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y siete, correspondiendo al depósito y registro de la Marca en su país de origen, Suiza, número doscientos veintiún mil ciento veintitrés, de veintinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, para señalar y distinguir medicamentos, preparados y drogas farmacéuticas y alimentos dietéticos, produciéndose una limitación a alimentos dietéticos para niños, y estando concedida para España en seis de junio de mil novecientos setenta. Segundo: La denominación «Prematura», constitutiva de la Marca Internacional número trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno, carece por completo de significación genérica en el idioma español para señalar y distinguir los productos para los cuales la citada Marca va destinada. Así, en efecto, tal denominación no distingue ningún género ni especie relativo a los productos farmacéuticos y alimentos que se incluyen en la clase quinta del Nomenclátor Internacional de Marcas. Admitiendo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua atribuye a la palabra en cuestión el significado de: «aquello que no está en sazón; que ocurre antes de tiempo; o mujer que no ha llegado a la edad de admitir varón», indudablemente ninguna de tales acepciones permite atribuir a la palabra en cuestión el que la misma resulte necesaria e imprescindible para denominar con carácter general los productos para los cuales tal Marca no se encuentra concedida. Tercero: La parte demandante, en su realmente escasa argumentación en relación a la supuesta genericidad del término en cuestión, comete un evidente error, partiendo del supuesto de que por el puro y simple hecho de que una denominación pueda tener un carácter genérico en su significación en castellano, la misma no puede ser constitutiva de signo distintivo. Como se examinará ampliamente en los fundamentos de derecho correspondientes del presente escrito, la imposibilidad de acceso al Registro de un vocablo en aplicación de las: prohibiciones establecidas en el Estatuto de la Propiedad Industrial español, no nace de que el mismo pueda tener en su acepción gramatical la cualidad de denominación genérica, sino de que tal vocablo resulte necesario e imprescindible para denominar los productos para los cuales el signo distintivo es aplicado. Así, en efecto, basta comprobar las marcas que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial español, para percatarse de que la mayor parte de las mismas están constituidas por adjetivos y sustantivos de carácter genérico. Y está claro que esta relación de genericidad del término con el producto tiene,; que ser directa para un consumidor medio normal, no cabiendo la posibilidad de que tal relación se encuentre sobre la base de sofisticadas argumentaciones y deducciones; que tal es el caso de la denominación y en relación con los productos que distingue, carece de equivalencia y desde luego no resulta imprescindible y necesaria para denominarlos* Alega los fundamentos de derecho que estima de aplicación y suplica se dicte sentencia desestimando la demanda interpuesta con expresa imposición de costas a la entidad actora en aplicación del precepto imperativo de la norma undécima del artículo doscientos setenta del Estatuto regulador de la materia.RESULTANDO que por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, se dictó sentencia con fecha seis de mayo de mil novecientos ochenta y tres con la siguiente parte dispositiva: «Que desestimando las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda y de prescripción que fueron opuestas, estimando la demanda formulada por la sociedad «Milupa, S.A.», contra la sociedad «Wander, S.A.», debemos declarar la nulidad de la marca internacional «Prematura» registrada en España bajo el número trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno por esta última en su distinción de alimentos dietéticos para niños y condenamos en las costas del proceso a dicha sociedad demandada.
RESULTANDO que por el Procurador don Enrique Brualla de Piniés, en nombre de «Wander, S.A.», se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación por infracción de Ley al amparo de los siguientes motivos: Primero: Se formula al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil, al infringir el fallo recurrido, por aplicación indebida del artículo ciento veinticuatro, apartado quinto del Estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve, en su relación con los artículos ciento dieciocho y ciento diecinueve de ese mismo cuerpo legal y el artículo sexto, apartado tercero del Código civil, y de la doctrina legal contenida entre otras en las sentencias de veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y siete, veinte de noviembre de mil novecientos setenta y nueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve; que la marca con la denominación «Prematura», es una marca internacional destinada a señalar y distinguir medicamentos, preparados y drogas farmacéuticas y alimentos dietéticos, y es evidente que para esta clase de productos y sin unas singulares cotas de perspicacia por parte del consumidor, no es aceptable a los efectos, la aplicación de la prohibición del número cinco del artículo ciento veinticuatro, tal y conforme se afirma en la sentencia del Tribunal Supremo de veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y siete, y no puede deducirse la relación que puede existir entre semejante denominación y los productos protegidos. Segundo: Se formula al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil, al infringir el fallo recurrido, por aplicación indebida del número cinco del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve, en su relación con el artículo quinientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento civil. La entidad «Milupa, S.A.», en su escrito de demanda hizo constar en el encabezamiento que el titular de la marca internacional con protección para España y con el número trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno era «Wander, S.A.»; que posteriormente y en ese mismo escrito, en su suplico, establece que se tenga por interpuesta dicha demanda de forma alternativa contra «Wander, S.A.», o «Doctor A. Wander, S.A.», planteamiento alternativo que choca con la precisión del artículo quinientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento civil que establece que se fijará con claridad y precisión lo que se pide, así como la persona contra quien se dirija la demanda; y en el presente caso, no hay ni claridad ni precisión, debido precisamente a ese planteamiento alternativo al que aludía, pues primero establece que la persona del demandado será «Wander, S.A.», y posteriormente «Doctor A. Wander, S.A.».
Visto siendo Ponente el Magistrado don José Beltrán de Heredia y Castaño.
CONSIDERANDO que el único tema debatido en la instancia procedente, seguida por el trámite propio de la vigente legislación sobre propiedad industrial, fue el referente a la nulidad de una marca internacional que, con la denominación de «Prematura», fue inscrita en la Oficina de Berna el veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y siete, diciéndose que su objetivo es el de señalar y distinguir medicamentos, preparados y drogas familiares y alimentos dietéticos para niños, siendo registrada en España el seis de junio de mil novecientos: setenta, con el número trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y uno, contra la cual se ejercitó la acción de nulidad por la entidad que: ahora figura como recurrida, cuyo acogimiento por la sentencia que se impugna, dio lugar al presente recurso, que se articula en dos motivaciones -apoyadas ambas en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento-, ninguna de las cuales es: susceptible de ser estimada. En efecto, la primera, denuncia aplicación indebida del número quinto del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la propiedad industrial de mil novecientos treinta -en relación con los ciento dieciocho y ciento diecinueve del mismo y el sexto apartado tres, del Código civil-, a cuyo tenor «no podrán ser admitidas al Registro como marca las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso, para señalar géneros, clases, precios, calidades, pesos y medidas y otras similares», cuyo solo enunciado justifica la decisión que se impugna, porque no debió admitirse al Registro una marca con la indicada denominación y una vez admitida, procede su nulidad pues al margen de: lo que filológicamente signifique -tan precisa y detalladamente examinado en el fallo recurrido- es necesario tener en cuenta que según el artículo ciento dieciocho del Estatuto español, se entiende por marca, «todo signo o medio material cualquiera que sea su clase que sirva para señalar y distinguir, de sus similares, los productos de la industria y el trabajo». Puede, sin duda, utilizarse un nombre, sustantivo o adjetivo sustantivado -camello, trébol, búfalo, laurel, ganga- que se use concretado yespecificado en unos productos fabricados de manera determinada, para su distinción de otros similares -cigarrillos, colorantes, detergentes-, pero no un adjetivo calificativo que, como su nombre indica, expresa simplemente una calidad, que, como tal, es común á muchas especies y a objetos dispares, como sucede con el término prematuro, adjetivo que, según el Diccionario de la Real Academia española, significa «lo que no está en sazón» o «que ocurre antes de tiempo» y se aplica también a las personas -niño prematuro- e incluso a hechos -decisión, acción, obra- que justo por su carácter genérico, conlleva una imprecisión que inhabilita para distinguirlos de otros similares; productos de la industria y el trabajo; que no se salva en este caso diciendo que la denominación sirve para señalar y distinguir unos alimentos, fármacos o dietas para niños, pues la verdad es que nada distinguen al ser también términos genéricos, no indicándose si consisten en papillas, jarabes, líquidos, sólidos o en polvo, ni si deben ser administrados por vía subcutánea, oral o rectal; pareciendo comprender, por tanto, todas las posibilidades específicas que, de los mismos, se, puedan presentar. Lo cual conduciría a un verdadero monopolio de la denominación y de sus aplicaciones como géneros, que precisamente trata de impedir el artículo ciento veinticuatro del Estatuto.
CONSIDERANDO que, a su vez, la motivación segunda, aunque alegue aplicación indebida del número cinco del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la propiedad industrial de mil novecientos treinta, en relación con el quinientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento, es de éste del único de que se ocupa, en la exposición, referida al modo de proponer la demanda por la entidad en su día demandante, entendiendo que lo hizo de manera inadecuada, sin respetar lo exigido por la Ley de trámites, al hacer un planteamiento alternativo, careciendo de la necesaria claridad y precisión en cuanto a la persona del demandado; todo lo cual, afecta a cuestiones estrictamente procedimentales, impropias de un recurso de casación por infracción de Ley, como es el aquí utilizado, incidiendo, consiguientemente, en la causa de inadmisión tercera del artículo mil setecientos veintinueve de la misma Ley de enjuiciamiento, que en el actual trámite decisorio, los es de desestimación, de acuerdo con la conocida por la reiterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo.
CONSIDERANDO que la desestimación particularizada de los dos motivos formulados, en la forma que se acaba de exponer, supone la del recurso en su totalidad, con el preceptivo pronunciamiento del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de enjuiciamiento, en cuanto a las costas causadas, no así el referente al depósito que no se constituyó, habida cuenta la especialidad del procedimiento seguido.
FALLAMOS
que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto a nombre de «Wander, S.A.», contra la sentencia que, con fecha seis de mayo de mil novecientos ochenta y tres, dictó la Sala primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese el Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que ha remitido.
ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias lo pronunciamos, mandamos y Firmamos.- José Beltrán de Heredia y Castaño.- Antonio Sánchez Jáuregui.- José Mª Gómez de la Barcena.- Cecilio Serena Velloso.- Mariano Martín Granizo Fernández.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sri don José Beltrán de Heredia y Castaño, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha de que como Secretario, certifico.- Martínez-Moscardó.- Rubricado.
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