SAP Zaragoza 425/2009, 15 de Julio de 2009
| Ponente | ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER |
| ECLI | ES:APZ:2009:2317 |
| Número de Recurso | 313/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 425/2009 |
| Fecha de Resolución | 15 de Julio de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Zaragoza, Sección 5ª |
SENTENCIA: 00425/2009
SENTENCIA núm. 425/09
ILMOS. Señores:
Presidente:
D. JAVIER SEOANE PRADO
Magistrados:
D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
D. ROBERTO GARCIA MARTINEZ
En ZARAGOZA, a Quince de Julio de dos mil nueve.
En nombre de S.M. el Rey,
VISTOS por esta Sección 005 de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, en grado de apelación, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 16/2007, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el ROLLO DE APELACIÓN núm. 313/2009, en los que aparece como parte apelante-demandante C.C.M. representada por el procurador D. JOSE SALVADOR ALAMAN FORNIES, y asistida por el Letrado D. JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ; como parte apelante-demanda GOLD CITY, S.L. representada por la procuradora Dña. BEATRIZ AYUDAN SOROLLA y asistida por el Letrado D. JOSE ENRIQUE CARREÑO PEREZ; y como parte apelada-demandada D. Severino y DAVID JONES, S.L. representados por la procuradora Dña. MARIA LUISA HUETO SAENZ y asistidos por la Letrada Dña. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ BLASCO; siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER.ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 27 de Marzo de 2009 , cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la demanda interpuesta por C.C.M. contra Severino y David Jones España S.L. y estimando parcialmente la reconvención en contrario: 1.- Debo absolver y absuelvo a Severino y David Jones España S.L. de los pedimentos de la parte demandante, imponiendo las costas de la misma a la demandante. 2.- Debo absolver y absuelvo a C.C.M. de los pedimentos de la demanda reconvencional y debo condenar y condeno a Gold City S.L.: A cesar en el uso de las marcas DAVID JONES INTERNATIONAL Nº 1714601, 2378006, 2378007 Y 2526982, titularidad de Severino así como en la comercialización de productos amparados en dichas marcas. A la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y en particular, la retirada de los productos, embalajes, envoltorios, etiquetas, material publicitario y documental, con destrucción a costa del condenado de los productos ilícitamente identificados con las marcas del Sr. Severino que estén en posesión de la entidad condenada salvo que se pueda eliminar el signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor, siendo de aplicación el artículo 44 de la LM respecto a la indemnización coercitiva a determinar, en su caso, en ejecución de sentencia. A la publicación del fallo de la sentencia durante un día en uno de los periódicos de mayor difusión en España, a elección del demandante, una vez sea firme la misma, no dando lugar al resto de pedimentos solicitados por la parte demandante reconvencional y sin hacer expresa condena en costas de la demanda reconvencional".
Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de GOLD CITY, S.L. y C.C.M. se interpusieron contra la misma sendos recursos de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.
Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de julio de 2009.
En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan los de la sentencia recurrida, y
La sociedad francesa "CCM" demanda a D. Severino y a la Sociedad de la que es único administrador y socio, "David Jones España, S.L." en ejercicio de la acción reivindicatoria y subsidiaria de nulidad de las marcas españolas núms. 1714601 (Clase 18), 2378006 (Clase 39), 2378007 (Clase 35) y 2526982 (Clases 3 y 14). Asimismo, ejercita las subsiguientes acciones indemnizatorias. También la acción de competencia desleal y consecuente resarcimiento de daños y perjuicios. Y, por fin, la acción de cambio de razón social de "David Jones España, S.L.".
La razón fundamental de pedir es la mala fe con que el Sr. Severino inscribe a su nombre las citadas marcas, que coinciden en su denominación con la marca internacional de la actora principal "CCM". Y, además, añade el citado Sr. Severino al describir su marca, el caballo con caballero y lanza, encerrado en un círculo, igual que el utilizado por "CCM" para identificarse comercialmente.
Niegan tal valoración los demandados y reconvienen instando tanto a la actora "CCM", como a su cliente en España "Gold City S.L." a que se abstengan del uso de la marca "David Jones International" con gráfico o variantes de la misma y a la indemnización y consecuencias anejas a tal prohibición.
La sentencia de primera instancia considera prescrita la acción reivindicatoria respecto a tres de dichas marcas. No en cuanto a la nº 2526982. Sin embargo, la considera no reivindicable, pues estaría amparada en la licitud de las tres anteriores, cuya reivindicación por "CCM" declara prescrita.
Tampoco admite la nulidad absoluta del art. 51-1-b de la Ley de Marcas de 2001. Y ello no porque no acepte el discurso de la actora ("CCM") relativo al conocimiento por parte del Sr. Severino de los signos identificativos de dicha empresa al solicitar el registro, sino porque no consta acreditada comercialización en España de productos de "CCM" con cierta relevancia.
Y respecto a la competencia desleal, su posible existencia no puede llegar a estudiarse, porque declara prescrita la acción, ex art. 21 L.C.D ..Consiguientemente, estima parcialmente la demanda reconvencional, obligando a la actora y a "Gold City S.L." a cesar en el uso de las marcas del Sr. Severino .
Recurren aquéllas, defendiendo las tesis que expusieron durante la primera instancia y que ahora analizaremos individualizadamente.
En cuanto a las acciones principalmente ejercitadas, reivindicatoria y nulidad absoluta por mala fe en el acceso al Registro de marcas, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente.
"Como bien es conocido y la evolución legislativa se ha encargado de subrayar, la función de una marca es variada. Por un lado, condensan la reputación de la empresa y por otro constituyen un instrumento publicitario, todo lo que coadyuva a la selección natural de la libre competencia. Así, por una parte, existe el interés de su titular en proteger ese importante activo empresarial y, por otra, un interés público de transparencia del mercado y protección de los consumidores, evitándose los riesgos de confusión y de asociación. De ahí derivan los derechos básicos del titular de una marca: el "ius utendi" y el "ius prohibendi". Pero, incluso en los supuestos de marcas "no registradas", la ley permite su defensa a través de dos métodos jurídicos. La reivindicación de la marca registrada con mala fe por un tercero (art 2-2 L.M .) y la nulidad de aquel registro contrario a la buena fe (art 51-1-b ) L.M.). Armas jurídicas que utiliza la demandante y apelante.
Es preciso concretar, además, que la nueva ley 17/01 , modifica sustancialmente el proceso registral, alineándose con la normativa comunitaria, desplazando hacia los interesados la oposición al registro inadecuado, suprimiéndose el examen de oficio de anterioridades registrales (prohibiciones relativas), lo que - en contraprestación- supone el fortalecimiento de la defensa de terceros frente a la marca ya registrada, violando derechos previos.".
En definitiva, se trata de la defensa de una marca no registrada frente a una registrada. Pero sin que sea preciso que aquélla tenga que calificarse como "notoria".
"En todo caso, los puntos de contacto entre los arts. 2-2, 51-1-b) y 34-5 L.M ., son manifiestos, pues todos ellos defienden al titular de un signo no registrado que -pese a eso- ha de prevalecer en el mercado.
Así, el conocimiento de ese signo no registrado, para producir eficacia jurídica, requiere el cumplimiento de una serie de condicionantes.
Ha de existir una prueba del conocimiento de la existencia de la marca no registrada y de su potencialidad comercial. Aunque aquí no se exige "notoriedad ", sí es preciso que el uso de aquélla sea relevante y revelador de su trascendencia en el sector, para quien registra el mismo signo. Además, ha de haber un componente de "deslealtad" en la solicitud, lo que sugiere ánimo de obstaculizar el progreso ajeno, mediante el aprovechamiento de su esfuerzo previo. Y aquí, caben multiplicidad de situaciones, como la utilización de la marca en otros países, su implantación en el mercado de origen, la existencia de posibilidades razonables de que su titular extienda el ámbito geográfico de su actividad al territorio nacional, el conocimiento de las expectativas comerciales asociadas a esa marca.
Y, por fin, que todo ello haya ocurrido antes de la solicitud de la marca atacada. Pues el art. 2-2 se refiere a "fraude" en la "solicitud" de registro.".
Centrada así la cuestión jurídica, comenzaremos por la acción reivindicatoria. Como ha dicha esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia 681/2008, de 11 de Diciembre , "La acción reivindicatoria acogida por la sentencia ahora apelada (art 2-2 Ley Marcas ), viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros. Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcaria a favor del tercero , cuando quien accede al Registro y consigue para sí el "ius prohibendi", lo hace de manera fraudulenta o con violación...
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