SAP Vizcaya 557/2013, 14 de Octubre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 557/2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Vizcaya, seccion 4 (civil) |
| Fecha | 14 Octubre 2013 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA
BIZKAIAKO PROBINTZIA AUZITEGIA
Sección / Sekzioa: 4ª/4.
BARROETA ALDAMAR 10-3ª planta - C.P./PK: 48001
Tel.: 94-4016665
Fax/Faxa: 94-4016992
N.I.G. / IZO: 48.04.2-10/035566
R. apela. merca. L2 / E_R.apela.merca.L2 696/2012
O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil n° 1 de (Bilbao) / (Bilbo)ko 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia
Autos de Procedimiento ordinario 822/2010 (e)ko autoak
Recurrente / Errekurtsogilea: ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA
Procurador/a/ Prokuradorea: ROSA ALDAY MENDIZABAL
Abogado/a / Abokatua: JEAN BENOIT DEVAUREIX
Recurrido/a / Errekurritua: DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. y Edemiro
Procurador/a / Prokuradorea: ANA BUSTAMANTE ESPARZA y ANA BUSTAMANTE ESPARZA
Abogado/a/ Abokatua: ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ y ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ
SENTENCIA Nº 557/2013
ILMOS/AS. SRES/AS.
D. IGNACIO OLASO AZPIROZ
Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO
Dña. REYES CASTRESANA GARCÍA
En BILBAO (BIZKAIA), a catorce de octubre de dos mil trece.
La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de BIZKAIA, constituida por los/as Sres/as que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario 822/2010, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de (Bilbao) a instancia de ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA apelante - demandante, representada por la Procuradora ROSA ALDAY MENDIZABAL y defendida por el Letrado JEAN BENOIT DEVAUREIX contra DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. y Edemiro apelada (se opone al recurso) - demandada, representados por la Procuradora ANA BUSTAMANTE ESPARZA y defendidos por la Letrado ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 17 de mayo de 2012 .
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.
La Sentencia de instancia de fecha 17 de mayo de 2011 es de tenor literal siguiente:
"FALLO: DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA contra Edemiro y DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, S.L., condenado a la parte actora al pago de las costas procesales causadas a los codemandados."
Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el n° 696/12 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.
Hecho el oportuno señalamiento, la vista se celebró el pasado 7 de mayo de 2013, con asistencia de los Letrados de las partes, quienes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones.
Terminado el acto quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para resolución y fallo
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrado DÑA. LOURDES ARRANZ FREIJO.
La demandante en su condición de titular registral de las marcas:
- Marca española n° 2.581.576 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 18 de Febrero de 2004 y concedida el 12 de Julio de 2004 para distinguir servicios de las clases 39 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41C, 44 "servicios médicos y 45 "servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas".
- Marca española n° 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA" (mixta), solicitada el 5 de abril de 2005 y concedida el 29 de Septiembre de 2005 para distinguir servicios de las clases 39 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41 "servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales", 44 "servicios médicos y 45 "servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas".
- Marca española n° 899.176 "DYA" (denominativa), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979 para distinguir servicios de la clase 42 "servicios de una asociación de ayuda en carretera".
- Marca española n° 899.177 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979, para distinguir servicios de la clase 42 "servicios de una asociación de ayuda en carretera"; formulaba demanda frente al solicitante y titular registral de las marcas:
- Marca española n° 2.874.610 (mixta) "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", solicitada el 6 de Mayo de 2009, y concedida el 18 de Enero de 2010 para distinguir servicios de la clase 4139 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41 "servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales",y
- Marca española n° 2.941.949 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" solicitada el 30 de Julio de 2010 para distinguir servicios de las clases 37 "servicios de limpieza y portería" y 39 "servicios de transporte" solicitada el 30 de Julio de 2010 y actualmente concedida y en vigor, ejercitaba distintas pretensiones declarativas y de condena, al amparo de distintos preceptos de la Ley Marcas y Ley Competencia Desleal, pretensiones todas ellas que han sido desestimadas en la resolución hoy objeto de recurso. La parte demandante, interpone recurso de apelación solicitando la revocación de la Sentencia en base a las siguientes alegaciones.
En primer lugar, precisa que en su demanda además de ejercitar la acción reivindicatoria de marcas, y subsidiaria acción de nulidad absoluta por haberse solicitado de mala fe las marcas de íos demandados, se ejercitaron las acciones de infracción de marca previstas en los arts. 34 y 41 de LM, y acciones de competencia desleal, y sin embargo la Sentencia recurrida omite cualquier pronunciamiento sobre la acción de competencia desleal, y sólo trata muy tangencialmente la acción de infracción.
En lo que se refiere a esta última acción se sostiene que la Sentencia ha omitido mencionar que los demandados utilizan la denominación DYA, sin gráfico alguno, como nombre de dominio y que además reproducen las marcas de la recurrente en el rótulo de su sede social.
Alega que la utilización del nombre de dominio dyasl.com, infringe la marca española n° 899.176 D.Y.A. (denominativa) solicitada el 26 de Enero de 1979 para servicios de las clase 42 "servicios propios de una asociación de ayuda en carretera", siendo prácticamente idéntica dicha marca y el nombre de dominio "dyasl.com, por lo que debe declararse la existencia de infracción de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34.1 e).
Por lo que se refiere al uso de la denominación DYA en la sede social de los demandados, ha quedado acreditado que las marcas que figuran en el rótulo del establecimiento son las marcas denominativas y mixtas de la actora.
En lo que respecta a la marca n° 2941.949 D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, de titularidad de los demandados y cuyo uso en el mercado, es analizado en la Sentencia de instancia, se alega que es una mera marca de cobertura, y que se utiliza para prestar servicios no protegidos por la marca en cuestión, por lo que no enerva la acción de infracción.
Igualmente y por lo que se refiere a esta última marca, se alega que se debe de prestar atención al elemento dominante, y que en la comparación entre marcas mixtas deben prevalecer los aspecto denominativos, especialmente en los casos en los que el servicio se pide por su nombre, y que deben eliminarse los descriptivos y genéricos; añade que teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas prioritarias de la actora, se debe declarar que el uso que hacen los demandados de dicha marcas, infringe las suyas prioritarias, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la LM .
En lo que se refiere a la acción reivindicatoria, que la Sentencia desestima al considerar que siendo la demandante titular registral, la protección de sus derechos debía ejercitarse a través de las acciones de los arts. 40, 41, 51 y 52 de la LM, se alega que el art. 2.2 LM no limita su ejercicio al usuario extraregistral, resultando la Sentencia incongruente con las pretensiones de las partes, al no haber analizado si el demandado actuó en fraude de sus derechos, al solicitar las marcas cuya titularidad pretendía la recurrente.
Por lo que se refiere a la acción de nulidad absoluta por solicitud de registro de mala fe, que es desestimada al considerar que no resulta de aplicación cuando se trata de resolver un conflicto entre marcas registradas, se alega que el ejercicio de dicha acción no está limitado por el hecho de que las partes tengan o no sus marcas registradas, y que al igual que en el caso anterior, la Sentencia es incongruente al desestimar su pretensión sin analizar si los hechos ocurridos pudieran ser considerados de mala fe al momento de efectuar la solicitud. Respecto de la acción de nulidad relativa del art. 52.1, se sostiene que las dos marcas de las demandados son muy semejantes, y tienen idéntico ámbito aplicativo, existiendo riesgo de confusión acrecentado por la notoriedad de las marcas de la recurrente.
En lo que se refiere a las acciones de competencia desleal se alega que la Sentencia de instancia no se pronuncia sobre ellas, sosteniendo que la conducta de los demandados debe...
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