STS 1469/2018, 4 de Octubre de 2018

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 21 de julio de 2017 2017 (recurso contencioso administrativo 96/2016) en cuya parte dispositiva se acuerda:

F A L L A M O S

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Société Des Produits Nestlé, S.A., contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de abril de 2015, publicado en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 2015, por el que se concede la marca española nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clases 16, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza, así como contra la Resolución de 26 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de diciembre de 2015, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra dicho Acuerdo de concesión, y en consecuencia, anular parcialmente dicho acto, no concediendo la marca española nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza, en el servicio concreto "servicios de publicidad".

Sin imposición de costas procesales

.

En los fundamentos jurídicos segundo, tercero y cuarto de la sentencia la Sala de instancia expone un resumen de los motivos de impugnación esgrimidos por la parte actora -Société des Produits Nestlé, S.A- así como de los argumentos de oposición formulados por las partes demandada -Administración del Estado- y codemandada - Organización Nacional de Ciegos (ONCE)-.

Tras esa reseña del posicionamiento de las partes, las razones en las que se fundamenta la estimación del recurso contencioso-administrativo las expone la Sala de instancia en los fundamentos quinto a octavo de la sentencia, dedicándose los tres primeros -fundamentos quinto, sexto y séptimo- a examinar las prohibiciones generales del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, mientras que el fundamento jurídico octavo de la sentencia se centra en el análisis de la especial protección que el artículo 8 de la misma Ley dispensa a las marcas notorias. El contenido de estos apartados de la sentencia, en lo que ahora interesa, es el que sigue:

(...) QUINTO.- La impugnación realizada por la recurrente a la concesión de la marca se basa fundamentalmente, tal y como previamente se ha resumido en la concurrencia de dos prohibiciones, la contenida en el art. 6.1.b) y en el art. 8 todo ello de la Ley 17/2001, de Marcas , por lo que procede examinar el contenido legal de dichos preceptos, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticos concurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar, la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas, por lo que procede analizar cada uno de ellos.

SEXTO.- Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril, 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975.

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada al indicar que los elementos denominativos de la marca oponente son débiles sin incorporación de elementos adicionales que lo pudieran caracterizar y que ello provoca una escasa fuerza obstaculizante. Los términos en los que coinciden ambas marcas son las palabras, sueldo y vida, y la valoración de los mismos no puede hacerse de forma independiente sino lo singular y que crea la similitud de entidad suficiente como para cumplir el primer requisito de semejanza del art. 6.1.b) es precisamente la combinación de ambos en el mensaje a difundir, mensaje sustancialmente verbal. Así la inclusión en ambas marcas de los mismos dos términos y que reflejan el mismo sentido, una retribución económica de entidad suficiente para prolongarse en el tiempo, determina que las marcas no resulten suficientemente diferenciadas, puesto que no tienen capacidad distintiva denominativa propia, siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fonético existe una clara similitud.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficiente similitud gráfica (único aspecto a comparar), de conjunto en el presente caso, por lo que debemos pasar a examinar los campos aplicativos.

La marca ahora recurrente, está registrada para la clase 35 "Una frase publicitaria" y la marca ahora concedida lo está para la clase 16: "Papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta"; y para la clase 35: "Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación- exportación, exclusiva y representaciones. Servicios de venta al detalle en comercios. Servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas"; y para la clase 41: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". De una simple lectura de esos productos y servicios se desprende que solo hay una relación aplicativa en la clase 35 y referida a los servicios de publicidad, siendo dispares el resto de servicios, no teniendo la clase registrada por Nestle, S.A., la entidad suficiente para tener capacidad obstativa de todo tipo de clases sino solo de aquellas directamente relacionadas con ella. Por lo tanto, en el servicio de publicidad es en el único servicio en el que marca oponente y marca concedida coinciden, cumpliéndose así los dos requisitos de similitud del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, debiendo estimarse parcialmente el recurso y denegar la inscripción de la marca "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" para la clase 35 "Servicios de publicidad"

.

OCTAVO.- Resuelto el primer motivo de impugnación de la marca invocado por la recurrente y referente a la contravención del art. 6.1.b), resta por analizar la violación del art. 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , que también se afirma en la demanda que se ha producido.

El art. 8.1 dispone "1. No podrán registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

Sobre dicho precepto la Sentencia del Tribunal Supremo 3378/2016 de fecha 06-07-2016 en recurso de casación nº 3712/2015 indica, "En definitiva, conforme a esta previsión legal las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes. La STS de 21 de julio de 2015 (Recurso 3082/2013) afirma en tal sentido que Ciertamente la notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone en el designio del legislador una protección reforzada en dos aspectos, a los cuales se refiere la parte recurrente en su motivo. Por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece -tanto más allá cuanto más notorio- hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas, tal como se recoge expresamente en el propio artículo 8 que se invoca".

Por lo tanto, el hecho de que para apreciar la concurrencia de la prohibición del art. 8 no se requiera la identidad de servicios protegidos (exigencia que sí opera en el art. 6.1.b), obliga a examinar si respecto del resto de servicios protegidos por la marca impugnada "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" y respecto de los cuales se ha concluido en el fundamento anterior, que no regía la exclusión del art. 6.1.b), sí son, por el contrario incompatibles con la marca "UN SUELDO PARA TODA LA VIDA", al ser marca notoria.

Para realizar tal examen hay que matizar que la protección de las marcas notorias, aun cuando ello esté plenamente acredita, no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión o asociación, y así lo precisa la Sentencia del Tribunal Supremo 3627/2015, de fecha 21-07-2015, recurso de casación nº 3082/2013, "Sucede, sin embargo, que nada hay en la Sentencia impugnada que contradiga todo lo anterior. La mercantil recurrente parece partir del error de que no es preciso el riesgo de confusión entre signos o de asociación entre ellos y su origen empresarial para otorgar la protección a la marca notoria, lo que no es cierto. En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección". Llevado tal examen al caso concreto, se concluye que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos. La marca ahora concedida tiene un sector específico, el juego, y con un sistema de adquisición del producto totalmente diferente al de la marca oponente, lo que impide obtener la conclusión de que el consumidor que compra un producto que tiene el origen empresarial ONCE y con la marca "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA", lo puede llegar a adquirir creyendo que está comprando un producto alimenticio del origen empresarial, Nestlé, publicitado con la frase "UN SUELDO PARA TODA LA VIDA". La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada marca, excluye la posible confusión de que el público o los consumidores puedan creer que los productos presentan unas características o que proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un mínimo riesgo de confusión o asociación entre marcas evita que rija la prohibición del art. 8.1 para marcas notorias».

Por tales razones la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima en parte el recurso contencioso-administrativo en los términos que recoge la parte dispositiva que antes hemos reproducido, este es, anula en parte la resolución impugnada que había acordado autorizar en favor de la ONCE el registro de la marca española nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clases 16, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, acordando la sentencia en su lugar no conceder dicha marca en la clase 35 de la Clasificación Internacional, en el servicio concreto "servicios de publicidad".

Notificada la sentencia a las partes, preparó recurso de casación contra ella la representación de Société des Produits Nestlé, S.A, siendo admitido a trámite el recurso por auto de la Sección Primera de esta Sala de 9 de febrero de 2018 en el que asimismo se acuerda la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.

En la parte dispositiva del citado auto de admisión del recurso se acuerda, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

(...) 2°) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 8.1 de la Ley de Marcas para aclarar el alcance de la protección de la marca notoria; en particular, si con arreglo a las directivas y a la jurisprudencia comunitarias, su aplicación sólo requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas -y en ese caso, cuándo existe ese vínculo (o conexión, en los términos de nuestra legislación)- o si es preciso que, en todo caso, se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación, aunque no lo sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas

.

La representación de Société des Produits Nestlé, S.A. formalizó la interposición de su recurso de casación mediante escrito presentado el 6 de abril de 2018 en el que solicita que se dicte sentencia en la que se case y anule la sentencia recurrida y en su lugar se acuerde <<...la denegación total de la referida marca solicitada, española nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clases 16, 35 y 41>>, con imposición de costas a la parte contraria.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, se tuvo por interpuesto el recurso y se acordó dar traslado a la partes recurridas para que pudiese formular su oposición.

La representación procesal de la Administración del Estado formalizó su oposición mediante escrito presentado el 24 de abril de 2018 en el que, tras formular sus alegaciones en contra de lo aducido por la recurrente, termina solicitando que se dicte sentencia desestimando el recurso de casación.

Por su parte la representación de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) presentó escrito con fecha 27 de abril de 2018 en el que expone las razones de su oposición y termina solicitando la desestimación del recurso de casación.

Mediante providencia de 30 de mayo de 2018 se acordó no haber lugar a la celebración de vista y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo; fijándose finalmente al efecto el día 2 de octubre de 2018, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

El presente recurso de casación nº 6064/2017 lo interpone la representación de la entidad Societé des Produits Nestlé, S.L., contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de junio de 2017 dictada en el recurso contencioso-administrativo 96/2016.

Como hemos visto en el antecedente primero, la sentencia ahora recurrida en casación estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto Societé des Produits Nestlé, S.L. y anula en parte la resolución impugnada. que había acordado autorizar en favor de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) el registro de la marca española nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clases 16, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, acordando la sentencia en su lugar no conceder dicha marca en la clase 35 de la Clasificación Internacional, en el servicio concreto "servicios de publicidad".

En el antecedente segundo hemos reseñado las razones que expone la Sala de instancia para fundamentar esa estimación parcial del recurso contencioso-administrativo. Y, como hemos dejado señalado en el antecedente cuarto, en el recurso de casación la representación de Societé des Produits Nestlé, S.L pide que se case y anule la sentencia recurrida y en su lugar se acuerde la denegación total de la marca solicitada nº 3532871 "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" mixta, en las clases 16, 35 y 41 de la Clasificación Internacional.

Procede entonces que entremos a examinar las cuestiones suscitadas en casación, en particular la señalada en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 9 de febrero de 2018, en el que, como vimos (antecedente cuarto) , se declara que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en «(...) interpretar el artículo 8.1 de la Ley de Marcas para aclarar el alcance de la protección de la marca notoria; en particular, si con arreglo a las directivas y a la jurisprudencia comunitarias, su aplicación sólo requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas -y en ese caso, cuándo existe ese vínculo (o conexión, en los términos de nuestra legislación)- o si es preciso que, en todo caso, se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación, aunque no lo sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas ».

No han sido objeto de controversia en casación las consideraciones que expone la Sala de instancia en los fundamentos jurídicos quinto, sexto y séptimo en relación con las prohibiciones generales del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Por ello, nuestro examen se centrará en los razonamientos contenidos en el fundamento octavo de la sentencia, donde se analiza la especial protección que el artículo 8 de la misma Ley dispensa a las marcas notorias, que, como hemos visto, es precisamente la cuestión que el auto de admisión del recurso considera de interés casacional.

El artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -pueden verse en tal sentido nuestras sentencias de 21 de julio de 2015 (casación 3082/2013) y de 26 de febrero de 2018 (casación 2153/2016) entre otras - que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece -tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente, cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, pues lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (asunto C-323/09) afirma que

[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomón y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]

.

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (casación 5602/2006) se afirmaba que « La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella» .

Y en dicha sentencia se concluía «[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla».

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (recurso 3712/2015) al señalar: « En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección» .

La sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 (casación 1153/2016), a la que ya nos hemos referido, señala lo siguiente: « Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados»; y añade la propia sentencia : «la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección».

Por tanto, para que sea de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo éste como la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra; pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la nueva marca tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

En esa misma línea de razonamiento, la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 señala que «para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad». Según explica esta sentencia de la Sala Primera, « el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo»; y añade: « Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso».

En fin, para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Así, aunque para que opere la protección prevista en el artículo 8 de la Ley de Marcas no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b/ de la Ley, si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria, pues la protección de las marcas notorias no es absoluta sino que exige, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de este Tribunal Supremo que acabamos de reseñar ha sido citada y examinada en nuestras recientes sentencias de 24 de septiembre de 2018 (recursos de casación 5395/2017 y 5647/2017 ) referidas a unas marcas muy similares a la aquí controvertida (en el primer caso se trataba de la marca mixta nº 3532870 "SUELDO DE TU VIDA" y en el segundo de la marca mixta nº 3532871 "GRAN SUELDO DE TU VIDA"), estando personadas en ambos casos, como recurrente en casación y como recurridas, las mismas partes que en el caso presente y habiéndose planteado la controversia en aquellos dos recursos en términos sustancialmente coincidentes con los del caso que ahora nos ocupa. Pues bien, en dichas sentencias hemos fijado una doctrina que ahora debemos reiterar.

Así, dando respuesta a la cuestión que reviste interés casacional señalada en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 9 de febrero de 2018 (véase antecedente tercero y fundamento jurídico de esta sentencia) declaramos lo siguiente:

En lo que se refiere a la protección que el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispensa a las marcas notorias, la aplicación del precepto requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre las marcas es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Trasladando la anterior doctrina al caso que ahora nos ocupa se llega a la conclusión de que el presente recurso de casación debe ser desestimado; y ello por las razones sustancialmente coincidentes con las que hemos expuesto en nuestra sentencia de 14 de septiembre de 2018 (casación 5395/2017), a la que ya nos hemos referido, y que aquí vamos a reiterar. Veamos.

La sentencia recurrida cita la de esta Sala del Tribunal Supremo 3378/2016 de 6 de julio de 2016 (recurso de casación nº 3712/2015) en la que se declara que, en virtud del citado artículo 8.1 de la Ley de Marcas, las marcas notorias gozan de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras, de manera que no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria en la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes.

Ahora bien, añade la sentencia recurrida, « (...) el hecho de que para apreciar la concurrencia de la prohibición del art. 8 no se requiera la identidad de servicios protegidos (exigencia que sí opera en el art. 6.1.b), obliga a examinar si respecto del resto de servicios protegidos por la marca impugnada "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA" y respecto de los cuales se ha concluido en el fundamento anterior que no regía la exclusión del art. 6.1.b), sí son, por el contrario incompatibles con la marca "UN SUELDO PARA TODA LA VIDA", al ser marca notoria».

También recuerda la sentencia recurrida -invocando al efecto la doctrina contenida en sentencia nº 3627/2015, de 21 de julio de 2015 (recurso de casación nº 3082/2013)- que la protección de las marcas notorias no es absoluta, pues aunque no se exige identidad de servicios sí resulta exigible un cierto riesgo de confusión o asociación. Y, trasladando esa consideración al caso concreto que se examina, la sentencia recurrida señala:

(...) La marca ahora concedida tiene un sector específico, el juego, y con un sistema de adquisición del producto totalmente diferente al de la marca oponente, lo que impide obtener la conclusión de que el consumidor que compra un producto que tiene el origen empresarial ONCE y con la marca "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA", lo puede llegar a adquirir creyendo que está comprando un producto alimenticio del origen empresarial, Nestlé, publicitado con la frase "UN SUELDO PARA TODA LA VIDA". La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada marca, excluye la posible confusión de que el público o los consumidores puedan creer que los productos presentan unas características o que proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un mínimo riesgo de confusión o asociación entre marcas evita que rija la prohibición del art. 8.1 para marcas notorias

.

Cuando la sentencia de instancia señala que en este caso no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo" al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Así, cuando la Sala de instancia alude al riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra -riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas- sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados respecto a su origen empresarial, esto es, que exista entre los signos el vínculo al que se refiere la jurisprudencia europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo antes citadas, o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 de la Ley de Marcas.

Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Y, como ya hemos señalado, aunque para para que opere la protección del artículo 8 de la Ley de Marcas no se requiere la identidad de productos o servicios protegidos -exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la misma Ley- si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria.

En el caso que ahora nos ocupa entendemos que, en lo que se refiere a los productos y servicios de las clases 16 y 41 que la marca solicitada pretende amparar, no cabe apreciar que su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Dados sus diferentes ámbitos aplicativos (juego en el caso de la nueve marca y productos alimenticios en el caso de la marca oponente), nada induce a pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, ni que el nuevo registro albergue un intento de aprovechamiento de la reputación ajena.

Compartimos por ello el parecer de la Sala de instancia cuando señala que la marca " Un sueldo para toda la vida", de la que es titular Société Des Produits Nestlé, S.A., es una marca que ha sido reconocida como notoria pero no puede considerarse como renombrada; y que no ha quedado acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad.

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, debe declararse no haber lugar al recurso de casación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4, 139.1 y 139.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes, debiendo abonar cada una las causadas a su instancia y las comunes por mitad; manteniendo, en cuanto a las costas del proceso de instancia, el pronunciamiento de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción,