STS, 19 de Diciembre de 2008

En su resolución de fecha 3 de marzo de 2003, la OEPM desestima el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de fecha 22 de enero de 2001, tras exponer que en el presente supuesto concurren las siguientes circunstancias: "los signos enfrentados coinciden en el ámbito aplicativo de los productos alimenticios donde, además, el conjunto PEDRO DOMECQ es notorio en el subsector de las bebidas, si consideramos a los productos alimenticios como un amplio sector que engloba alimentos y bebidas, y la coincidencia no se da sólo en el apellido DOMECQ sino en PEDRO DOMECQ, y eso las convierte en marcas mutuamente evocativas y confundibles. En España se viene utilizando como nombre de pila la combinación a su vez de los nombres sencillos, aún cuando en la práctica y por las dificultades que entrañan los nombres compuestos, se utilice sólo alguno de los dos. Este hecho real, trasladado al caso que nos ocupa, convierte en no suficiente el elemento "Juan"...unido a..."Pedro Domecq, S.L."para considerarlo de entidad relevante para disipar cualquier género de duda y perplejidad entre las marcas enfrentadas, en las que para este sector "Pedro Domecq" es notoria, por lo que es posible que el público general, consumidor de los productos alimenticios "Pedro Domecq", asociara ambas marcas, riesgo que trata de evitar la Ley 32/1988 de Marcas en su art. 12.1.a)". Previamente la resolución precisa que la marca "TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ" accedió al Registro en fase de recurso -tras haber sido denegada de oficio por la marca "PEDRO DOMECQ"- por la declaración de consentimiento prestada por la entonces titular de la marca, mientras que en el presente supuesto no se ha aportado declaración de consentimiento de la entidad ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo nº 872/2003, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 11 de julio de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo nº 872/2003 interpuesto por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, en la representación de "Juan Pedro Domecq, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de marzo de 2003, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la Resolución de la misma Oficina de fecha 22 de enero de 2001, que denegó el registro de la marca nacional número 2.299.539 "Juan Pedro Domecq" (mixta) para amparar productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, anulamos dichas resoluciones por no ser ajustadas a Derecho y, en su lugar, declaramos que procede el acceso registral de dicha marca en la forma solicitada por la actora. Sin costas».

El fundamento de derecho quinto de la citada sentencia dice textualmente:

"QUINTO.- Pues bien, la aplicación de la anterior doctrina conduce a la estimación del presente recurso, pues la Sala aprecia la existencia, entre los signos enfrentados, de diferencias que permiten su convivencia en el mercado.

Así, en el caso en examen se ha de tener en cuenta que el elemento denominativo de la marca aspirante coincide con la razón social de la entidad que solicita el registro, siendo, además, tal y como se puso de manifiesto en vía administrativa y resulta del propio poder general para pleitos aportado por la recurrente, el nombre y primer apellido del Administrador único de la sociedad actora, siendo jurisprudencia reiterada que se permite la concurrencia de apellidos cuando la marca aspirante vaya acompañada de otros elementos identificativos distintos del apellido que lo distinga de otras similares anteriormente registradas, supuesto que concurre en el caso de autos, en el que, en la confrontación con las marcas prioritarias, la marca aspirante añade el nombre de "JUAN", así como un gráfico característico en el que figura la letra "V" dentro de una forma gráfica con los lados arqueados hacia fuera y apuntando hacia abajo, representativo del hierro de la ganadería, con lo cual ha de concluirse que entre los signos enfrentados existen suficientes diferencias denominativas y gráficas, en una consideración global de los mismos, como establece la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que excluyen el riesgo de confusión, y, por lo tanto, el peligro de asociación.

Y a este respecto se ha de notar que, si bien la entidad codemandada relativiza el componente gráfico de la marca aspirante, sin embargo, en un examen de conjunto de los signos enfrentados es claro que no se puede prescindir de tal elemento, que en el caso de autos tampoco pierde su fuerza diferenciativa, como aquélla pretende, por referirse a productos no atinentes a reses bravas, sino al sector alimenticio.

Por lo tanto, se ha de concluir que no pueden prosperar las alegaciones formuladas en este punto en los escritos de contestación a la demanda, pues existen las suficientes diferencias que permiten la convivencia y compatibilidad en el mercado entre la marca solicitada y las oponentes, aunque la prioritaria número 1.145.611 "PEDRO DOMECQ" ampare productos de la misma clase 29 del Nomenclátor, y en algunos casos coincidentes con los que pretende amparar la aspirante, y ello en cuanto, a juicio de esta Sección, el elemento denominativo "Juan", unido al gráfico característico a que antes se ha hecho mención, actúan con fuerza distintiva e individualizadora suficiente respecto a las marcas oponentes en que intervienen los elementos comunes PEDRO DOMECQ

En definitiva, de una visión de conjunto de las marcas enfrentadas resultan suficientes diferencias denominativas y gráficas, lo que provoca que no concurra el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación entre las mismas, por lo que, sentada esta premisa, tampoco puede entrar en juego el invocado artículo 13.c) de la Ley 32/1988 pues, conforme es doctrina de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, el citado precepto no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que, no apreciándose riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, dicho precepto deviene aplicable.

Téngase en cuenta, además, que no cabe admitir la argumentación, ya plasmada en la resolución impugnada, respecto a la extensión del carácter notorio del conjunto "PEDRO DOMECQ" en el ámbito de las bebidas al sector de los productos alimenticios, pues ha de considerarse que la notoriedad en un sector determinado específico no tiene por qué ampliarse automáticamente a otros concretos sectores que, aunque próximos, no dejan de ser específicos".

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A. El Tribunal "a quo" lo tuvo por preparado mediante providencia de 18 de octubre de 2006.

La representación procesal de ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A., mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 12 de diciembre de 2006, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de los tres siguientes motivos, acogidos todos al art. 88.1.d) de la L.J.: 1) En el primero, imputa a la sentencia la infracción del artículo 12.1.a de la Ley 32/1988, de Marcas, a) porque como consecuencia de considerar como circunstancia relevante la de que el elemento denominativo de la marca "JUAN PEDRO DOMECQ" coincida con la denominación social del solicitante y con el nombre y apellido del administrador único de la sociedad, ha aminorado el rigor comparativo entre los signos enfrentados, infringiendo así el principio de especialidad y la abundante jurisprudencia que cita la recurrente; b) porque las marcas son parcialmente idénticas y protegen productos idénticos en un caso y manifiestamente semejantes en otros; c) porque la comparación entre las marcas debería haberse realizado con el máximo rigor no sólo porque los productos que distinguen las marcas son idénticos en el caso de la marca oponente nº 1.145.611 "PEDRO DOMECQ" sino también porque esta marca, tal como reconoce la propia sentencia, es notoria para productos íntimamente relacionados con los solicitados por la marca "JUAN PEDRO DOMECQ", y es una exigencia jurisprudencial la de la protección reforzada de la marca notoria, lo que justifica con las sentencias que cita; d) porque no existe la jurisprudencia reiterada y unánime que invoca la sentencia recurrida, sin cita ninguna, que permita la concurrencia de marcas compuestas por los mismos apellidos; y menos en el presente supuesto en el que el apellido no es común y el nombre propio no es especialmente significativo; cita sobre este particular, entre otras, la STS de 2 de febrero de 2004, dictada en el recurso nº 3617/2000, en la que este Tribunal declaró la incompatibilidad entre las marcas "GANADERÍA DE CASA DOMECQ" y "TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ", ambas para la clase 31; e) por último, porque el componente gráfico de la marca aspirante tiene una eficacia diferenciadora muy limitada, ya que las marcas se mencionan y se demandan en el mercado de forma oral y por ello la parte esencial es la denominativa. 2) En el segundo motivo se considera infringido el art. 13.c) de la Ley de Marcas de 1988, alegándose que no es correcta la interpretación según la cual, al no existir riesgo de confusión o asociación entre los signos, no puede aplicarse dicho precepto; sostiene esta parte que el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados presupone la existencia de un cierto grado de semejanza entre los signos y entre los productos, pero distinto del que prevé el artículo 12.1.a) de la Ley de marcas, como expresan la sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los Asuntos C-408/01 (Adidas) y C-375/97 (General Motors Corporation/Yplon, S.A.), que para apreciar dicho aprovechamiento no exigen que el consumidor confunda ni asocie las marcas sino que consideran suficiente que el consumidor las relacione, que traslade a la marca posterior la imagen positiva que tiene de la anterior. 3) El motivo tercero denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicable, relativa a las siguientes declaraciones generales: a) inaplicación del criterio de menor flexibilidad por coincidencia de la marca con la denominación social del solicitante; b) necesidad de extremar el rigor comparativo cuando los productos de las marcas enfrentadas son idénticos; c) mayor relevancia del factor fonético frente al gráfico en la comparación de signos; d) protección reforzada de la marca notoria. Por todo ello, suplica sentencia "estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de contestación a la demanda planteado en primera instancia, esto es, confirmando el acuerdo recurrido de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la solicitud de la marca nº 2.299.539 "V JUAN PEDRO DOMECQ" clase 29".

Mediante providencia de 21 de mayo de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.

Se han opuesto al recurso de casación: 1) El Abogado del Estado, que solicita la desestimación del recurso con costas; y 2) la representación procesal de JUAN PEDRO DOMECQ, S.L., en cuyo escrito se alega: 1) respecto de la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, a) que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita ha establecido que la apreciación de las circunstancias fácticas resulta intangible en casación, salvo que se hayan infringido las normas reguladoras de la valoración tasada de la prueba, o si la apreciación de los hechos pueda ser considerada arbitraria, ilógica o irracional, lo que no ocurre en el presente supuesto; b) que la recurrente sólo pretende sustituir el criterio de la Sala por el suyo propio; c) que la comparación se ha hecho desde una visión de conjunto, conforme señala la jurisprudencia, y no puede hacerse descomponiendo cada uno de los elementos de los signos enfrentados como pretende la recurrente; d) que existe reiterada jurisprudencia que atribuye al elemento gráfico carácter diferenciador, en particular cuando sólo concurre en una de las marcas enfrentadas; e) que la realidad social impone una mayor relevancia de los elementos gráficos de las marcas como ha señalado el "Informe para el Comité ejecutivo de Montreal 1995" elaborado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y como declara también la jurisprudencia que cita; f) que, existiendo diferencia entre los signos, el hecho de que una de las marcas prioritarias ampare productos de la clase 29 -como la aspirante- es irrelevante, porque el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas exige la concurrencia de ambos requisitos para que opere la prohibición de registro; g) que la compatibilidad entre las marcas viene reforzada por el grado de atención del consumidor, en este caso especializado; h) que existen marcas de terceros que presentan elementos comunes o coincidentes con los de las marcas en conflicto, y que conviven pacíficamente en el mercado; i) que las normas limitativas del acceso al Registro deben interpretarse restrictivamente; j) y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha autorizado la inscripción de apellidos para diferentes personas, salvo en los casos de identidad absoluta. 2) Con relación al motivo segundo, alega que a través del mismo el recurrente pretende la revisión de los hechos declarados probados y que su argumentación es contraria a la jurisprudencia de esta Sala, que sólo reconoce una protección especial a las marcas renombradas, pero no a las marcas notorias como la de la recurrente, que lo es sólo en el sector de los vinos y bebidas; añade que el administrador único de la sociedad recurrida fue accionista de la mercantil "PEDRO DOMECQ, S.A.", que fue extinguida al ser absorbida por el grupo británico ALLIED LYONS, por lo que no se trata de una sociedad que pretenda apropiarse de signos ajenos sino que, por el contrario, es destacada en el sector de la ganadería. 3) Y, en cuanto al motivo tercero, alega que el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad y que ha quedado acreditado que existen sentencias de sentido contrario a las señaladas por la actora. Concluye suplicando sentencia que desestime el recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

Mediante providencia de 18 de julio de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 9 de diciembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

Los tres motivos de casación articulados son susceptibles de tratamiento conjunto, y su estudio conduce a la estimación del recurso.

1. - Como alega la recurrente, no existe jurisprudencia que excluya o debilite con carácter absoluto la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 en el supuesto de que la marca aspirante coincida con la denominación social o con el nombre del titular de la misma. Por el contrario, este Tribunal, en sentencias de 13 de marzo de 2006 (RC 5883/2003) y 1 de diciembre de 2003 (RC 8169/1998 ), ha declarado que, si bien es cierto que existe jurisprudencia referida a una mayor flexibilidad en la aceptación de un nombre comercial cuando el mismo coincide con la razón social de la empresa solicitante, dicha flexibilidad tiene sin duda el límite de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas para evitar la confusión o asociación entre signos distintivos. Y en sentencias de 14 de noviembre, 1 de diciembre de 2.003 y 27 de diciembre de 2.004 la Sala ha rechazado el criterio de aminoración de la exigencia de diferencias para los signos que coincidan con la denominación, razón social o anagrama de la entidad peticionaria, "que si bien pudo tener acogida en la anterior normativa legal que es la que aplica la jurisprudencia que cita el motivo, es difícilmente aceptable en la nueva Ley de Marcas, con la exigencia de los requisitos para proceder a la inscripción; de lo contrario, como decíamos en esas sentencias aplicando ya la Ley de Marcas, una de las finalidades que se trata de conseguir a través del registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que permitiera dar protección a una marca, en este caso, a un nombre comercial que puede confundirse con otro ya inscrito". En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 9 de abril de 2003, Asunto T-224/01 -TUFFTRIDE-, ha precisado lo siguiente: "Asimismo, puede darse un riesgo de asociación entre dos marcas cuando la marca anterior es también la denominación de la empresa que es su titular. En tal caso, el público pertinente puede suponer que las marcas controvertidas pertenecen al mismo titular o que, al menos, entre las empresas existen vínculos estructurales o económicos, como un acuerdo de licencia (véase, sobre este último aspecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Rec. p. I-6227, apartados 36 y siguientes). Ahora bien, en el caso de autos, la marca anterior no constituye la denominación de la demandante".

2. - Tampoco procede la minoración o exclusión de la prohibición en el supuesto de concurrencia de marcas compuestas por los mismos apellidos, como invoca y aplica -sin cita alguna- la sentencia recurrida, que no expresa cuáles son las razones por las que el elemento "JUAN" y el signo "V" son suficientes para distinguir a la marca aspirante de las registradas prioritariamente. Por el contrario, esta Sala sí lo ha hecho en sentencia de 2 de abril de 2004, dictada en el recurso 3617/2000 que, en un asunto que presenta importantes similitudes con el presente, ha confirmado la denegación de registro de la marca "GANADERÍA DE CASA DOMECQ" para productos de la clase 31 -ganadería-, por apreciar incompatibilidad con la marca "TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ", para productos de la misma clase -reses bravas-, apreciando la existencia de identidad denominativa, trasladable al supuesto que nos ocupa, en consideración a los razonamientos que se desarrollan en su fundamento jurídico quinto en los siguientes términos:

   "Aunque los signos en oposición presentan elementos diferentes, sin embargo, hay que admitir que el más característico en ambos es el término "DOMECQ", que va a servir a los consumidores para identificar el origen de la res. Frente a ello no cabe argumentar que el comercio se desarrolla entre ganaderos conocedores del mercado de ganadería, pues siempre cabe la posibilidad de que así no sea, y, en todo caso, entre las finalidades que se trata de conseguir con la inscripción de una marca no sólo está la de defensa de los consumidores, sino la de dar relevancia a la titularidad frente a otros productores. Debe tenerse presente que el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, enumera, como prohibición relativa, la inscripción de las marcas "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", con lo que viene a indicarse, que si la similitud llega a generar una asociación del producto con otro, la prohibición debe operar. En el presente caso, la inclusión del término DOMECQ junto con el de "CASA", puede generar ese riesgo, pues hace pensar que es omnicomprensivo de todas las ganaderías de la familia DOMECQ. El que en una marca se use la palabra "ganadería" y en la otra la de "toros", no implica la diferencia conceptual a que alude el demandante, porque el primero es comprensivo del segundo, actuando de especie de un género más amplio. Todas estas razones llevan a concluir que la resolución recurrida ha valorado adecuadamente el alcance del mencionado precepto

   Frente a ello no puede argumentarse que han convivido pacíficamente marcas que llevan incorporado el indicado apellido, pues, aunque ello fuera así, la agregación al sector comercial de la ganadería de nuevas marcas que lo tengan con un elemento añadido que parece reducir a la unidad el origen empresarial de todos los toros de la familia Domecq, podrían perjudicar la coexistencia o generar nuevas perturbaciones derivadas de una errónea asociación. Tampoco cabe aducir una jurisprudencia que establece el criterio de una apreciación de conjunto del signo, olvidando aquella otra que acude al elemento más característico de los términos empleados. En fin, se citan una serie de sentencias dictadas durante la vigencia de la legislación anterior- Estatuto de la Propiedad Industrial-, por lo que su aplicación a casos que se suscitan bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 no puede acogerse sin reparos dada la distinta regulación existente en una y otra normativa; y en este sentido la introducción del principio de especialidad por el artículo 12 de la indicada Ley, restringe en cierta medida los criterios del examen de conjunto de los signos enfrentados, que han de matizarse en función de la mayor o menor aproximación de los sectores comerciales implicados, que en el presente caso, es prácticamente el mismo".

   En el mismo sentido se han pronunciado las SSTS de 28 de enero de 2005 (RC 1239/2002) -marca "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO"-, de 18 de abril de 2002 (RC 3574/1995) -marca LAURA ASHLEY-, de 12 de febrero de 1996 (RA 12557/1991) -marca "MANUEL GIRÓ"-, de 27 de marzo de 1991 (RA 2675/1991) -marca "MASSAGUER"-, de 8 de octubre de 1984 (RA 1764/1990) -marca "GARVEY"-, y de 30 de diciembre de 1982 (RA 8134/1992 ) -marca "BARBIER"-.

3. - La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006 ) ha declarado lo siguiente: "En diversas ocasiones hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene una difusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protección reforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimiento acentuado de una marca en el mercado. Aunque la Ley aplicable al caso es menos destacada en este sentido que la ahora vigente (la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), el artículo 13.c) de la misma -aparte otros preceptos más específicos- permite dispensar dicha protección reforzada a las marcas notorias o renombradas por medio de la proscripción de un aprovechamiento ilegítimo de la reputación de las marcas registradas (...) La doctrina reiterada por esta Sala de casación indica que el conocimiento especialmente difundido de una marca notoria o renombrada incrementa el riesgo de que otras marcas puedan provocar en el consumidor medio confusión entre ellas o, más verosímilmente, su asociación en cuanto al origen empresarial de las mismas (entre otras, Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.997 -). De lo contrario, además, se seguiría el efecto perverso de que la protección otorgada a una marca notoria o renombrada, con una actividad empresarial subyacente especialmente digna de defensa, sería inversamente proporcional a su difusión en el mercado consecuencia de su mayor presencia e inversión en el mismo". En el mismo sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006 ) ha precisado también que: "Actualmente, el registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signo realizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Es decir, tratándose de productos iguales o similares, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir -antes al contrario- el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otras marcas, debiendo extremarse en este caso las precauciones al examinar y valorar los elementos que las diferencian y los que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el". Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.

4. - Por último, tampoco coincide con el criterio de la Sala la apreciación relativa a la capacidad diferenciadora del elemento gráfico en términos absolutos sino que, por el contrario, la jurisprudencia ha declarado que debe efectuarse una valoración en cada caso concreto, cuyo resultado puede conducir a la tesis contraria a la expuesta por la sentencia recurrida. Por todas, la STS de 21 de octubre de 2008, (RC 3239/2006 ) -marca "BAVARIA"- aprecia que, incluso desde una visión global, el elemento gráfico juega una función de carácter secundario, mientras que el elemento denominativo va a ser el que atraiga la atención de los consumidores, el determinante de su decisión de optar por una u otra marca.

   Estimado el recurso, procede casar la sentencia impugnada, lo que nos sitúa, de acuerdo con el art. 95.2.c) y d) de la L.J., ante la necesidad de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que el debate ha sido planteado en la instancia.

Lo que procede, coincidiendo así con el criterio de la OEPM, es desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de JUAN PEDRO DOMECQ, S.L. contra la resolución de la OEPM de 3 de marzo de 2003 que desestimó el recurso de alzada y confirmó la denegación de registro de la marca mixta nº 2.299.539 "JUAN PEDRO DOMECQ·, clase 29, solicitada para distinguir "jamones, embutidos (productos cárnicos), carne, extractos de carne, conservas cárnicas, aves, caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, lecha y productos lácteos; mermeladas y compotas; aceites y grasas comestibles", denegación fundada en su incompatibilidad con las marcas prioritarias denominativas nº 1.145.611, nº 1.145.612 nº 1.145.613 nº 1.145.614 nº 1.145.615 "PEDRO DOMECQ", registradas, respectivamente, en las clases 29, para productos coincidentes, 30 "productos alimenticios", 31 "productos agrícolas, hortofrutícolas y alimentos para animales, y animales vivos", 32 "cervezas y bebidas no alcohólicas", y 33 "bebidas alcohólicas excepto cervezas", habida cuenta la evidente similitud denominativa existente entre las enfrentadas y la manifiesta relación apreciable entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, ya que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase y en algunos casos coincidentes, presupuestos determinantes de la aplicabilidad de la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, de 10 de noviembre.

A tal conclusión llegamos a través de una valoración de conjunto de los signos enfrentados, en la que, sin prescindir de la presencia del gráfico en la marca solicitada, se concede una capacidad diferenciadora e identificadora superior al término PEDRO DOMECQ, identificador de la marca prioritaria, apreciando entre ésta y la marca solicitada, JUAN PEDRO DOMECQ, semejanzas fonéticas indiscutibles, susceptibles de generar riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores lo que, unido al hecho de que la opuesta es una marca notoria en el campo de la alimentación, por lo que resulta aplicable la protección reforzada prevista para estos supuestos, dada la proximidad que existe entre dicho ámbito y el de las bebidas, y la relación entre sus cauces de distribución, determina que no pueda tener acceso al registro la marca solicitada, correctamente denegada por la OEPM.

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.