STS 697/2009, 6 de Noviembre de 2009

PRIMERO. Por escrito presentado, en el Juzgado Decano de Madrid, el seis de marzo de dos mil dos , el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en representación de Herban Motor, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Herbamotor, SA.

En el referido escrito alegó la demandante, en síntesis, que era titular de las marcas españolas números 2.055.587, Herban Motor, solicitada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis y concedida, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, para distinguir servicios de construcción, reparación e instalación, y 2.091.191, Herban Motor, solicitada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete y concedida, el seis de octubre del mismo año, para distinguir servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes, así como del nombre comercial número 212.864, Herban Motor, solicitado el nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete y concedido, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, para distinguir su actividad empresarial vinculada a su comercio al por menor de venta de vehículos terrestres y reparación de automóviles y bicicletas.

También alegó que Herbamotor, SA, concesionaria con establecimientos abiertos al público en la carretera de Madrid a Colmenar y en Alcobendas, utilizaba, como rótulo de los mismos, la denominación Herbamotor. Y que, dada la práctica identidad literal y fonética, entre estos signos y los suyos, así como la proximidad entre los servicios con ellos identificados, no podían coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la que había requerido a la demandada de cese en el uso, en diversas ocasiones.

Finalmente alegó que la demandada, para protegerse de su anunciada reclamación, había solicitado el registro como marca y nombre comercial de los términos Hersamotor a su favor.

Y afirmando la legitimación activa que ostentaba, como titular de las marcas y nombre comercial lesionados, invocó lo dispuesto en los artículos 34, 40, 43 y 44 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, y reclamó en el suplico de su escrito, una sentencia " cuyo fallo contenga las siguientes declaraciones: 1. Que la demandante Herban Motor, SA como titular de las marcas anteriormente mencionadas, tiene el derecho exclusivo para el uso de las mismas.- 2. Que se declare que la marcaHerbamotor utilizada por Herbamotor SA, interfiere y lesiona los derechos de exclusividad dimanantes de la inscripción de las marcas y el nombre comercial arriba citadas, por resultar confundible con la denominación Herban Motor que dichas marcas y nombre comercial protegen.- Y así condene a Herbamotor, SA con expresa imposición de costas, a lo siguiente: 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2. A cesar en el uso de la denominación Herbamotor.- 3. A la adopción de las medidas necesarias para evitar que se prosiga la violación de los derechos de Herban Motor, SA y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado el uso de la denominación Herbamotor.- 4. A la publicación e la sentencia mediante anuncio en un diario de edición nacional y la notificación de la misma por correo certificado con acuse de recibo a los clientes minoristas del condenado, todo ello a costa de éste.- 5. A la indemnización del 1 por ciento de la cifra de los negocios realizada por Herbamotor, SA. con los servicios ilícitamente distinguidos con la denominación Herbamotor.- 6. A la indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la utilización d la denominación Herbamotor, estableciendo que el importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en fase de ejecución de sentencia".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, que, por auto de siete de marzo de dos mil dos , la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario.

La demandada, previamente emplazada, se personó en las actuaciones, representada por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández y contestó la demanda oponiéndose a su estimación. En el suplico de dicho escrito solicitó que " se tenga por contestada, en tiempo y forma, la demanda formulada por Herban Motor, SA; convocar a las partes a la Audiencia Previa, señalando al efecto día y jora, y, en su día y previo recibimiento del juicio a prueba que desde ahora solicitamos y demás trámites que correspondan, se sirva dictar Sentencia por la que, desestimando totalmente la demanda, se absuelva de sus pedimentos a mi representada, imponiendo las costas de este procedimiento a la demandante"

TERCERO. Propuestas y admitidas las pruebas en la audiencia previa y practicadas en el juicio, el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, una vez presentadas las conclusiones por las partes, dictó sentencia con fecha veintidós de julio de dos mil dos , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo que estimo parcialmente la demanda presentada por el Procurador Emilio Martínez Benitez en nombre y representación de Herban Motor, SA. contra Herbamotor, SA. representada por el Procurador Ignacio Aguilar Fernández, declarando que la demandante, Herban Motor, SA. como titular de las marcas 2.055.587 Herban Motor, clase 37; 2.091.191 Herban Motor clase 39; y nombre comercial 212.864 Herban Motor, tiene el derecho exclusivo al uso de tales marcas y nombre comercial. Desestimo la demanda en lo demás. No procede hacer declaración en costas".

CUARTO. La demandante recurrió en apelación la sentencia de la primera instancia. El recurso fue admitido y, tras oponerse a su estimación la demandada, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigésimo primera, la cual lo tramitó y señaló para la votación del fallo el día once de octubre de dos mil cuatro.

La sentencia de apelación, de diecinueve de octubre de dos mil cuatro , contiene la siguiente parte dispositiva: " Fallamos que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Herban Motor, SA. contra la sentencia que con fecha veintidós de julio de dos mil dos pronunció la Ilma. Sra. Magistrado Juez de Primera Instancia número trece de Madrid , debemos revocar y revocamos en parte la citada resolución, para confirmando el pronunciamiento que dicha sentencia contiene, añadir, además los cuatro siguientes: 1) Se declara que la marca Herbamotor utilizada por la demandada interfiere y lesiona los derechos de exclusividad dimanantes de la inscripción de las marcas y el nombre comercial titularidad de la actora, por resultar confundibles con la denominación Herban Motor que dichas marcas y nombre comercial protegen declaración. 2) Se condena a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración. 3) Se condena a la demandada a cesar en el uso de la denominación Herbamotor. 4) Se condena a la demandada a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora y, en particular, a retirar del tráfico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado el uso de la denominación Herbamotor; desestimándose las demás peticiones d la demanda, sin especial imposición, ni de las costas de la primera instancia ni de las de este recurso a ninguna de las partes".

QUINTO. La representación procesal de Herban Motor, SA, por escrito de veinticuatro de enero de dos mil cinco, interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Vigésimo primera de la Audiencia Provincial de Madrid, que, por providencia de veinticinco de enero de dos mil cinco, lo tuvo por interpuesto.Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, por auto de veintiséis de febrero de dos mil ocho , acordó: 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Herban Motor, SA. contra la Sentencia dictada, con fecha 19 de octubre de 2.004, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21º), en el rolo de apelación nº 1170/2002, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 210/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid.- 2º) De conformidad y a los fines dispuestos en el artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Herban Motor, SA, con apoyo en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartados 1 y 2, ordinal 3º , se compone de los siguientes motivos:

PRIMERO. Al amparo del número 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por infracción de la disposición final tercera de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, puesto que en la sentencia recurrida se había aplicado a los presentes autos el régimen transitorio previsto en la disposición transitoria primera de la misma Ley , que es aplicable a los procedimientos de registro tramitados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SEGUNDO. Al amparo del número 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por infracción del artículo 41.1 .e), en relación con la disposición final tercera , ambos de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, por razón de ser titular del derecho, una vez reconocida la infracción de sus derechos de propiedad industrial por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a que se publique la sentencia a costa de la infractora mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

TERCERO. Al amparo del número 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por infracción del artículo 43.5 , en relación con la disposición final tercera de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, por razón de ser titular del derecho a que, una vez declarada la infracción de sus derechos de propiedad industrial por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se declare su derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, a determinar en fase de ejecución de sentencia.

CUARTO. Al amparo del número 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por infracción del artículo 44 , en relación con la disposición final tercera de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, por razón de ser titular del derecho a que, una vez declarada la infracción de sus derechos de propiedad industrial por sentencia, se fije en ella una indemnización de cuantía indeterminada, no inferior a seiscientos euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, a determinar en fase de ejecución de sentencia.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de Herbamotor, SA., impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. Se señaló como día para la vista del recurso el trece de octubre de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

PRIMERO. La sentencia recurrida estimó algunas de las pretensiones deducidas en la demanda por Herban Motor, SA, titular de dos marcas españolas y un nombre comercial, todos ellos formados exclusivamente por las palabras " Herban Motor " y registrados durante la vigencia de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

Declaró la Audiencia Provincial que la demandada, Herbamotor, SA, había invadido ilegítimamente el ámbito de las exclusivas que, por los indicados registros, tiene reconocidas la demandante, y condenó a la infractora a cesar en la actividad ilícita - en el uso de un signo confundible -, así como a retirar del mercado los medios e instrumentos con los que se había materializado la infracción.Las demás pretensiones deducidas por Herban Motor, SA, con apoyo en los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , fueron desestimadas. Tenían las mismas por objeto la publicación de la sentencia declarativa de la violación de los derechos de la actora, a costa de Herbamotor, SA - artículo 41, apartado 1 , letra e) - y la condena de la demandada a pagar el equivalente dinerario al uno por ciento de la cifra de negocios que hubiera alcanzado - artículo 43, apartado 5 -, así como la suma que, como indemnización coercitiva, contempla el artículo 44 .

La razón de los pronunciamientos desestimatorios indicados se compone de las siguientes premisas: En cuanto a las indemnizaciones (1ª) ser aplicable al conflicto de intereses la Ley 32/1.988, no la 17/2.001, según la disposición transitoria primera de ésta; (2ª) estar previstas en la Ley vigente las indemnizaciones reclamadas, pero no en la derogada y aplicable; y (3ª) no haber probado la demandante la realidad de los daños afirmados en la demanda - por lo que, en aplicación del régimen establecido en la Ley 32/1.988 , entendió la Audiencia Provincial procedente la desestimación de su pretensión indemnizatoria con esa causa -.

Y, en cuanto a la publicación de la sentencia - prevista en las dos Leyes -, la ausencia de una razón que, desde el punto de vista empírico, justificara la adopción de la medida.

El recurso de casación de Herban Motor, SA, dirigido a la estimación de las pretensiones desestimadas en la segunda instancia, se compone de cuatro motivos, en cuyo examen entramos.

SEGUNDO. En el primero de los motivos Herban Motor, SA denuncia la infracción de la disposición transitoria primera de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , por haber sido aplicada, así como de la disposición final tercera de la misma Ley , por no haberlo sido.

Afirma la recurrente que, cuando interpuso la demanda, admitida en el siguiente día, estaba ya en vigor el título V de la Ley 17/2.001 - regulador del contenido del derecho de marca y, por virtud de la remisión del apartado 3 del artículo 87 , del derecho sobre el nombre comercial -, de acuerdo con lo establecido en la disposición final tercera de la misma Ley .

Añade que esta regla no sufre desviación alguna por lo establecido en la disposición transitoria primera , por cuanto la misma está referida sólo a los procedimientos de concesión del registro de los signos.

El motivo debe ser estimado.

Las marcas y nombre comercial de la recurrente se registraron durante la vigencia de la Ley 32/1.988 , derogada.

El título V de la Ley 17/2.001 estaba en vigor cuando la demanda de Herban Motor, SA fue interpuesta y admitida, de conformidad con lo establecido en la disposición final tercera de la propia Ley .

Esa disposición final no contiene norma de derecho transitorio, en sentido propio. En efecto, no resuelve la cuestión que importa en el caso, que no es otra que la de decidir cual es la Ley, la nueva o la derogada, aplicable a la violación de las marcas y nombres comerciales de la demandante, en cuanto siguen siendo reconocidos y fueron concedidos durante la vigencia de la Ley 32/1.988 .

Desde luego, para decidir el conflicto planteado por el tránsito de la regulación establecida en la ley derogada a la que lo está en la nueva, no sirve la disposición transitoria primera de la Ley 17/2.001 - que, como se expuso, fue la aplicada en la sentencia recurrida -.

En efecto, como señala la recurrente, esa norma transitoria se refiere a los procedimientos de registro de las marcas, nombres comerciales y, en lo menester, rótulos de establecimiento. Se trata, al fin, de una disposición que reproduce el contenido de la transitoria primera de la Ley 32/1.988 y de la regla según la que la tramitación de aquellos procedimientos, cuando se hayan iniciado con arreglo a una normativa después derogada, continúa conforme a la misma.

La norma transitoria realmente aplicable es la segunda, apartado 1, de la Ley 17/2.001 , conforme a la cual " las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley ", al no concurrir ninguna de las salvedades que la misma establece seguidamente.En definitiva, a la vista de las disposiciones final tercera y transitoria segunda de la Ley 17/2.001 , las acciones ejercitadas en la demanda se rigen por las normas del título V de la misma.

TERCERO. En el motivo segundo afirma la recurrente que ha sido infringido el artículo 41, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , en la redacción anterior a la vigente.

Alega que, habiendo declarado la sentencia recurrida que sus derechos sobre las marcas y nombre comercial registrados habían sido violentados como consecuencia de la acción de la demandada, procedía imponer la publicación de la sentencia a costa de la misma, " mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas ". Considera que se trata de una medida necesaria una vez declarada la infracción del derecho.

La Audiencia Provincial había desestimado la pretensión deducida con tal contenido por la demandante y apelante, al considerar que la publicación de la sentencia no era necesaria, a la vista de los hechos declarados probados.

El motivo debe ser desestimado.

La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario que le atribuye la recurrente.

Antes bien, la referencia a las " personas interesadas " pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela.

Lo expuesto, que era compatible con el texto del artículo 36, letra d), de la Ley 32/1.988 indebidamente aplicado por la Audiencia Provincial, según se ha expuesto - lo es, también, con el del artículo 41, apartado 1, letra f), de la Ley 17/2.001 , pese a que en este se haya suprimido, como innecesaria, la frase contenida en aquel " esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente ".

CUARTO. En el motivo tercero se denuncia la infracción del artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2.001 , por no haber sido aplicado.

Alega la recurrente que, una vez declarada la violación de sus facultades de exclusión sobre las marcas y el nombre comercial registrados, tenía derecho, "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna ", a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor.

La Audiencia Provincial desestimó la referida pretensión, al haber considerado, por un lado, que era aplicable al caso el artículo 36, letra b), de la Ley 32/1.988, no el 43, apartado 5, de la 17/2.001 , y, por otro, que no se había demostrado la realidad de los daños y perjuicios afirmados en la demanda.

El motivo debe ser estimado.

Como se ha dicho, es aplicable a la decisión del conflicto de intereses de que dimana el recurso, la Ley 17/2.001 y, en concreto, su artículo 44, apartado 5 , que responde a las dificultades de prueba de los daños de la infracción, advertidas durante la vigencia de la legislación anterior.

Establece la referida norma un canon mínimo que, en concepto de indemnización, se impone al infractor, " en todo caso y sin necesidad de prueba alguna ". A ello cumple estar.

Sin embargo, ese canon deberá ser calculado en relación con unos límites temporales: los que representan la fecha en que entró en vigor el título V de la Ley 17/2.001, conforme a su disposición final tercera , y la de interposición de la demanda, luego admitida.

QUINTO. En el cuarto y último motivo, Herban Motor, SA acusa la infracción del artículo 44 de la Ley 17/2.001 .

Alega que, condenada la demandada a cesar en los actos de violación de sus derechos sobre lasmarcas y nombre comercial, procedía extender la condena a la indemnización coercitiva que el referido precepto contempla.

El motivo debe ser desestimado.

La norma del artículo 44 tiene por finalidad sancionar al condenado a cesar en los actos de violación por día transcurrido hasta que se produzca el efectivo cumplimiento de la condena.

La Audiencia Provincial desestimó la pretensión deducida por la demandante con ese contenido, por haber entendido que no era aplicable la Ley 17/2.001, sino la 32/1.988 , que no contenía referencia a la sanción.

El argumento que sirvió de base a la decisión desestimatoria ha quedado desvirtuado. Pero no significa que el motivo deba ser estimado.

La sentencia recurrida declaró probado que la sociedad demandada, en la fecha de interposición de la demanda, había cesado en el uso de los signos confundibles con los de la demandante o, lo que es lo mismo, en el comportamiento causante de la violación de los derechos de ésta. Por ello, hay que entender que la medida sancionadora reclamada en el motivo carece de justificación.

La regla de la equivalencia de resultados - sentencias de 5 de noviembre de 2.008, 6 de mayo y 3 de junio de 2.009 - lleva a la desestimación del motivo, por otros argumentos.

SEXTO. No procede pronunciamiento condenatorio en costas de la casación, que estimamos en parte, como consecuencia de la aplicación del artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Herban Motor, SA, contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de octubre de dos mil cuatro por la Sección Vigésimo primera de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual casamos y anulamos sólo en cuanto desestima la pretensión de condena de Herbamotor, SA a satisfacer a la ahora recurrente, en concepto de indemnización de daños y perjuicio, el uno por ciento de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos o servicios identificados con los signos litigiosos.

Y, en su lugar, condenamos a Herbamotor, SA a satisfacer a Herban Motor, SA ese tanto por ciento de la referida cifra de negocio, alcanzada por la primera entre el nueve de diciembre de dos mil uno y la fecha de interposición de la demanda.

No procede imponer condena en costas de las dos instancias ni de la casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.