La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual
| Autor | Juan Antonio Moreno Martínez |
| Páginas | 165-209 |
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Juan Antonio Moreno Martínez
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Alicante
Sumario: I. Ideas preliminares. La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004: Su transposición en el Derecho Español y en ciertos Derechos extranjeros. Consideraciones generales. II. Análisis de los criterios de la determinación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 1. Consideraciones generales. La regla del triple cómputo. 1.1. Criterios comunes en la legislación de propiedad industrial e intelectual. 1.1.1. Criterio basado en el perjuicio del titular del derecho: Lucro cesante. 1.1.2. Criterios sustentados en el enriquecimiento injusto del infractor. A) Beneicio del infractor B) Regalía hipotética. 1.2. Criterio especíico en la legislación de marcas y de diseño industrial: Determinación del uno por ciento de la cifra de negocios. III. Jurisprudencia. IV. Bibliografía.
Ante la especial vulnerabilidad de los bienes inmateriales, la articulación de los correspondientes mecanismos de protección se erige en un instrumento especialmente necesario en una sociedad desarrollada, dado que sin la efectividad de los mismos se debilita claramente la innovación y creación.
Pues bien, partiendo de tales premisas, y ante las indudables diicultades probatorias que para el titular del derecho representa la demostración de la pérdida de ganancias ante cualquier infracción de su derecho, debe saberse que la jurisprudencia alemana a inales del siglo XIX ideó ciertos mecanismos para contrarrestar la
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problemática generada. En lo esencial, se ciñeron en atribuir al titular del derecho infringido la facultad de optar por uno de los tres módulos siguientes: bien en la solicitud de los beneicios que hubiera obtenido el titular para el caso de no haberse producido la infracción; en la pretensión de consecución de la ganancias conseguidas por el infractor del derecho, o el concretado en el precio que el infractor debiera haber satisfecho por la concesión de una licencia correspondiente al derecho en cues-tión. Este triple método o regla de cálculo de la indemnización encontró un amplio reconocimiento en el panorama legal de la propiedad industrial e intelectual.
En consonancia con tales postulados se sitúa la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, compresivos tanto de los derechos de propiedad industrial como intelectual. En efecto, después de resaltarse en sus respectivos considerandos la importancia de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual para el fomento de la innovación e inversiones en el mercado interior1, se observa la consustancial necesidad de intentar uniicar tales mecanismos, a los ines de conseguir un nivel uniforme de protección en toda la Comunidad2. Como resultado de tales deseos se destina su art. 13, donde, con una redacción poco clariicadora, y causante, en gran medida, de ciertos equívocos creados a su vez en las normativas de su transposición en los distintos Derechos internos, según iremos viendo, recoge, en lo fundamental, el referido triple método de cálculo indemnizatorio3. En concreto,
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se dispone en el referido art. 13. 1, segundo apartado que: “Cuando las autoridades judiciales ijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneicios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneicios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, ijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuanto menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”.
La transposición de la Directiva en nuestro país se vio materializada por la Ley 19/2006 de 5 de junio, consiguiéndose indudablemente una mayor uniformidad en los distintos medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, si bien, a nuestro entender, con una cierta disparidad normativa no suicientemente justiicada.
Así, fruto de la anterior Ley 19/2006 de 5 de junio, se procedió, en el ámbito de los derechos de autor, a una nueva redacción del art. 140 TRLPI4. Dicha previsión legislativa se limita a reproducir, con alguna variante, el texto de la Directiva5. En concreto, mientras que en el art. 140 TRLPI se hace corresponder una de las opciones indemnizatorias con la cuantía estricta que el infractor debiera haber satisfecho de haber solicitado una licencia de explotación, en el texto de la Directiva se aborda tal opción, desde una perspectiva más amplia, dado que se hace corresponder con una cantidad a tanto alzado, comprensiva, al menos, del importe de los derechos concernientes a la concesión de una licencia hipotética. Resulta por ello curioso que siendo la Directiva una normativa de mínimos, se haya distanciado el referido precepto tan sólo en este aspecto de la transcripción casi literal de la norma comunitaria.
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Siguiendo la exposición de nuestro actual panorama legislativo, situaríamos a las legislaciones de marcas y diseños industriales en un estadio intermedio, en atención al mayor desarrollo legal seguido tras la común Ley 19/2006, de 5 de junio. Así, en el ámbito legal de marcas6, se contempla, en lo esencial, las distintas opciones valorativas, en el art. 43, apartados 2 y ss de la LM7. Se sigue con la referida concepción restrictiva respecto a la cuantía relacionada con la licencia hipotética de uso. No obstante, de dicha regulación en su conjunto destaca, por sorprendente, la inserción de una nueva opción valorativa especíica que, sin duda, se ofrece como novedosa respecto al conjunto de las normativas extranjeras resultantes de la transposición de la Directiva. El criterio se circunscribe a la percepción, en concepto de daños y perjuicios, y sin necesidad de prueba alguna, del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados8. De idénticas premisas y similitud de tratamiento se sitúa la regulación que, sobre el diseño industrial9, se incorpora en relación a tales opciones valorativas en el art. 55.2-5. LDI10. Con ello, ambas legislaciones, en lo que respecta al citado modelo valorativo
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especíico, se presentan como claramente singulares respecto al resto de regulaciones existentes en nuestro Derecho, y en el Derecho extranjero.
Sin duda, la normativa que, a nuestros efectos, se ha incorporado en la actual legislación de patentes, es la que resulta más detallada y acorde con el texto de la Directiva. En efecto, debe tenerse presente que, aun cuando tras la citada Ley 19/2006, de 5 de junio, se produjo en el seno de la anterior legislación de patentes, una modiicación de las distintas opciones valorativas a los ines de su acomodación con la Directiva 2004/48/CE11, se consideró conveniente posteriormente, con ocasión de la aprobación de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, proceder nuevamente a una modiicación de la regulación legal de los criterios valorativos, incorporándose en su nuevo art. 74.212. De sus previsiones legales debe destacarse la trascendente modiicación que sobre la determinación de la regalía hipotética se efectúa, en la medida en que siguiendo con la fórmula seguida por la Directiva, se posibilita el reconocimiento de una “cantidad a tanto alzado”, que englobe cuanto menos el importe correspondiente a la concesión de una licencia hipotética de uso, situándose así dicho importe en un canon mínimo y no máximo como sucedía hasta el momento. Junto a la incorporación de esta importante variante se procede a desarrollar las circunstancias que, en particular, deben ser tenidas en cuenta por el juzgador en aras a su correspondiente determinación. De igual forma, se procede a regular en el art. 75, como era ya tradicional en la anterior legislación de patentes, la determinación de los beneicios en la explotación de cosas, en las que el objeto
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inventado incorporado a las mismas constituya parte esencial desde el punto de vista comercial13.
Por lo que respecta ya a la transposición de la Directiva de 2004/48/CEl en otros Derechos extranjeros, se observa que un primer modelo seguido, en sus respectivas regulaciones legales, ha sido el de uniicar el tratamiento de los distintos criterios indemnizatorios ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. A este modelo responden las regulaciones francesa e inglesa.
Así, el Derecho francés presenta la particularidad de que su actual regulación es el resultado de dos sucesivas reformas. En concreto, a través de la L. nº 207-1544 de 29-10-2007 se dio...
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