ATS, 4 de Junio de 2013
| Ponente | JUAN ANTONIO XIOL RIOS |
| ECLI | ES:TS:2013:5372A |
| Número de Recurso | 1597/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2013 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil trece.
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- La representación procesal de Don Vaquero, S.L. presentó escrito en el que interpuso los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 9 de marzo de 2012, por la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 368/2010 , dimanante del juicio ordinario n.º 351/2007, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de La Coruña.
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- Por la indicada Audiencia Provincial se tuvo por interpuestos los recursos y se acordó la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo, Sala 1.ª, con emplazamiento de las partes.
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- Recibidos los autos en este Tribunal han comparecido el procurador D. Javier Freixa Iruela, en nombre y representación de Don Vaquero, S.L., como parte recurrente, y la procuradora D.ª María José Ruipérez Palomino, en nombre y representación de Don Vaquero Sport Wear, S.L., como parte recurrida.
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- Por providencias 22 de enero y 12 de marzo de 2013 se acordó, en cumplimiento de los artículos 483.3 LEC y 473.2,II LEC , poner de manifiesto a las partes personadas ente esta Sala la posible concurrencia de causas que determinan el carácter inadmisible de los recursos.
La representación procesal de la entidad recurrente ha presentado escrito en el que solicita la admisión de los recursos, con fundamento en las razones que expone.
La representación procesal de la parte recurrida ha presentado escrito en el que solicita que los recursos no sean admitidos, con fundamento en las razones que expone.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Juan Antonio Xiol Rios.
Son antecedentes necesarios para resolver sobre la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal los siguientes:
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La sentencia recurrida se ha dictado en segunda instancia, vigente la reforma efectuada en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en la regulación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en un juicio ordinario sobre infracción de marca y competencia desleal, seguido por razón de la materia conforme al artículo 249.1 LEC , susceptible de recurso de casación en la modalidad de existencia de interés casacional, de acuerdo con el artículo 477.2.3.º LEC , y de recurso extraordinario por infracción procesal, según lo establecido en la DF 16.ª LEC .
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En la sentencia de primera instancia, en lo que ahora interesa, se declaró la infracción de los derechos exclusivos de dos marcas y un nombre comercial, por la incorporación realizada por la demandada a su denominación social y por la utilización de su denominación social como nombre comercial identificador de su empresa y como rótulo de sus establecimientos, y se condenó a la demandada al pago del canon mínimo establecido en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas .
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La sentencia de segunda instancia, en lo que ahora interesa, declaró la improcedencia de la condena al pago del canon mínimo establecido en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas . En esta sentencia, en síntesis, se declara que: (i) la fijación del canon mínimo no necesita prueba, pero se refiere exclusivamente a la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, no a toda facturación, ni comprende otros productos o servicios que no han infringido los derechos exclusivos del titular de la marca; (ii) en el caso, la demandada no ha puesto la marca en los productos vendidos, ni la infracción apreciada en la sentencia de primera instancia es por esta causa, sino por un conflicto de naturaleza marcaria, pero de otra índole; (iii) ha quedado acreditado el uso por la demandante de las marcas y demás signos, pero no que la demandada ponga la marca en los productos, no concurre el supuesto para tener derecho al canon mínimo de indemnización y la protección frente a la infracción ha de venir por otras vías de indemnización.
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El escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se formula -en lo sustancial- en los siguientes términos:
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En el recurso extraordinario por infracción procesal se alega un motivo único, al amparo del artículo 469.1.2 LEC , por infracción de los artículos 218 LEC y 24 CE .
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En el recurso de casación se alega un motivo único, al amparo del artículo 477.2.3 .º y 3 LEC , en cuyo encabezamiento se denuncia la infracción de los artículos 1.1 , 41.1 b ), 42 , 43.5 y 87.3 de la Ley 17/2001, de Marcas , y se expone que existe interés casacional porque la sentencia recurrida contradice la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales sobre la siguiente cuestión: una vez declarada la violación de la marca, el titular de los derechos sobre la marca tiene en todo caso y sin necesidad de prueba alguna el derecho a percibir, como indemnización de daños y perjuicios, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, sin que este derecho se excluya las marcas que distinguen los servicios ni los títulos de establecimiento.
El motivo se divide en dos apartados, en los que se efectúan en síntesis las siguientes alegaciones:
(i) En el apartado primero se expone que la sentencia recurrida al denegar la indemnización, basándose exclusivamente en una de las marcas, vulnera los preceptos citados y se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de numerosas Audiencias Provinciales que reconocen el derecho a la indemnización por los perjuicios sufridos por la violación de las marcas que distinguen servicios. Se citan y se transcriben en parte seis sentencias dictadas por seis Audiencias Provinciales diferentes y se concluye que los artículos 42 y 43 LM reconocen el derecho del titular a ser indemnizado sin diferenciar para qué clase están registradas las marcas, y es aplicable al nombre comercial.
ii) En el apartado segundo se alega que, conforme a los artículos 42 y 43 LEC , los servicios también pueden ser ilícitamente marcados, por lo que la sentencia recurrida se opone a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, se citan y transcriben en parte la STS 697/2009, de 6 de noviembre , y veinte sentencias pertenecientes a diferentes Audiencias Provinciales. Se expone que en todas estas sentencias se sostiene que cuando se trata de acciones por infracción de marcas que distinguen servicios, no existen productos ilícitamente marcados, los titulares de las marcas que distinguen servicios tienen derecho a ser indemnizados por la violación de su derecho, que los servicios pueden ser ilícitamente marcados, y procede la indemnización del 1% de la cifra de negocios del infractor.
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En el trámite de audiencia previo a esta resolución las partes han efectuado, en síntesis, las siguientes alegaciones:
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La representación procesal de la recurrente ha expuesto que (i) la providencia dando vista de la posible concurrencia de causas de no-admisión causa indefensión a la recurrente, ya que se desconocen los motivos por lo que no se aprecia la existencia de contradicción con la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo que se ha citado en el escrito de interposición del recurso; (ii) se han aportado suficientes ejemplos de sentencias de las Audiencias Provinciales que son contradictorias con la sentencia recurrida, ya que en ellas se establece el derecho a la indemnización por la violación de marcas que distinguen servicios en el 1% de la cifra de negocios del infractor, sin necesidad de prueba, y por la infracción del nombre comercial; (iii) se ha acreditado la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre dicha cuestión.
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La representación procesal de la parte recurrida ha expuesto que: (i) no se ha acreditado la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, ya que no se identifican dos sentencias de un mismo tribunal contrapuestas a otras dos de un mismo tribunal distinto del primero; (ii) la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; (iii) la sentencia recurrida declara que existen productos a los que no debe aplicarse el canon del 1% al tratarse de productos que no han sido marcados con el distintivo discutido, y no pueden ser incluidos en la cifra de negocios para el cálculo de la indemnización
Segundo.- Así planteados, de forma conjunta por la misma parte litigante, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, en aplicación de la DF 16.ª. 1.5.ª.II LEC , debe examinarse en primer término si se ha acreditado la existencia del interés casacional que determina el carácter de recurrible en casación de la sentencia impugnada, ya que de no ser así, la no- admisión del recurso de casación comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal.
Tercero.- No procede la admisión del recurso de casación, ya que concurren las siguientes causas de no-admisión:
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La causa prevista en el artículo 483.2.3.ª LEC , en relación con el artículo 477.2.3. LEC , por inexistencia de interés casacional en su aspecto de existencias de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
La justificación de este elemento exige que se invoquen dos sentencias firmes de una misma Sección de una Audiencia Provincial que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, de una misma sección, distinta de la primera, sea o no de la misma Audiencia Provincial. Una de las sentencias invocadas ha de ser la recurrida y el problema resuelto ha de ser el mismo, por lo que la parte recurrente debe expresar de qué modo se produce la contradicción y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada.
No se hace así en el recurso en el que se citan numerosas sentencias pertenecientes a diferentes Audiencias Provinciales todas ellas sosteniendo un criterio jurídico -según se alega- contrario al de la sentencia recurrida, que se transcriben en parte, pero sobre las que no se expresa la identidad del problema jurídico que examinan, ni cómo se produce la contradicción de criterios, circunstancias que no se advierten de la lectura de las partes de esas sentencias que se transcriben.
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La causa prevista en el artículo 483.2.3.ª LEC , en relación con el artículo 477.2.3. LEC , por inexistencia de interés casacional en su aspecto de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
El concepto de jurisprudencia comporta reiteración en la doctrina del Tribunal Supremo. Es necesario, por tanto, que se citen dos o más sentencias de esta Sala y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido se ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Aunque no es necesario que las sentencias de esta Sala invocadas se refieran a un supuesto fáctico idéntico al resuelto en la sentencia recurrida, la parte recurrente debe justificar que la resolución del problema planteado en el recurso se opone al criterio seguido en la jurisprudencia.
No se hace así en el recurso en el que solo se cita una sentencia de esta Sala, que se transcribe en parte, sobre la que no se argumentan las razones por las que el problema jurídico planteado exige ser decidido con identidad de razón, lo que constituye carga de la parte recurrente y no corresponde a esta Sala suplir la carencia de argumentación a este respecto.
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Causa prevista en el artículo 483.2.2.º LEC , en relación con el artículo 477.1 LEC , dado que el recurso se plantea al margen de la ratio decidendi [razón decisoria] de la sentencia recurrida.
En la sentencia recurrida no se niega que pueda haber servicios ilícitamente marcados, ni que esto no dé lugar a una indemnización derivada del canon mínimo liberada de la prueba del perjuicio, ni que la Ley de Marcas afecte a todo tipo de marcas y al nombre comercial. La ratio decidendi [razón decisoria] de la sentencia recurrida está en que la infracción de las marcas y del nombre comercial que se ha declarado no lo ha sido por la utilización en productos o servicios, sino por la incorporación de la marca de la demandante a la denominación social demandada y por la utilización de esta denominación social como nombre comercial identificador de su empresa y como rótulo de sus establecimientos, y que en este supuesto -que la sentencia califica como un conflicto de naturaleza marcaria de otro tipo de los previstos en la norma del artículo 43 LM - no es aplicable el canon mínimo que, sin necesidad de prueba alguna, establece el artículo 43 LM .
Sobre este criterio de la sentencia recurrida, en el recurso no se ha acreditado la existencia de interés casacional en ninguno de los dos aspectos alegados.
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Cuanto se ha declarado impide tener en consideración las alegaciones efectuadas por la entidad recurrente en el escrito por el que se atiende el trámite de audiencia previo a esta resolución, respecto a las que deben hacerse las siguientes precisiones:
(i) La providencia en la que se han puesto de manifiesto a las partes la posible concurrencia de causas de no-admisión de los recursos se ajusta a lo dispuesto en los artículos 483 y 473 LEC . El trámite de audiencia solo exige -y así se ha hecho por esta Sala- poner de manifiesto a las partes la posible concurrencia de causas de no-admisión de los recursos, con indicación de las mismas, pero no exige argumentar sobre la razón por la que se aprecia su posible concurrencia. Esto supondría convertir el trámite de audiencia en una especie de reposición adelantada a los criterios por los que esta Sala decide no-admitir o admitir los recursos, que han de ser consignados en el auto correspondiente, contra el que no procede recurso alguno.
(ii) El elemento del interés casacional por existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales no queda configurado por la cita y trascripción en parte de sentencias de varias Audiencias Provinciales a las que, según se dice, se opone la recurrida, en especial cuando -como es el caso- de la lectura de las transcripciones hechas en el escrito de interposición no se advierte si existe o no contradicción.
(iii) Corresponde a la parte recurrente poner de manifiesto la contradicción de criterios y no basta para ello una trascripción parcial de sentencias y la manifestación genérica de que sostienen un criterio contradictorio, ya que no corresponde a esta Sala desentrañar -y no se advierte de las transcripciones efectuadas- si existe o no identidad en el problema jurídico resuelto en todas ellas y cómo se ha producido la contradicción de criterios, que es carga de la recurrente.
(iv) Ninguna de las transcripciones de sentencias de las Audiencias Provinciales efectuadas en el apartado 2 del motivo único de casación contiene criterio alguno de aplicación del artículo 43.5 LM , que es el tema planteado en el recurso.
(v) La STS de 6 de noviembre de 2009, RC n.º 265/2005 , además de que solo constituye una sentencia, no contiene doctrina que se contradiga -objetivamente considerada- con la sentencia recurrida. El fundamento jurídico de esta sentencia que se transcribe en el escrito de interposición del recurso no puede entenderse al margen de su fallo. En esa sentencia lo que se resuelve -según se declara en el fallo- es que procede la indemnización a cargo de la infractora del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o los servicios identificados con los signos litigiosos, que es la doctrina aplicada por la sentencia recurrida, si bien sobre la base fáctica de que no consta que se hayan identificado productos o servicios con los signos litigiosos.
(vi) Es cierto que la sentencia recurrida solo se refiere a la no utilización de los signos litigiosos para marcar los productos de la demandada -puesto que analiza la prueba aportada al respecto-, pero está implícito en ella que resuelve sobre las inexistencia de consecuencias indemnizatorias derivadas del artículo 43 LM de las dos marcas vulneradas y del nombre comercial. En todo caso, si la recurrente consideraba que -como dice al inicio del motivo de casación- la sentencia recurrida solo se refiere a la indemnización derivada de la utilización de una de las marcas, pudo pedir el complemento de la sentencia al amparo del artículo 215 LEC para provocar una declaración expresa sobre la indemnización derivada de la infracción de la segunda marca y del nombre comercial.
vii) Las sentencias de Audiencias Provinciales que se citan en el apartado 3 del motivo único se refieren a servicios ilícitamente marcados, cuya existencia no declara la sentencia recurrida, por lo que no cabe ver oposición de criterios.
(viii) La tesis de la recurrente es, en definitiva, que la declaración de vulneración de una marca y nombre comercial lleva consigo la indemnización en el canon mínimo, no ya sin necesidad de prueba alguna de los perjuicios reales (que la sentencia recurrida no niega), sino al margen de que hayan sido utilizados o no por la infractora en productos o servicios (que es lo que la sentencia recurrida exige), y sobre esta tesis no se ha acreditado la existencia de interés casacional en ninguno de los dos aspectos alegados.
Cuarto.- La no-admisión del recurso de casación comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado de forma conjunta, por aplicación de la DF 16.ª.1.5.ª.II LEC .
Quinto.- La no-admisión de los recursos implica las siguientes consecuencias:
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Por aplicación de los artículos 483.4 LEC y 473.2.III LEC, debe declararse la firmeza de la sentencia recurrida.
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La pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
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La imposición a la entidad recurrente de las costas de los recursos.
Sexto.- De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo los artículos 483.5 LEC y 473.3 LEC .
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No admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Don Vaquero, S.L. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 9 de marzo de 2012, por la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 368/2010 , dimanante del juicio ordinario n.º 351/2007, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de La Coruña.
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Declarar firme la sentencia recurrida.
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La pérdida de los depósitos constituidos.
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Imponer a la recurrente las costas de los recursos.
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Devolver las actuaciones con testimonio de esta resolución a la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4.ª
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
