SAP Madrid 43/2009, 27 de Febrero de 2009
| Ponente | ENRIQUE GARCIA GARCIA |
| ECLI | ES:APM:2009:2060 |
| Número de Recurso | 145/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 43/2009 |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
SENTENCIA: 00043/2009
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
Rollo de apelación nº 145/2008
Materia: Propiedad Industrial (modelo de utilidad)
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid
Autos de origen: juicio ordinario nº 604/2005
SENTENCIA NÚM. 43
En Madrid, a 27 de febrero de 2009.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 145/2008, los autos del procedimiento nº 604/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, el cual fue promovido por D. Jose Enrique contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. Aureliano , siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad industrial.
Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador D. Jorge Pérez Vivas y el Letrado D. Julio Sánchez Poblador por D. Jose Enrique , el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández y el Letrado D. Jaime Salazar Roncero por INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL y la Procuradora D.ª María Blanca Fernández de la Cruz Martín y el Letrado D. Óscar López Carbajo por IMPAC PLAZA SL y D. Aureliano .A N T E C E D E N T E S D E H E C H O
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28 de noviembre de 2005 por la representación de D. Jose Enrique contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. Aureliano , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
"
-
Declare que INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. Aureliano , carecen de derecho alguno para fabricar, ofrecer, ofrecer, introducir en el mercado y/o comercialidad el modelo de utilidad 200002194 propiedad de D. Jose Enrique .
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Declare que dichos actos son constitutivos de violación del derecho de protección de dicho modelo de utilidad y constituyen actos de competencia desleal.
-
Condene a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, ORDENANDO que cesen en la fabricación, ofrecimiento, introducción en el mercado y/o comercialización del citado modelo de utilidad, ABSTENIÉNDOSE en lo sucesivo de realizar dichos actos, estableciendo una indemnización de 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos citados.
-
Condene a los demandados a destruir a su costa los modelos de utilidad ilícitamente fabricados que estén en posesión de estos.
-
Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria de los demandados a su costa, mediante anuncios que habrán de ser insertados en los diarios de mayor tirada de la provincia, en la cadena radiofónica LA COPE, en la franja horaria del programa LOS DECANOS y a las 09:00 horas de la mañana.
-
Condene a los demandados al pago de la indemnización por daño emergente y lucro censante , que se liquidará en ejecución de sentencia que podrá consistir en el 1% a los beneficios netos totales que los demandados hayan obtenido en el ejercicio anterior a la presentación de la presente demanda o en aquella cantidad que el Juez considere ponderada atendiendo a la naturaleza del modelo de utilidad y a los daños y perjuicios irrogados.
-
Condenar a los demandados al pago de las costas procesales".
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 20 de septiembre de 2007 , cuyo fallo era el siguiente:
"Desestimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Pérez Vivas, actuando en nombre y representación de D. Jose Enrique contra Instituto Gerontológico SL, Impac Plaza SL y D. Aureliano , absuelvo a los mismos de las pretensiones formuladas en la demanda.
Se imponen las costas a la parte demandante."
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Jose Enrique se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por parte de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y
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Aureliano y además ulterior impugnación a la sentencia por parte de la primera de ellas, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 26 de febrero de 2009.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Los hechos que han motivado el presente litigio son los siguientes:
-
) el demandante, D. Jose Enrique , es titular del modelo de utilidad número de solicitud U200002194 y de publicación ES 1046961, que presentó ante la OEPM el 22 de agosto de 2000, y le fue concedido el 3 de diciembre de 2001, que tiene por objeto una ducha adaptable para disminuidos físicos.
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) el actor señala que la explotación de dicho modelo se está llevando a cabo por medio de la entidad GERIBATH BAÑOS SL, sociedad participada por aquél y por su mujer, Dª Bernarda . Dicha entidad tenía el encargo, formalizado mediante contrato de 1 de noviembre de 2001, de fabricar bañeras para uso geriátrico y de discapacitados físicos para INSTITUTO GERONTOLÓCICO SL, que ésta comercializaría bajo su propia marca "Antidex"; y
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) tras la resolución de dicho contrato, en abril de 2003, D. Jose Enrique ha comprobado que INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL ha seguido comercializando, sin autorización del demandante, productos que responden al modelo de utilidad que él tiene registrado y que estaría fabricando un tercero, la entidad IMPAC PLAZA SL, que es administrada por D. Aureliano , que también de modo personal estaría comercializando, según el demandante, objetos que responden al citado modelo de utilidad bajo el logo comercial TVC VACUUM.
A causa de tales antecedentes el actor interpuso demanda judicial interesando que se declarase que se había vulnerado su derecho, se ordenase el cese en la fabricación y comercialización de dichos objetos, se ordenase la destrucción de los mismos, se publicase la resolución y se condenase a los demandados a indemnizarle por los daños y perjuicios causados.
La demanda no prosperó en la primera instancia, pues tras limitarse a señalar en la sentencia dictada que no procedía analizar la excepción de nulidad del modelo de utilidad opuesta por uno de los codemandados por no haberse planteado en forma adecuada mediante reconvención, se adujo también en dicha resolución que faltaba una peritación que confrontase el modelo de utilidad aducido por el demandante con el modelo que también tenía registrado la parte demandada, en el que se advertían innovaciones y mejoras.
El objeto de la apelación contra dicha sentencia, desestimatoria tanto de la demanda de D. Jose Enrique como de la excepción planteada por INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, abarca en su totalidad el debate sostenido en la primera instancia, pues ninguna de las partes se conforma con el rechazo de sus respectivas argumentaciones. Lo cierto es que el enfoque que se realiza en dicha resolución del problema objeto de litigio no es el más adecuado, lo que explica que haya que encauzarlo debidamente en esta alzada para no distorsionar el debate.
Consideramos que lo más correcto, por razones de sistemática y de lógica jurídica, es analizar en primer lugar la excepción de nulidad del modelo de utilidad de la actora, porque sólo si tal petición fuera desestimada tendría sentido plantearse a continuación si habría podido mediar vulneración del citado modelo Debemos precisar que la nulidad no solo puede constituir motivo de una acción reconvencional, como equivocadamente se entendió en la resolución recurrida, sino que también puede ser simplemente opuesta, como razón para la desestimación de la demanda, por vía de excepción, tal como resulta del artículo 126 de la LP , aplicable a los modelos de utilidad merced a la remisión de los artículos 152.1 y 154 de la Ley de Patentes . Su análisis, y en esto se equivoca también la parte apelada, es competencia de los Juzgados de lo Mercantil (artículo 86 ter de la LOPJ ), que están integrados en el orden jurisdiccional civil, que son los que deben conocer de las acciones de nulidad, caducidad o infracción de estos derechos de exclusiva (artículos 123, 125 y 126 de la LP ), quedando reservada la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el ámbito relacionado con el procedimiento registral de los mismos (artículos 47 y 48 de la LP ). Es más, es una estrategia habitual en este tipo de litigios que el demandado se plantee, sobre todo cuando no haya mediado examen de novedad y actividad inventiva previo a su concesión, atacar la validez de la patente o modelo de utilidad esgrimidos de contrario, ya que la acción de infracción sólo podría prosperar sobre el sustento de un título de propiedad industrial que resultase válido y pudiese justificar la existencia del derecho de exclusiva oponible a la parte contraria.
Un modelo de utilidad, que es una invención menor que se caracteriza por su corporeidad, tiene que cumplir, para ser merecedor de protección y gozar con ello de un ámbito de exclusiva, las exigencias de novedad y actividad inventiva que menciona el artículo 143.1 de la Ley de Patentes . Si así no fuere debería declararse su nulidad a tenor de lo previsto en el nº 1 del...
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