Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2012 (8024/2012)

AutorMariano Yzquierdo Tolsada
Cargo del AutorDirector
Páginas383-394

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1. Resumen de los hechos

La demandante Vileda GmbH es titular de un modelo de utilidad núm. 286.841 “dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza”. Este modelo de utilidad fue presentado el 20 de mayo de 1985, concedido el 13

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de junio de 1988 (con fecha de caducidad 13 de junio de 2008, veinte años después de la concesión). Una i lial de la titular del modelo de utilidad, Vile-da Ibérica, s. en c. fabrica y distribuye en el mercado español un modelo de mocho y palo de fregona que incorpora el dispositivo de acoplamiento. Dicho sistema de acoplamiento consiste en dos piezas (hembra y macho) que se aco-plan por introducción a presión (sistema clic-clac). La primera reivindicación (la relevante a efectos del análisis) protege:

“Dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza, caracterizado porque está constituido por una pieza hembra dotada de dos faldas cilíndricas concéntricas, unida al mando de sustentación y accionamiento manual, y una pieza macho dotada de una falda cilíndrica, unida al soporte para el útil y ensamblable entre las dos faldas de la pieza anterior, presentando la falda exterior de la pieza hembra, a partir del borde frontal, unas ranuras axiales regularmente distribuidas y un surco anular interior, y la falda interior otras ranuras axiales alternativamente cortas y largas, mientras que la falda de la pieza macho posee en la cara exterior unas nervaduras axiales regularmente distribuidas, más unos resaltes en ruedo, y en la cara interior unas nervaduras axiales alternativamente cortas y largas a partir de su borde frontal, efectuándose el ensamble entre las dos piezas por penetración a presión tal que las nervaduras de la pieza macho se introducen en las ranuras homólogas de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido de giro, y los resaltes de la pieza macho se insertan en el surco anular de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido longitudinal, todo ello con un margen de elasticidad para el facultativo desacoplamiento de dichas piezas mediante tracción”.

En esencia, la reivindicación protege una fregona completa (salvo el mocho), esto es, el palo y el dispositivo de conexión con dos elementos macho y hembra. El mecanismo de conexión consiste en dos piezas. La parte de arriba del mecanismo que se une al palo de la fregona es la pieza hembra y la parte de abajo (que se une al mocho) es la pieza macho. En la práctica el principal mercado no es el de fregonas completas, sino el del dispositivo de encaje macho que se vende con el mocho, sin el palo ni la pieza hembra.

Este modelo de utilidad reivindica el conjunto de un cabezal por el sistema de conexión a presión o clic-clac y de un mango para fregona.

El modelo de utilidad objeto de la sentencia fue solicitado bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (y que, por tanto, en dicho régimen gozaba de veinte años de protección desde la publicación de la patente –no, como en la actualidad de 10 años desde la solicitud).

Existe otro modelo de utilidad posterior presentado el 11 de julio de 1989 (solicitado por la i lial española) con número 1.007.100 (pero que al ser concedido bajo la Ley 11/1986, de Patentes (en adelante LP), expiró anterior-

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mente, en el año 1999) que reivindicaba el cabezal universal (que vale para fregonas que usan el sistema clic clac o de presión y el de rosca). La reivindicación primera del modelo más reciente cubre un “dispositivo de acoplamiento de un útil a un mango, caracterizado porque está constituido por un cuerpo tubular cilíndrico que se compone de dos partes externas superior e inferior, la cual parte superior es interiormente lisa y exteriormente está dotada de unas nervaduras axiales, más una nervadura anular con interrupciones coincidentes con la posición de dichas nervaduras axiales, mientras que la parte inferior es lisa exteriormente y en su interior presenta un roscado cilíndrico”.

En el año 2005 (con el segundo modelo de utilidad caducado) MAPA SPONTEX IBÉRICA lanza al mercado un cabezal universal. Los palos de fregona de SPONTEX son por el sistema de rosca, pero el nuevo cabezal que vende (al ser universal) sirve tanto para los palos de fregonas que comercializa el titular del modelo de utilidad (en el que la pieza hembra se inserta a presión) como para los que comercializa Spontex (que son a rosca).

El caso se plantó como un supuesto de infracción indirecta del modelo de utilidad más antiguo, acción a la que se acumulaba la acción de competencia desleal por imitación de las prestaciones ajenas. La infracción indirecta se basaba en que no se reproducían todas las características técnicas del modelo de utilidad alegado, sino que se entregaba un elemento esencial del modelo de utilidad (el dispositivo macho con la fregona) al que se habían añadido un i leteado de rosca de modo que valieran también para palos de fregona de rosca. El demandado alegaba que lo que comercializaba era un modelo caducado (el cabezal universal, que era distinto del cabezal reivindicado en el modelo de utilidad en el que se basaba la acción porque dicho cabezal no tenía el i leteado de rosca que permitía su uso con las fregonas de rosca).

La acción de competencia desleal se basaba en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, la imitación y la reproducción de colores. Además de estas acciones se solicitaba la indemnización de daños y perjuicios por los tres criterios previstos en el artículo 64.1 LP, dejando para la ejecución de sentencia la elección del criterio legal aplicable. Por último, se solicitaba la publicación del fallo de la sentencia en los diarios El País y Expansión.

2. Soluciones dadas en primera instancia

La sentencia de primera instancia es de 14 de diciembre de 2016 del Juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona.

En primera instancia el Juzgado denegó la existencia de infracción indi-recta. Al analizar la reivindicación primera del modelo de utilidad esgrimido, el Tribunal analiza si el cabezal que se vendía (la pieza macho) era la misma pieza macho reivindicada dentro de la reivindicación primera del modelo de

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utilidad. El cabezal de este modelo se refería a una pieza macho para un modelo de encaje a presión (no servía para un modelo de encaje por rosca). Por tanto, el tribunal de instancia considera que en el mecanismo de encaje faltan los requisitos adicionales que se protegieron con el modelo de utilidad posterior (y caducado) que protegía el mecanismo de encaje “universal” o polivalente y además no considera que sea un elemento esencial para la puesta en práctica de la invención. Como argumento adicional el Tribunal de primera instancia rechaza que el cabezal fuera un elemento corriente en el mercado, en el sentido del artículo 51.2 Ley de Patentes (“ productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior”). El cabezal universal había sido objeto de una modelo de utilidad posterior y este modelo había entrado en el dominio público. Por estos motivos, deniega la infracción indirecta. La competencia desleal es desestimada igualmente ya que el Derecho de competencia desleal no se puede convertir en un Ersaztauschliesslichkeitsrecht, esto es, que sirva para otorgar derechos de exclusiva donde no los hay. Al decaer los motivos de las acciones principales se desestiman igualmente los pedimentos accesorios (daños y perjuicios y publicación de la sentencia). En consecuencia, la demanda fue íntegramente desestimada.

3. Soluciones dadas en apelación

Las actoras...

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