SJMer nº 5 67/2010, 5 de Marzo de 2010, de Madrid
| Ponente | JAVIER JESUS GARCIA MARRERO |
| Fecha de Resolución | 5 de Marzo de 2010 |
| ECLI | ES:JMM:2010:179 |
| Número de Recurso | 35/2007 |
JUZGADO MERCANTIL N° 5 DE MADRID
Autos: Juicio ordinario n° 35/07
SENTENCIA Nº 67/10
En Madrid, a 5 de marzo de 2010.
Vistos por mí, D. Javier García Marrero, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil n° 5 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario n° 35/07, seguidos a instancia de SANIMOBEL SA, representada por la procurador Dª Virginia Camacho Villar, asistida por el letrado D. Enrique Astiz contra MECAMESORSA, representada por la procurador Dª Delicias Santos Montero, asistida por el letrado D. Juan Carlos Lara Garay, habiéndose formulado reconvención, sobre propiedad industrial, he procedido a dictar la presente resolución, EN NOMBRE DE SM., EL REY, teniendo en cuenta los siguientes
PRIMERO Que por el procurador de la parte actora, en la representación que ostenta y mediante escrito que por el turno de reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que en síntesis manifestaba que su representada es titular de un modelo de utilidad y un diseño industrial debidamente registrado. La demandada estaba fabricando contenedores soterrados y bocas para ello que infringían sus derechos de exclusiva. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se estimaran sus pretensiones
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada que contestó en tiempo y forma alegando que el brazo telescópico del contenedor soterrado que fabricaba era diferente al modelo de utilidad de la actora, y en cuanto a la boca, era la realización de un diseño industrial titularidad de una entidad que le hacía el encargo de su fabricación, siendo además diferente al de la demandante. En apoyo de los hechos, expuso los fundamentos de derecho que consideró aplicables y terminó solicitando que se desestimara la demanda y formuló reconvención por entender que el modelo de utilidad del demandante era nulo al carecer de novedad y de actividad inventiva.
De la reconvención se dio traslado al actor reconvenido que se opuso a la reconvención señalando que concurría la nota de la novedad y de la actividad inventiva
TERCERO: Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se desestimó la excepción de litisconsorcio pasivo necesario; se precisaron los puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo admitidos los pertinentes. Se señaló día para el juicio, concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.
CUARTO: Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.
PRIMERO: Se ejercita por la entidad demandante la acción de infracción de un modelo de utilidad y de un modelo industrial. Por su parte el demandado en reconvención ha interesado la nulidad del modelo de utilidad.
El actor es titular de los siguientes derechos de propiedad industrial:
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Modelo de utilidad n° 1 054 243, solicitud n° 2003004 92(documentos n° 11 a 13 de la demanda) contenedor soterrado, fecha de solicitud el 26 de febrero de 2003, concedido el 20 de mayo de 2005, fecha de publicación el 1 de junio de 2006, siendo el objeto de la invención conseguir un contenedor soterrado capaz de adecuarse sin problema alguno a suelos no horizontales, independientemente de cuál sea la pendiente de los mismos, manteniendo la verticalidad en las bocas de entrada y manteniendo la coplanariedad con la superficie del terreno en la base de apoyo para los contenedores propiamente dichos. Su reivindicación primera es la siguiente:
"Contenedor soterrado, del tipo de los que incorporan una estructura móvil, accionable mediante un mecanismo de tijera o similar, estructura susceptible de quedar alojada en un compartimento operativamente establecido en el suelo, bajo la calzada o acera, o de emerger al exterior, y en cuyo seno se establecen una pluralidad de contenedores propiamente dichos, de cualquier tipo convencional, extraíbles para su vaciado cuando la estructura móvil emerge de la calzada, estructura que además está rematada en una plataforma superior que en situación de cierre enrasa con la calzada o acera y de la que emergen bocas de deposición para los residuos operativamente enfrentadas a ios contenedores internos propiamente dichos, caracterizado porque en la citada estructura móvil participan una pluralidad de brazos telescópicos que se unen articuladamente por su extremidad superior a la plataforma o tapa del conjunto, estando dichos brazos telescópicos asistidos por correspondientes pasadores de bloqueo, de manera que a través de los mismos la plataforma superior es susceptible de adoptar cualquier inclinación acorde con la existente en la embocadura del alojamiento del contenedor, definida por la pendiente de la calzada o acera en la que está implantado."
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Modelo industrial I 156.330 "boca para contendor soterrado"(documentos n° 16 y 17 de la demanda), fecha de solicitud el 26 de febrero de 2003, concedido el 10 de octubre de 2003, fecha de publicación el 1 de noviembre de 2003: modelo industrial consistente en una boca para contenedor soterrado, caracterizado por presentar un cuerpo básicamente prismático-rectangular, de base alargada transversal mente, con sus aristas verticales redondeadas y con dos embuticiones centradas sobre sus paredes laterales en forma de segmento cilíndrico prominente al exterior, rematándose superiormente el citado cuerpo en un acusado bisel determinante de un plano inclinado hacia delante y hacia abajo, con una inclinación próxima a los 45°, estando esta base superior afectada mayoritariamente por una ventana rectangular, centrada en sentido transversal y ligeramente descentrada en sentido antero posterior, de manera que deja libre una franja postero-superior más ancha que la anterior, ventana enmarcada por dos tabiques laterales y paralelos, que sobrepasan ligeramente el semicírculo y con un pequeño orificio en su centro de curvatura, tabiques entre los que se juega una tapa a su vez semicilíndrica, provista relativamente cerca de su borde anterior de un asa de configuración en "U", con sus ramas paralelas acodadas a nivel medio, ortogonal y paralelamente, y rematadas en sendos casquillos, apareciendo sobre la cara posterior del cuerpo rehundido de escasa profundidad que le afecta mayoritariamente dejando libre una estrecha franja marginal superior y dos estrechas franjas marginales y laterales, inmediatamente por dentro de las cuales se establecen respectivas ranuras, repitiéndose esta misma configuración en su cara frontal, donde además aparece un leve rehundido centrado lateralmente y ligeramente descentrado hacia arriba, de contorno básicamente rectangular y vértices en segmento circular.
En el presente procedimiento se ha interesado por la actora la declaración de infracción de su modelo de utilidad y de su diseño industrial por parte de la demandada; ésta, a su vez, ha formulado reconvención interesando la nulidad del modelo. En la medida que se interesa la nulidad del modelo de utilidad, y la acción de infracción dependerá de que efectivamente el título del actor no se declare nulo, porque en ese caso, si se declara nulo, no gozará del derecho de exclusiva de impedir a terceros la explotación del objeto de su modelo, debemos examinar en primer lugar la nulidad del título. En caso de desestimar la reconvención, se procederá a examinar si ha habido o no infracción del derecho de propiedad industrial, objeto de la reconvención.
En este sentido, podemos traer a colación la SAP Madrid, sección 28ª, de 27 de febrero de 2009 que indica que "...lo más correcto, por razones de sistemática y de lógica jurídica, es analizar en primer lugar la excepción de nulidad del modelo de utilidad de la actora, porque sólo si tal petición fuera desestimada tendría sentido plantearse a continuación si habría podido mediar vulneración del citado modelo Debemos precisar que la nulidad no solo puede constituir motivo de una acción reconvencional, como equivocadamente se entendió en la resolución recurrida, sino que también puede ser simplemente opuesta, como razón para la desestimación de la demanda, por vía de excepción, tal como resulta del artículo 126 de la LP, aplicable a los modelos de utilidad merced a la remisión de los artículos 152.1 y 154 de la Ley de Patentes . Su análisis, y en esto se equivoca también la parte apelada, es competencia de los Juzgados de lo Mercantil ( artículo 86 ter de la LOPJ ), que están integrados en el orden jurisdiccional civil, que son los que deben conocer de las acciones de nulidad, caducidad o infracción de estos derechos de exclusiva (artículos 123, 125 y 126 de la LP ), quedando reservada la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el ámbito relacionado con el procedimiento registral de los mismos (artículos 47 y 48 de la LP ). Es más, es una estrategia habitual en este tipo de litigios que el demandado se plantee, sobre todo cuando no haya mediado examen de novedad y actividad inventiva previo a su concesión, atacar la validez de la patente o modelo de utilidad esgrimidos de contrario, ya que la acción de infracción sólo podría prosperar sobre el sustento de un título de propiedad industrial que resultase válido y pudiese justificar la existencia del derecho de exclusiva oponible a la parte contraria. "
Ahora bien, antes de entrar a analizar la nulidad es necesario establecer una serie de consideraciones iniciales. El art. 143 de la LP requiere para la protección como modelo de utilidad que las invenciones sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, consisten...
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