STS, 10 de Noviembre de 2015

La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor:

"FALLAMOS.-

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la actora contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha nueve de mayo de 2012, por la que se desestimó el recurso de alzada entablado contra resolución de la misma Oficina, de dos de febrero anterior, que había denegado la solicitud de inscripción de la marca nacional mixta, clase 32, "SAGRA ORIGINAL" a la recurrente".

Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de DAVIYUN, S.L., presentó escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha preparando el recurso de casación contra la misma. Por diligencia de ordenación se tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala: "... declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y, en consecuencia, dicte otra acordando la inscripción de la marca española nº 2.973.976 "SAGRA ORIGINAL" (mixta), en clase 32 del Nomenclátor".

Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalizara escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala: "... se dicte sentencia declarando no haber lugar al mismo; todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente".

Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 3 de noviembre de 2015, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde, Magistrado de la Sala

En el presente recurso de casación, interpuesto por la empresa Daviyun SL se impugna la sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 19 de noviembre de 2014 (rec. 352/2012 ) por la que se desestimó el recurso interpuesto por la entidad hoy recurrente en casación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 9 de mayo de 2012, por la que se desestimó el recurso de alzada entablado contra la resolución de 2 de febrero de 2012, que denegó la inscripción de la marca nacional mixta "SAGRA original" para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclátor (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la incompatibilidad, al existir riesgo de confusión en el mercado, con las marcas oponentes "SAGRES" Y "CERVEJA SAGRES", ambas de la clase 32.

La resolución administrativa consideró que existe una gran similitud entre las marcas enfrentadas desde un punto de vista denominativo (al cambiar tan solo su terminación "ES" por la vocal "A") y desde un punto de vista gráfico (en ambos casos se utiliza una etiqueta ovalada con el elemento denominativo SAGRA o SAGRE en su interior, con el mismo tipo de letra). También apreció coincidencia en el ámbito aplicativo, pues tanto las marcas prioritarias como la marca solicitante se solicitan para la clase 32 "cervezas", sin considerar relevante que la empresa solicitante sea titular de la marca nacional "SAGRA ORIGINAL" (mixta) también para la clase 32 N.I "toda vez que contra esta marca, que difiere en su composición gráfica de la que ahora nos ocupa, no se presentó oposición. Por tanto de esa titularidad no derivan más derechos que la que a ella corresponde pues cada expediente es independiente y se examina de acuerdo a las circunstancias que en él concurren sin que la existencia de antecedentes pueda influir en la actuación administrativa".

La sentencia recurrida partió de que la existencia de una coincidencia en el ámbito aplicativo de las marcas enfrentadas, fundamentalmente dirigidas a comercializar "cerveza", y restó importancia al hecho de que la marca opositora se comercialice en Portugal por entender que ha de valorase la posibilidad de que puedan coincidir en el mercado. El Tribunal de instancia aprecia una semejanza denominativa que califica de "potente y considerable" y que puede inducir a la duda al observador, aunque añade que a ésta semejanza debe añadirse la gráfica al apreciar una gran semejanza por el distintivo y por el tipo de letra utilizado y aunque el óvalo utilizado no sea igual "guardan la suficiente semejanza como para contribuir a la posible confusión entre los verdaderos destinatarios de la producción, los consumidores medios" y aunque se introducen otros símbolos "el resultado es en buen media coincidente con el marca opositora".

Motivos de casación.

1. El primer motivo de casación, planteado al amparo del art. 88.1.c) de la LJ , invoca la incongruencia omisiva en que habría incurrido la sentencia de instancia al no pronunciarse sobre la aplicación del art. 19.1 del Reglamento de la Ley de Marcas en relación con el artículo 17.1 del mismo texto legal , al considerar que debió inadmitir la oposición planteada al haberse presentado fuera del término de dos meses a contar desde la fecha de publicación de la solicitud.

2. El segundo motivo, planteado al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , denuncia la infracción del artículo 6.1, letra B), de la Ley de Marcas 17/2001 y de la jurisprudencia que lo desarrolla, al no concurrir los presupuestos legales para apreciar la existencia de riesgo de confusión.

3. El tercer motivo de casación, interpuesto al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , considera que se ha producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del principio de igualdad de trato al administrado, determinante de indefensión, así como de la jurisprudencia que señala que señala que se debe ser más permisivo ante una extensión del ámbito de la protección de marcas ya inscritas.

4. El cuarto motivo de casación, interpuesto al amparo del art. 88.1.d) de la LJ , por la aplicación indebida del art. 139 de la LJ en relación con la imposición de las costas procesales.

La reforma en materia de costas introducida en el apartado 1 del artículo 139 según dispone la Disposición Transitoria única de la ley 37/2011, de 10 de octubre , alcanza a los procesos que "estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior", por tanto, al momento dictar su sentencia de 19 de noviembre de 2014 la sala debió estar al texto del art. 139 en su redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 37/2011 , toda vez que el inicio del proceso se produjo el 4 de julio de 2011.

Incongruencia omisiva.

El primer motivo, considera que la sentencia incurre en incongruencia omisiva al no haber entrado a interpretar, valorar ni aplicar la prohibición contenida en el artículo 19.1 del Reglamento de Ley de Marcas en relación con el art. 17.1 del citado texto, preceptos invocados en la instancia. A su juicio, la sala de instancia debió pronunciarse sobre la inadmisión de la oposición planteada por escrito de 30 de mayo de 2011 al haberse presentado fuera del término de 2 meses a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el BOPI el 28 de marzo de 2011.

La empresa recurrente argumentó en su demanda de instancia que el escrito de oposición presentado por la empresa "SCC- SOCIEDAD CENTRAL DE CEVEJAS E BEBIDAS SA" no debió ser admitido por haberse presentado fuera del plazo de dos meses desde la publicación en la BOPI de la solicitud de la marca, por lo que se vulneró el art. 19 en relación con el art. 17 del Reglamento de la Ley de Marcas . Este motivo no solo se había desarrollado en vía administrativa y se recogía en los antecedentes de la demanda sino que también se incorporó a la fundamentación jurídica de la demanda como motivo de impugnación de la resolución administrativa que denegó la inscripción de la marca.

La sentencia de instancia no abordó este motivo ni entró a considerar si el escrito oponiéndose a la inscripción, en el que se aducía la prioridad de las marcas internacionales que se consideraban incompatibles con la solicitada, debió de ser rechazado por extemporáneo, lo que determina la concurrencia de un vicio de incongruencia omisiva.

Se trata de un motivo de impugnación autónomo y con relevancia para el supuesto enjuiciado, pues la propia sentencia de instancia frente a la alegación de la empresa recurrente de ser titular de una marca inscrita con idéntica denominación que había convivido pacíficamente con las marcas opuestas razonó que " la marca que se reconoció en el pasado a la demandante con el mismo término "Sagra" se practicó sin oposición de tercero, y sin embargo, en otra ocasión, (...) se denegó la inscripción de la misma voz por idéntica razón a la ahora, objeción de una marca opositora, la misma de la presente ocasión ". En definitiva, el tribunal de instancia consideró como un elemento relevante para permitir el acceso de una marca el que no existiese oposición por parte de los titulares de otras prioritarias, por lo que la determinación de si el escrito de oposición era extemporáneo se convertía en un elemento del debate sustancial al que el tribunal debió de dar respuesta expresa y al no hacerlo así incurrió en una incongruencia omisiva que determina la estimación de este motivo.

Se estima este motivo.

La estimación este motivo exige entrar a conocer si la oposición formulada por la sociedad "SCC- SOCIEDAD CENTRAL DE CEVEJAS E BEBIDAS SA" debió ser inadmitida por extemporánea.

El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, tras la redacción dada por Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto dispone en su artículo 19 que " La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá la oposición cuando: a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el art. 17.1 ", en este último precepto se establece un plazo de dos meses, a contar desde la publicación de la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, para que cualquier persona que se considere perjudicada pueda formular oposición al registro de otra marca.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/2001 "Cuando un plazo para evacuar un trámite de un procedimiento en materia de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado". Previsión esta que se desarrolla en la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Marcas aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, en la que se dispone " A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001 , se entenderán por trámites de un procedimiento en materia de propiedad industrial cualesquiera actuaciones relativas a la solicitud, tramitación, oposición, renovación, reivindicación de prioridad, pago de tasas o incluso formulación de recursos respecto de cualquier modalidad de propiedad industrial. En consecuencia, las actuaciones o trámites con ese objeto cuyo plazo hubiera de expirar en sábado, podrán efectuarse válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado".

En el supuesto que nos ocupa, consta en el expediente que la solicitud se presentó el 11 de marzo de 2011 y se publicó en el BOPI el 28 de marzo de 2011 (tal y como figura en el expediente y la propia sociedad "SCC- SOCIEDAD CENTRAL DE CEVEJAS E BEBIDAS SA" reseñaba en su escrito de oposición). El plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, vencía el 28 de mayo de 2011 (sábado) y el escrito oponiendo las marcas internacionales "SAGRES" Y "CERVEJA SAGRES" se presentó el 30 de mayo de 2011 (lunes), según consta en la fecha perforada que figura en el lateral del mismo.

Dado que en este caso el escrito de oposición se presentó en el día hábil siguiente al sábado en que vencía el plazo, el escrito de oposición debe entenderse presentado dentro de plazo y resultaba admisible, por lo no procede estimar este motivo de impugnación de las resoluciones administrativas analizadas.

Riesgo de confusión.

El segundo motivo denuncia la infracción del art. 6.1, letra b) de la Ley de Marcas 17/2001, precepto en el que se afirma que no podrán registrarse como marcas los signos " Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior" . Y ello por entender que no concurren los presupuestos legales para apreciar la existencia de ese riesgo de confusión.

La empresa recurrente argumenta que las marcas compuestas por topónimos o zonas geográficas no son apropiables por nadie y no son oponibles frente a terceros, por lo que no puede admitirse que la sentencia realice la comparación entre la marca "SAGRA original" (mixta) y las marcas internacionales ponentes "SAGRES" y "Cerveja SAGRES" tomando en consideración el topónimo o zona geográfica incluido en su denominación. Los topónimos o zonas geográficas solo pueden ser elementos accesorios del distintivo principal y, por lo tanto, su relevancia es accesoria a la hora de realizar la comparación, por lo que no cabe otorgar prevalencia a la similitud en el plano fonético de los términos incluidos en las marcas enfrentadas que se corresponden a los nombres de los lugares de Sagra y Sagres, que se trata de dos zonas geográficas.

Alega también que existen otras marcas registradas con efectos en España que contienen los mismos topónimos "Sagra" y "Sagres" y la propia empresa Daviyun SL es titular de la marca española nº 2.934.131 "SAGRA ORIGINAL" (mixta) que tiene como común denominador la voz correspondiente a la comarca toledano-madrileña homónima. Si otros titulares de marcas han podido utilizar y registrar varios tipos de marcas que incluyen los términos "Sagra" y "Sagres" nada obsta para que la recurrente pueda ampliar su familia de marcas. Tal argumentación le lleva a concluir que, una vez descartada la posibilidad de oponer topónimos o zonas geográficas, entre las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión desde la perspectivas del consumidor medio entre la marca española nº 2.973.976 "Sagra Original" (mixta) y las marcas internacionales denominativas "Sagres" y la mixta "Cereza Sagres". A su juicio, de una visión de conjunto se aprecian las diferencias gráficas entre los signos enfrentados y, sin embargo, la sentencia ha otorgado prevalencia a la similitud fonética para determinar que existe riesgo de confusión.

Debe empezar por señalarse que si bien la sentencia de instancia aprecia una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas, no se basa única ni fundamentalmente en la misma para apreciar el riesgo de confusión, pues tras afirmar que existe dicha semejanza fonética añade " si la única semejanza fuera esa, podrá quedar duda, porque como es lógico identidad absoluta no concurre y aunque no concurre identidad absoluta la similitud fonética la considera suficiente para provocar la duda en el observador de ambos términos " y dedica el siguiente fundamento jurídico a razonar la gran similitud entre los signos gráficos que las representan (por el tipo de letra utilizado como distintivo principal, por el óvalo que la rodea, y por la insuficiencia diferenciadora de otros símbolos introducidos), que le lleva a concluir que, desde un punto de vista gráfico "el resultado es en buena media coincidente con el de la marca opositora".

En definitiva, en contra de lo sostenido por la parte recurrente, la sentencia no ha basado su juicio en la prevalencia de la similitud fonética sino que, juntamente con esta y de forma muy relevante, apreció una similitud de la representación gráfica de ambas marcas, que unida a la coincidencia de los productos que se trataban de comercializar, fundamentalmente cerveza, le llevó a apreciar la incompatibilidad de ambas.

El Tribunal de instancia tras una valoración conjunta, tanto fonética como gráfica, de ambos distintivos llegó a la conclusión de que guardan una similitud, lo que unido al hecho de que ambas marcas están destinadas a proteger y comercializar el mismo producto "cerveza", le lleva a concluir que existe riego de confusión en los consumidores de estos productos. Este juicio valorativo no puede ser cuestionado en casación intentando combatir tan solo uno de los aspectos analizados (el denominativo) prescindiendo de las similitudes apreciadas también y de forma muy relevante en el aspecto gráfico de tales distintivos. Sin olvidar que esta Sala viene reconociendo de forma reiterada la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de las Sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el Tribunal a quo. La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia para casar una Sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos. El recurso de casación está, en efecto, configurado por la ley como un recurso extraordinario destinado a asegurar la correcta aplicación del derecho, lo que excluye la revisión de tales valoraciones de hechos.

Por otra parte, en relación a la imposibilidad de oponerse en base a los topónimos incorporados en la denominación de una marca, debe señalarse que desde un punto de vista fonético y gráfico el elemento fundamental de la marca solicitante estaría compuesto precisamente por un topónimo "SAGRA", al igual que ocurriría con el de la marca oponente "SAGRES", pues los vocablos añadidos ocupan un papel secundario y poco relevante en la identificación de ambas marcas, desde un punto de vista fonético. Y tanto "Sagres" como "Sagra" se corresponden con zonas geográficas determinadas: la primera correspondientes a la "Comarca de Sagres en Portugal y la segunda a la Comarca de la Sagra ubicada en la provincia de Toledo. De modo que la empresa recurrente pretende precisamente inscribir una marca cuyo elemento fundamental y diferenciador está compuesta por un topónimo, siendo reiterada la jurisprudencia en la que se afirma que no cabe monopolizar en exclusiva vocablos que indiquen la procedencia geográfica... como ha señalado con reiteración la jurisprudencia ( SSTS de 13-2-2006 , 22-6-2005 , 4-6-2005 , 204-2005 entre otras), argumentación impediría que la parte recurrente utilizase como factor denominativo fundamental el topónimo "Sagra" que se corresponde con una zona geográfica de España muy concreta y con la que pretende identificar la procedencia de su producto dado que la empresa tiene su sede social y la fabricación en Numancia de Sagra.

En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, no puede tampoco ser acogida, toda vez que dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

Se desestima este motivo.

Titularidad de una marca anterior similar.

El tercer motivo de casación considera que se ha producido una infracción del principio de igualdad de trato al administrado, determinante de indefensión, así como de la jurisprudencia que señala que señala que se debe ser más permisivo ante una extensión del ámbito de la protección de marcas ya inscritas.

El art. 9 de la derogada Ley de Marcas de 1988 disponía que "se registrarán con el nombre de "marcas derivadas" las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales", pero tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 la nueva regulación ha hecho desaparecer " formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que esas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marcas" como luce en la exposición de motivos de la mencionada Ley del año 2001 del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios ".

Al tiempo de permitir la inscripción de una nueva marca resulta relevante la oposición formulada por los titulares de marcas anteriores que invoquen el riesgo de confusión. Ello permite diferenciar este supuesto respecto del acceso registral que tuvo una marca similar de esta misma empresa, pues tal y como se razonó por la Administración y se reitera por la sentencia de instancia, la primera marca inscrita por la sociedad hoy recurrente tuvo acceso al registro sin oposición formal de otros titulares de marcas prioritarias, mientras que en el caso examinado si la hubo. Y decimos que es relevante esta oposición porque en el sistema diseñado por la Ley 17/2001 la protección de las marcas prioritarias cuando se pretenda la inscripción de una nueva marca que pueda incurrir en riesgo de confusión (prohibición relativa) se deja en manos de los titulares afectados, por entender que están en juego intereses privados que solo a los afectados corresponde defender. Resulta reveladora, en tal sentido, la Exposición de Motivos de dicha norma al afirmar que " El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas".

Sistema que se plasma en la Ley 17/2001, cuyo art. 20 dispone que " 1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los arts. 5 y 9.1, letra b ). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el art. 21.1 (...)

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los arts. 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada". Y en el artículo 21 de dicha norma referido a la "suspensión de la solicitud" establece que "1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el art. 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones".

De los preceptos mencionados se desprende claramente que fuera de los supuestos en los que se hubiera presentado oposición u observaciones, la Oficina de Patentes y Marcas tan solo puede examinar de oficio la concurrencia de las prohibiciones contempladas en los arts. 5 y 9.1, letra b), (referidos a las prohibiciones absolutas y los nombres, apellidos, seudónimos o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante), pero no puede apreciar de oficio las prohibiciones relativas previstas en el art. 6 de dicha norma , entre las que se encuentra la los supuestos de identidad o semejanza con una marca anterior que justificó en este caso la denegación de la marca solicitada.

La Oficina, cuando no se ha formulado oposición o cuando ésta debió ser inadmitida y fuera de los supuestos que taxativamente enumera la norma como susceptibles de ser apreciados de oficio, debe registrar la marca, tal y como dispone claramente el art. 20.2 de la Ley 17/2001 . Conclusión que aparece corroborada por la previsión contenida en el art. 21 de dicha norma al disponer que la suspensión de la solicitud para abrir un trámite de alegaciones solo procede cuando " se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre.....en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el art. 20.1", previsión que se reitera en el artículo 20 del Reglamento de Marcas .

Ello implica que la existencia de una anterior marca inscrita, que tuvo acceso al registro directamente porque no hubo oposición de los titulares de otras marcas, no condiciona ni impide que esos mismos titulares puedan oponerse a la concesión de una nueva marca de similares características a la anterior, y en tal caso corresponde analizar si concurre alguna de las prohibiciones que impidan su acceso al registro, incluido el riesgo de confusión.

Frente a ello, no cabe invocar una jurisprudencia dictada al amparo de una normativa que ha sido sustancialmente modificada en este punto, cual es el caso de las sentencias invocadas en el recurso, incluyendo la STS de 30 de mayo de 2003 en la que no solo se aplica Ley de Marcas 32/1988.

Es cierto que el Tribunal Supremo se ha enfrentado en algunas ocasiones con lo que se han denominado las "marcas intermedias", esto es, aquellos casos en los que el titular de una marca más antigua pretende registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella. En estos casos, el Tribunal Supremo, en una abundante jurisprudencia que ha sido recogida y sintetizada por la STS de 30 de abril de 2015 (Recurso: 1588/2014 ), ha afirmado que " Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos".

Esta jurisprudencia se basa en conceder prioridad a la marca que primero tuvo acceso al registro, entendiendo que la que posteriormente pretende inscribir es continuadora de la primera. Pero el supuesto que nos ocupa no es este, porque la empresa Daviyun SL invoca como antecedente la marca española "SAGRA ORIGINAL" (mixta), que obtuvo el 6 de octubre de 2010, mientras que las marcas internacionales "Sagres" y la mixta "Cervezas Sagres", que ahora se oponen, se inscribieron en julio de 1993 y julio de 2006, por lo que la marca en la que ahora se basa el recurrente para pretender la inscripción de una nueva no era prioritaria sobre las que se oponen, por lo que no resulta aplicable dicha jurisprudencia. A tal efecto, debe recordarse, tal y como destaca la sentencia de instancia que la empresa hoy recurrente ya intento inscribir una marca similar y fue denegada por la oposición de las mismas marcas que ahora se invocan. En efecto, dicha empresa intentó inscribir la marca "SAGRA" para la clase 32, inscripción que fue denegada y el recurso interpuesto contra dicha resolución fue desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2013 (Recurso: 356/2011 ) y el posterior recurso de casación fue inadmitido por Auto de la Sección Primera de esta Sala de 5 de febrero de 2015 (Recurso: 514/2014 ).

Se desestima este motivo.

Normativa aplicable en materia de costas procesales.

La sentencia de instancia, por lo que respecta a las costas procesales, afirma que " de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/1998, de trece de julio , reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, se han de imponer las costas procesales al litigante vencido, cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas ".

La sentencia acoge, por tanto, el criterio del vencimiento, previsto en el art. 139 de la LJ tras la redacción dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, ("1 . En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho ....").

El recurrente en casación sostiene que este cambio normativo no era aplicable al procedimiento de instancia, por el juego de la Disposición Transitoria única de la ley 37/2011, de 10 de octubre (" Los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior "). Y ello por entender que "el inicio del presente proceso se remonta al 4 de julio de 2011".

El letrado de la parte recurrente parece confundir, a los efectos de determinar la normativa aplicable para la imposición de las costas causadas en un proceso, el momento de en qué se inicia la vía administrativa con el momento de inicio del proceso judicial, siendo éste último el que ha de tomarse en consideración para determinar la normativa aplicable en materia de costas procesales. Y es evidente que el proceso judicial no pudo iniciarse el 4 de julio de 2011, pues la resolución administrativa impugnada lleva fecha de 9 de mayo de 2012, y consta en el sello del registro estampado en el escrito de interposición del recurso contenciosos que el proceso judicial se inició el 10 de julio de 2012, fecha en la que ya estaba en vigor la modificación operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, vigente desde el 31 de octubre de 2011.

Es por ello que las costas procesales causadas en la instancia se regían por el criterio del vencimiento objetivo fijado en la Ley 37/2011 salvo que el tribunal hubiese apreciado y razonado, y no lo hizo, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Se desestima este motivo.

Costas.

Procede la estimación del recurso de casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ .

Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la empresa Daviyun SL se impugna la sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 19 de noviembre de 2014 (rec. 352/2012 ) que se casa y anula.

Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Daviyun SL contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 9 de mayo de 2012, por la que se desestimó el recurso de alzada entablado contra la resolución de 2 de febrero de 2012, que denegó la inscripción de la marca nacional mixta "SAGRA original" para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclator imponiendo las costas de instancia a la empresa recurrente.

No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . D. Pedro Jose Yague Gil D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat D. Eduardo Calvo Rojas Dª. Maria Isabel Perello Domenech D. Jose Maria del Riego Valledor D. Diego Cordoba Castroverde PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D.Diego Cordoba Castroverde , estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.