STSJ Comunidad de Madrid 757/2021, 30 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 757/2021 |
| Fecha | 30 Diciembre 2021 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2020/0008362
Procedimiento Ordinario 199/2020
RECURSO 199/2020
SENTENCIA NÚMERO 757/2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
------- ---- Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados :
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 199/2020, interpuesto por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., representada por D. Armando García de la Calle y defendida por D. Nemesio Fernández Fernández-Pacheco en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y D. Remigio, representado por D. Enrique Auberson Quintana-Lacaci y defendido por Dª. Violeta Arnaiz Medina, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 22 de mayo de 2020 D. Armando García de la Calle, en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de marzo de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 11 de noviembre de 2019, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 15 de junio, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 27 de agosto de 2020 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 1 de marzo de 2019 apareció publicada la solicitud de marca nacional número 4006073(X) "PINGUINO SOUL", solicitada para distinguir productos y servicios en las clases 30, 35 y 43 del Nomenclátor Internacional, formulándose oposición por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. contra la solicitud de marca referenciada únicamente contra su clase 30, sobre la base de sus marcas prioritarias nacional núm. nº 3735242(3) ("PINGUINOS") y de la Unión Europea núm. 11310695 ("MARINELA PINGÜINO") y siendo finalmente concedida la nueva marca, resolución confirmada en vía de alzada, en el que fue concedido a la solicitante trámite de audiencia (lo que, conforme a la Guía de Recursos disponible en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se entiende siempre necesario cuando se vaya a cambiar el sentido de la resolución dictada en primera instancia); la resolución impugnada en ningún momento ha entrado a valorar a efectos comparativos las marcas enfrentadas sino que se ha limitado a conceder la nueva marca basándose únicamente en el alegado "principio de continuidad registral", lo cual no es motivo suficiente para conceder una marca sin que se haya valorado también el riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores a través de un análisis de las marcas pues el principio de continuidad registral debe funcionar como un motivo complementario a esa comparación, pero en ningún caso como único y argumento principal; además de ello, no es aplicable el principio de continuidad registral en este caso, teniendo en cuenta que el solicitante es titular de la marca nacional anterior núm. 2.996.467 "PINGUINO SOUL", con fecha de solicitud 1 de septiembre de 2011, registrada para proteger servicios en las clases 35 y 43, y denegada para la clase 30, en tanto que la recurrente es titular de la marca de la Unión Europea denominativa núm. 11310695 "MARINELA PINGÜINO", con fecha de solicitud 31 de octubre de 2012 y registrada para proteger productos en la clase 30, por lo que ostenta derechos prioritarios sobre el término "pingüino" en la clase 30, respecto de D. Alejo y permitir ahora el acceso al registro de la nueva marca "PINGUINO SOUL" en clase 30 (cuando la marca anterior con la misma denominación fue denegada y registrada sólo en las clases distintas 35 y 43) supondrá un posible riesgo de confusión entre los consumidores en el mercado respecto a las marcas anteriores de la demandante "MARINELA PINGÜINO" en clase 30 y "PINGUINOS" en clase 30; por otra parte el fundamento del "principio de continuidad registral" es que el público perciba el nuevo signo como una marca derivada del signo primitivo, sin que las modificaciones realizadas en la marca impugnada 4006073 "PINGUINO SOUL" sean suficientemente relevantes para comprobar si el consumidor en el mercado advierte lo anterior puesto que, desde una apreciación global, la nueva marca contiene mayores diferencias que similitudes respecto a la anterior, no cumpliéndose de esta forma los requisitos ni el objetivo principal del referido principio de continuidad registral cuya aplicación, por otra parte, no sería posible si encontramos sospecha de que la nueva marca derivada de la primitiva, no se ha solicitado conforme a la buena fe mercantil o práctica leal exigible en materia industrial o comercial, pues las contradicciones en las que cae el titular a través de los distintos procedimientos administrativos y judiciales pendientes, hacen sospechar de una intención y actitud que no comulga con la buena fe mercantil y por supuesto con las prácticas leales en materia industrial o comercial; habiéndose interpuso, por otra parte, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución denegatoria de la marca nacional núm. 3735242(3) "PINGÜINOS", dicha resolución no es firme, por lo que de ser dictada Sentencia favorable, concediendo dicha marca, nos encontraríamos en el mercado una coexistencia de la marca prioritaria "PINGÜINOS" en la clase 30 y la nueva marca "PINGÜINOS SOUL" en la clase 30, concurriendo un riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores en el mercado, así como indudable perjuicio para la recurrente, existiendo un elevado grado de similitud entre la marca impugnada "PINGÜINO SOUL" para los productos pretendidos en la clase 30, y las marcas prioritarias "PINGÜINOS" y "MARINELA PINGÜINO" (al guardar los signos en pugna una indudable similitud fonética y denominativa y una absoluta identidad en su elemento dominante), así como una identidad y relación entre los productos de la clase 30 cubiertos por todas ellas, sin que el hecho de que las marcas enfrentadas cuenten con un elemento gráfico aporte una diferencia sustancial en lo que al análisis comparativo se refiere.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declare no ser conforme a Derecho tal resolución, anulándola, y acordando, por tanto, la denegación del registro solicitado, con imposición de costas a la parte que se oponga a dicha pretensión.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por ser el solicitante titular de la marca núm. 2996467 "PINGUINO SOUL" para servicios de las clases 35 y 43 (en concreto "servicios de venta al por menor y al por mayor en comercio y venta a través de redes informáticas de productos de pastelería, panadería, bollería y helados" y "servicios de bar, cafetería"), que están estrechamente relacionados con los ahora solicitados en las clases 30, 35 y 43, por lo que, frente a las alegaciones vertidas en el escrito de demanda, si deviene aquí aplicable el principio de continuidad registral, al ser el titular de la marca registrada de otros signos en vigor que, con idéntica denominación, distinguen productos similares, por lo que resultaba procedente conceder la inscripción, además de no concurrir en el caso los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, el...
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