STS 916/2011, 21 de Diciembre de 2011

Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Pamplona el día dos de diciembre de dos mil cuatro, el Procurador de los Tribunales don José Javier Castillo Torres, obrando en representación de don Leoncio y de Bodegas Viña Magaña, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Bodegas Carlos Magaña, SL.

En dicho escrito, la representación procesal de los demandantes alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del litigio, que don Leoncio era titular de las marcas españolas números 1.089.825 ("Viña Magaña "), 1.537.162 (" Barón de Magaña "), 1.530.995 (" Bodegas Magaña ") y 1.726.648 (" Bodegas Magaña Viña Magaña "), además de la marca comunitaria número 3.244.373 (" Viña Magaña "), concedidas para diferenciar productos de la clase 33 - bebidas alcohólicas, excepto cerveza -. Que todas ellas eran notorias, como, según afirmó, demostraban los certificados que aportaba con la demanda. Que de dichas marcas era licenciataria Bodegas Viña Magaña, SL, sociedad dedicada a la producción y comercialización de vinos y, como tal, inscrita en el registro llevado por el consejo regulador de la denominación de origen " Navarra ".

Añadió que la sociedad demandada, Bodegas Carlos Magaña, SL, se dedicaba al mismo tipo de actividad que la anterior y también aparecía inscrita en el registro del consejo regulador referido. Que dicha sociedad había solicitado el registro de la marca " Carlos Magaña ", pero le fue denegado gracias a la oposición del titular demandante.

Que la denominación social de la demandada era idéntica a sus marcas prioritarias números 1.089.825 (" Viña Magaña "), 1.537.162 (" Barón de Magaña "), 1.530.995 (" Bodegas Magaña "), 1.726.648 (" Viña Magaña Bodegas Magaña ") y 3.244.373 (" Viña Magaña "), ésta comunitaria, como se dijo. Que la utilización del apellido Magaña en la denominación social de la demandada implicaba una infracción de sus derechos sobre las marcas citadas, todas ellas prioritarias.

Que, además, los actos descritos constituían competencia desleal, pues con ellos se generaba un riesgo de confusión efectivo en los consumidores.

Con tales antecedentes, la representación procesal de los demandantes manifestó que, dado el fracaso de los intentos de resolver el conflicto extrajudicialmente, ejercitaba contra la demandada las acciones marcarias de cese, remoción y resarcimiento, con apoyo en los artículos 34 , 42 , 43 y 44, así como en la disposición adicional 17ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con los artículos 2 del Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas , Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre, y 406 del Reglamento del Registro Mercantil, Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Que también ejercitada las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , con apoyo en los artículos 5, 6 y 12 de la misma.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de don Leoncio y de Bodegas Viña Magaña, SL interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una " sentenciaestimatoria de esta demanda, en la que se establezca: a) Que don Leoncio es propietario de las marcas números 1.089.825, 1.537.162, 1530995, 1.726.648 y 3.244.373 (comunitaria). b) Que la compañía Bodegas Viña Magaña, SL, como licenciataria en exclusiva de las marcas inscritas números 1.089.825, 1.537.162, 1530995, 1.726.648, tiene el derecho exclusivo a la utilización del distintivo «Magaña», así como don Leoncio , para el caso de que el contrato de licencia dejase de tener vigencia en un momento dado. c) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social Bodegas Magaña, SL y de cualquier expresión que incluya el término «Magaña» constituye una violación de los derechos exclusivos de propiedad industrial de don Leoncio y de la licenciataria Bodegas Viña Magaña, SL, sobre el distintivo «Magaña». d) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social Bodegas Magaña, SL y de cualquier expresión que incluya el término «Magaña» constituye un acto de confusión y de explotación de la reputación ajena, en el sentido establecido en la Ley de competencia desleal. e) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social Bodegas Magaña, SL y de cualquier expresión que incluya el término «Magaña» infringe lo dispuesto en el artículo 406 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil . f) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de la denominación social adoptada por la compañía demandada Bodegas Carlos Magaña, SL y, en correlación con las anteriores declaraciones: Condene a la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A cesar de inmediato en cualquier clase de uso de la denominación social Bodegas Carlos Magaña, SL, absteniéndose en el futuro de utilizar cualquier otra que incluya la denominación «Magaña» u otro nombre comercial y/o distintivo que la incluya. c) A retirar del mercado cualesquiera objetos, productos o documentos en los que se incluya o consigne la denominación social Bodegas Carlos Magaña, SL. d) A modificar su denominación social, eliminando de la misma la expresión «Magaña» y sustituyéndola por otra que con ella no se confunda. e) A abstenerse en lo sucesivo de elaborar, comercializar y distribuir toda clase de vinos, destilados y derivados, así como cualesquiera otros productos bajo denominaciones o distintivos que incluyan la expresión «Magaña», así como de usar dicha denominación como nombre comercial o marca, así como de su página web www.carlosmagana.como y de su dirección de correo electrónico bodegas@carlosmagana.com . f) A publicar la sentencia a costa de la demandada, en un diario de tirada nacional El País y en el Diario de Navarra. g) A indemnizar a Bodegas Viña Magaña, SL. por los daños y perjuicios causados, sobre la base de los criterios y parámetros determinados en esta demanda y por el importe que se determine en función de la prueba documental practicada consistente en las cifras de facturación de la demandada y cuantos datos resulten a lo largo del presente procedimiento en este sentido. h) A proporcionar a la actora a través de este Juzgado una relación de los puntos de venta a los que haya suministrado los productos a retirar. i) A proporcionar del mismo modo establecido en el apartado anterior copias de las comunicaciones dirigidas a cada uno de esos puntos de venta para hacer efectiva la reiterada o cuantas gestiones sean necesarias para evitar que prosiga el falseamiento en el orden concurrencial., precisándose con claridad la causa por la que se procede a la retirada de los productos. j) A notificar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra a efectos de modificar las etiquetas autorizadas y el nombre comercial de la demandada, así como a comunicarle copia de la resolución que se dicte en el presente procedimiento. Y, en consecuencia, ordene la inscripción de la sentencia, mediante testimonio de la misma, en el Registro Mercantil correspondiente a la entidad demandada, librando al efecto el precepto mandamiento. Aperciba de las consecuencias legales del incumplimiento de la futura condena a la modificación de la razón social, de conformidad con la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas 17/01 de 7 de diciembre. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la mercantil demandada Bodegas Carlos Magaña, SL ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Navarra, que la admitió a trámite - excepto en lo referido a la marca comunitaria, número 3.244.373 - por auto de uno de febrero de dos mil cinco, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 48/2004.

La demandada Bodegas Carlos Magaña, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Beúnza Arboniés, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación la representación procesal de la demandada alegó, en síntesis y en lo que interesa para la decisión del conflicto, que los demandantes habían silenciado que don Isaac - fundador de Bodegas Carlos Magaña, SL - era hermano del demandante don Leoncio y fue quien había estudiado enología. Que ambos, en unión de un tercer hermano - don Luis -, constituyeron una sociedad irregular denominada Bodegas Magaña, la cual don Isaac gestionó en Navarra, ya que los otros hermanos vivían en Madrid, de modo que fue él quien buscó la bodega y efectuó las primeras plantaciones de merlot y cabernet que se hicieron en Navarra. Que dicha Bodega produjo vinos con la marca Magaña en los años mil novecientos setenta y tres a setenta y cinco. Que, al haber viajado don Isaac a Perú, a consecuencia de formar parte de una misión de cooperación internacional, don Leoncio y don Luis fundaron la sociedad Bodegas Magaña, SL, el diez de abril de mil novecientos noventa y dos. Que, al no ser buenas las relaciones entre sus dos hermanos, la mencionada sociedad se disolvió por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Tudela de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro . Que don Leoncio constituyó Bodegas Viña Magaña, SL el siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, aprovechándose del prestigio de la antigua Bodegas Magaña, como si fuera una continuación de la misma. Que don Isaac decidió entonces emprender el mismo tipo de negocio y, el once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, constituyó Bodegas Carlos Magaña, SL, que elabora el vino que vende con la marca " Melius ", registrada con el número 2.250.755, para productos de la clase 33, la cual tiene un gran prestigio.

Por otro lado, opuso a la estimación de la demanda la prescripción de las acciones ejercitadas en ella, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal . También opuso la excepción de falta de uso de las marcas 1.530.995, " Bodegas Magaña ", denominativa; y 1.726.648 " Bodegas Magaña Viña Magaña ", mixta, con la alegación de que sólo se utilizaban por los demandantes las marcas " Viña Magaña " y " Barón de Magaña ". Además, negó la comisión de los actos de competencia desleal afirmados por los demandantes. Por último, distinguió la marca del nombre comercial y la denominación social, afirmando que debía equipararse ésta al nombre civil y aplicarse la limitación al derecho sobre la marca que establece el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y, en todo caso, negó la realidad de los daños y perjuicios alegados en la demanda.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Bodegas Carlos Magaña, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Navarra una sentencia " por la cual se desestime la demanda, estimando la excepción de prescripción, así como las demás excepciones de fondo opuestas y absuelva libremente a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa condena en costas a la actora ".

Celebrados los actos de audiencia previa, el dieciocho de abril de dos mil cinco, y del juicio, finalmente el veintiuno de septiembre del mismo año, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Navarra dictó sentencia con fecha veintiséis de septiembre de dos mil cinco, con el número 43/05 y la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador señor Castillo, en nombre y representación de don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL, frente a la mercantil demandada Bodegas Carlos Magaña, SL, declaro: 1º.- Que la mercantil demandante, como licenciataria, tiene el derecho exclusivo a la utilización de las marcas > (marca número M1.089.825), > (marca número 1.537.162) y > (marca número 1.726.648), así como don Leoncio , para el caso de que la licencia de aquella dejara de tener vigencia. 2º.- Que la adopción y uso por la demandada de su denominación social Bodegas Carlos Magaña, SL constituye una violación de los derechos exclusivos de propiedad industrial de los demandantes sobre las indicadas marcas. Asimismo condeno a la entidad demandada: 1º.- A cesar de inmediato en el uso de la denominación Bodegas Carlos Magaña, SL, absteniéndose en lo sucesivo de elaborar, comercializar o distribuir vinos bajo dicha denominación, así como de usarla en su página web y dirección de correo electrónico; de no llevarse a cabo voluntariamente lo anterior, podrá fijarse una indemnización coercitiva diaria. 2º.- A abstenerse de utilizar cualquier otra denominación social que lesione los derechos de los demandantes sobre las marcas referidas. 3º.- A retirar del mercado cualesquiera objetos, productos o documentos en los que se incluya o consigne la referida denominación social, debiendo proporcionar a la actora por medio de este tribunal una relación de los puntos de venta a los que haya suministrado los productos a retirar así como copias de las comunicaciones dirigidas a los mismos para hacer efectiva la retirada. 4º.- A modificar su denominación social para que no se confunda con las marcas de los demandantes y que antes se han mencionado, quedando disuelta de pleno derecho si no lo hiciere en el plazo de un año a contar desde la firmeza de esta resolución. 5º.- A publicar la parte dispositiva de esta sentencia en la revista especializada en el sector del vino de mayor tirada nacional. 6º.- A notificar la parte dispositiva de esta sentencia al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, a los efectos que procedan, conforme a su normativa. Se absuelve a la demandada del resto de pedimentos contenidos en la demanda. No ha lugar a expresa imposición de costas. Firme que sea la presente resolución expídase mandamiento al Registro Mercantil de Navarra, para su inscripción, acompañando testimonio de la misma".

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Navarra de veintiséis de septiembre de dos mil cinco fue recurrida en apelación por las dos partes litigantes.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Navarra, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 20/2006, y dictó sentencia el veinticinco de abril de dos mil ocho , con el número 89/2008 y la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, estimando parcialmente los recursos de apelación a los que el presente rollo se contrae, revocamos el fallo de la sentencia número cuarenta y tres de dos mil cinco, de veintiséis de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Navarra en el procedimiento ordinario número 48/2004 y, estimando en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL, frente a la mercantil demandada Bodegas Carlos Magaña, SL, declaramos: 1º.- Que la mercantil demandante, como licenciataria, tiene el derecho exclusivo a la utilización de las marcas «Viña Magaña» (marca número 1.089.825), «Barón de Magaña» (marca número 1.537.162) y «Viña Magaña Bodegas Magaña» (marca número 1.726.648), así como don Leoncio , para el caso de que la licencia de aquella dejara de tener vigencia. Absolvemos a la demandada del resto de los pedimentos de la demanda. Las costas de la primera instancia de imponen a la parte actora, sin que proceda condena respecto de las de esta ".

Contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de veinticinco de abril de dos mil ocho preparó e interpuso recurso de casación la representación procesal de don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL.

Cumplidos los trámites, dicho Tribunal mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de doce de enero de dos mil diez , decidió: " Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL, contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Tercera) en el rollo de apelación número 20/2006 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 48/2004 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Pamplona ".

El recurso de casación interpuesto, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de veinticinco de abril de dos mil ocho , por la representación procesal de don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL se compone de dos motivos, en los que los recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero , y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia.

La infracción de los artículos 8, apartados 1 y 2 , 9, apartado 1, letra b ), 34, apartado 2, letras a ) y b), y 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, con vulneración de la doctrina sentada en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996 , 20 de febrero de 2006 , 18 de mayo de 2006 , 5 de octubre de 2007 y 10 de julio de 2008 .

La infracción del artículo 2 del Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas - Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre -, en relación con las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoséptima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y con el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, con vulneración de la doctrina sentada en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1985 y 20 de febrero de 2006 .

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña María Dolores Martín Cantón, en nombre y representación de Bodegas Carlos Magaña, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintitrés de noviembre de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL, respectivamente, titular y licenciataria de diversas marcas españolas, denominativas y mixtas - las números 1.089.825, " Viña Magaña ", 1.537.162, "Barón de Magaña ", 1.530.995, " Bodegas Magaña ", y 1.726.648, " Bodegas Magaña Viña Magaña ", concedidas para diferenciar productos de la clase 33, esto es, bebidas alcohólicas, excepto cervezas -, alegaron en la demanda, rectora del proceso del que dimana el recurso de casación que hemos de decidir, que las mismas se habían registrado antes de ser constituida la demandada, Bodegas Carlos Magaña, SL, dedicada a producir y vender vino, así como que la utilización por dicha sociedad de su denominación - precisamente, por incorporar el término " Magaña " - generaba riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos distinguidos con aquellos signos. De ahí que pretendieran la condena de la señalada como infractora a eliminar de su denominación la mencionada palabra.

La pretensión fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda, razón por la que los demandantes interpusieron recurso de casación contra la sentencia de apelación. El recurso se compone de dos motivos.

Antes de entrar en el examen de los mismos hemos de indicar que han ganado firmeza los pronunciamientos por los que en la instancia se negó la excepción de falta de uso de algunas de las marcas titularidad de uno de los ahora recurrentes, así como la prescripción extintiva de las acciones ejercitadas por ellos.

Lo propio acontece con la desestimación de la pretensión declarativa de la comisión por la demandada de alguno de los actos de competencia desleal descritos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, que en la demanda le habían sido imputados.

En el primero de los motivos del recurso de casación, don Leoncio y Bodegas Viña Magaña, SL denunciaron la infracción de las normas contenidas en los artículos 8, apartados 1 y 2 , 9, apartado 1, letra b ), 34, apartado 2, letras a ) y b), y 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

También señalaron la vulneración de la doctrina sentada en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo números 1160/1996, de 31 de diciembre - sobre el derecho del titular de la marca, en caso de confusión con una denominación social, para " [...] pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada [...] " -, 136/2006, de 20 de febrero - en relación con la prevalencia de la marca registrada sobre la " [...]denominación social posterior, confundible [...] ", de conformidad con la jurisprudencia -, 476/2006, de 18 de mayo - con un resumen de la jurisprudencia sobre la cuestión -, 1017/2007, de 5 de octubre - en relación con la determinación del riesgo de confusión y la importancia de tomar en consideración " [...]los elementos preponderantes en el conjunto [...] y los elementos secundarios en la percepción del consumidor medio de los productos [...] "- y 656/2008, de 10 de julio - que reiteró " la doctrina jurisprudencial sintetizada en la Sentencia de 18 de mayo de 2.006 , que reconoce la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad " -.

Alegan los recurrentes que el proceso había permitido conocer, como una realidad evidente, el riesgo de confusión de los consumidores sobre el origen empresarial de los productos identificados con sus marcas, notorias además de prioritarias, y los que del mismo género ponía en el mercado la sociedad demandada, a consecuencia de incluir ésta en su denominación, como el de mayor fuerza distintiva, el término " Magaña ", idéntico al de uno de los elementos denominativos de sus propias marcas.

Añaden que no concurren en el caso los requisitos previstos en el artículo 37, letra b), de la Ley 17/2001 , para que pueda operar el límite de los derechos sobre las marcas que dicha norma establece.

Responde este motivo, en sus dos vertientes, a que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la demandada, tras admitir, en lo sustancial, que las dos sociedades litigantes se dedicaban a producir y comercializar vino de marca - además, con la denominación de origen "Navarra " -; que dicha apelante no utilizaba su denominación como marca, sino sólo para identificarse en las etiquetas de las botellas como entidad embotelladora y para hacer publicidad de sus productos; y que la palabra "Magaña " constituía el primero de los apellidos de don Isaac , que había constituido Bodegas Carlos Magaña, SL y era uno de los hermanos de la persona física demandante.

Para delimitar el ámbito objetivo de la casación, cumple recordar - con las sentencias 1017/2007, de 5 de octubre , y 119/2010, de 18 de marzo , así como con las que en ellas se citan - que " la distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba, y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, tiene un particular interés a efectos de este recurso extraordinario, que no posibilita revisar la prueba [...], pero sí la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales -, como ha declarado esta Sala en relación, entre otros casos, con el riesgo de confusión [...] ".

En efecto, es regla procesal tradicionalmente respetada la que rechaza que el recurso de casación se utilice como instrumento para abrir una tercera instancia y, al fin, para revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda.

Responde esa regla a que la función del recurso no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la que artificiosamente puede haber reconstruido la parte recurrente, sino a la que hubiera declarado probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados en el proceso - sentencias 153/2.010, de 16 de marzo , 142/2010, de 22 de marzo , y las que en ellas se citan, entre otras muchas -.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos, constituyen el enunciado de las normas que a ellos vinculan la consecuencia jurídica, de manera que los efectivamente sucedidos, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser puestos en relación con la norma de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Ello impone someter los hechos declarados probados, como se ha dicho intocables en casación, a determinados juicios de valor, que aportan los criterios adecuados para su subsunción bajo el supuesto de la norma de que se trata y cuyo control no queda fuera de este recurso extraordinario.

Ese y no otro es el ámbito en el que pueden desarrollarse los enjuiciamientos del Tribunal de casación.

En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario.

De esos criterios resultan particularmente útiles para el caso enjuiciado - en el que se trata de confrontar las marcas " Viña Magaña ", "Barón de Magaña " y " Viña Magaña Bodegas Magaña ", que distinguen vino embotellado, con la denominación social Bodegas Carlos Magaña, SL, dedicada a producir y vender el mismo tipo de producto -, los siguientes:

1. ) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontadados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95 ), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

2. ) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ) -.

3. ) Igualmente, la apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos. De manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

4. ) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95 ), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

5. ) Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ) -, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra - sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ) -.

La aplicación de esos criterios al caso litigioso pone de manifiesto la corrección de los juicios de valor que llevaron, en primera instancia, al Juzgado de lo Mercantil a declarar el riesgo de confusión producido por el término " Magaña ", que aparece en la denominación de la sociedad demandada y en las prioritarias marcas registradas a nombre de uno de los demandantes - al constituir el elemento con más fuerza distintiva en los respectivos conjuntos -. Debe tenerse en cuenta que Bodegas Carlos Magaña, SL se dedica, estatutaria y efectivamente, a producir y vender vino embotellado - además, con una determinada denominación de origen -, que es, precisamente, el tipo de producto distinguido con las marcas que resultan preferentes.

Aunque sobre ello hemos de volver, tal conclusión se completa con la afirmación de que la demandada utiliza su denominación como signo distintivo de su actividad empresarial y, por ello, debe someterse a las condiciones que la Ley 17/2001 impone.

Establece el artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que " el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección ".

En la sentencia recurrida se aplicó, en beneficio de la sociedad demandada, el mencionado límite legal del derecho del titular de las marcas identificadas en la demanda - aunque fuera a modo de declaración " ex abundantia ", ya que, como se dijo, el Tribunal de apelación, previamente, negó el riesgo de confusión -.

En el motivo primero del recurso de casación que se examina los recurrentes señalaron como norma violentada la que acaba de ser transcrita. Y para afrontar su examen son convenientes un par de precisiones:

1. ) El límite de que se trata no es otro que el derivado del uso por Bodegas Carlos Magaña, SL de su denominación social. Lo destacamos porque la Audiencia Provincial dio relevancia a que las palabras más significativas de ese conjunto - Carlos y Magaña - fueran las dos que constituían el nombre y el primer apellido del fundador de la sociedad.

   Sin embargo, es evidente que ese dato no puede alterar el tema necesitado de calificación, que no es otro que el consistente en determinar si el uso por la sociedad demandada de su denominación merece operar como límite del " ius prohibendi " de que son titulares los demandantes.

   El que aquella denominación esté formada, entre otros elementos, por el nombre y primer apellido del socio fundador no influye a los indicados efectos y, sobre todo, justifica que no examinemos el límite del artículo 37, letra a), en relación con la persona física.

2. ) En el apartado 7 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el acta de aquel órgano, con ocasión de la adopción de la Directiva 89/104/CEE, se contiene la afirmación - en relación con el sentido de la norma de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del citado texto - de que ambos "consideran que los términos ‹en su nombre› que figura en la letra a) sólo son aplicables a las personas físicas ".

   De entenderse esa interpretación vinculante, la conclusión no podría ser otra que la de negar operatividad - en el caso enjuiciado - a la limitación de que se trata, al haberse planteado el conflicto con la denominación de una persona jurídica.

   Sin embargo, la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es favorable a tal interpretación. Así, en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002) declaró que (78) que " [e]s cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas "; que (79) " la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico "; y que " la importante restricción del concepto de ‹nombre› que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura de algún modo en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaración no tiene alcance jurídico ", de modo que (81) " [e]n principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma ".

   Dicha doctrina fue reiterada en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006 : 31).

A la luz de esa doctrina hay que entender que, al fin, de lo que se trata es, por tanto, de determinar si, a partir de los hechos declarados probados en la instancia, el uso que de su denominación social hace la sociedad demandada es o no " conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ", a lo que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 - artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - condiciona la operatividad del límite examinado.

Para ello ha de tenerse en cuenta, según la mencionda sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006 ), " en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla" y, también, " en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello ".

En síntesis, se trata de decidir - a partir de las distintas funciones que están destinadas a cumplir las denominaciones sociales y los signos distintivos de los productos, servicios o empresas - si la utilización por la demandada de su denominación menoscaba o puede menoscabar las funciones de las marcas de los demandantes .

En la sentencia recurrida, a la que hay que estar en relación con los hechos declarados probados, se afirma que la sociedad demandada utiliza su denominación social en la publicidad de sus productos y, en las etiquetas de las botellas del vino que elabora y vende, para identificarse como entidad embotelladora.

Pues bien, ello significa tener por probado un uso de la denominación social como nombre comercial, esto es, como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico mercantil - artículo 87 de la Ley 17/2001 -. Y provoca la consecuencia de que tal uso quede sometido a las condiciones que la legislación reguladora de las marcas y nombres comerciales impone y, al fin, resulte alcanzado por la eficacia del derecho que, con el registro, se ha reconocido a los demandantes sobre sus marcas.

El hecho de que la demandada, al etiquetar las botellas del vino que produce y vende, diera cumplimiento a lo que disponían, al respecto, el Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, y los Reglamentos (CE) 1493/1999 y 753/2002, como afirmó el Tribunal de apelación, no justifica el uso de una denominación social confundible con los prioritarios signos de los demandantes.

Ciertamente, no resulta aplicable el límite previsto en el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , dado que no puede ser considerada una práctica leal en materia comercial la utilización por la demandada de su denominación social como signo confundible con aquellos otros - al respecto, la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 1999 (C-108/1997 : 28) -, desde el momento en que hay un razonable riesgo, por las razones dichas, de que el público al que Bodegas Carlos Magaña, SA destina sus productos entienda, erróneamente, existente un vínculo entre la empresa y, por derivación, los productos de la misma y los de los demandantes, de lo que la repetida sociedad era o debería haber sido consciente.

En tal coyuntura, la decisión adoptada por el Juzgado de lo Mercantil - que condenó a la demandada a modificar su denominación social - resulta conforme con la jurisprudencia, como pusieron de manifiesto las sentencias 136/2006, de 20 de febrero, 476/2006, de 18 de mayo, 656/2007, de 10 de julio, 632/2008, de 4 de julio, 119/2010, de 18 de marzo, y las que en ella se citan -.

Sin necesidad de entrar en el examen del segundo de los motivos - en el que los recurrentes denuncian la infracción del artículo 2 del Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas , aprobado por Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre, en relación con las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoséptima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y con el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil , aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio - procede, por lo expuesto, estimar el recurso de casación, casar la sentencia recurrida y dar al conflicto de intereses suscitado la solución de la primera instancia, en todos los apartados de la parte dispositiva de la resolución apelada.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en cuanto a las costas de la primera instancia, reproducimos el pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil.

Las costas de la segunda instancia quedan a cargo de los respectivos apelantes.

Sobre las costas de la casación no formulamos pronunciamiento condenatorio.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.