SAP Granada 355/2013, 4 de Noviembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 04 Noviembre 2013 |
| Número de resolución | 355/2013 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 456/13
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 910/10
PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES
S E N T E N C I A N º 355
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En la ciudad de Granada, a 4 de noviembre de 2013.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 456/13- los autos de Juicio Ordinario nº 910/10, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'King's Infant's School, S.L.', 'King's Education, S.L.', 'King's College, S.A.', 'King's College School, S.A.', 'British School of Alicante, S.A.', 'King's College Internatironal, S.A.' y D. Blas representados por la procuradora Dña. Mónica Navarro-Rubio Troisfontaines y defendidos por el letrado D. Miguel Aznar Alonso contra 'The British School of Marbella' representada por el procurador D. Juan Roberto Martínez Gómez y defendida por el letrado D. José Luis Rompinelli Gómez y contra D. Donato representado por el procurador D. Juan Roberto Martínez Gómez y defendido por el letrado
D. Delfín Serna Tinao.
Que, por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimo totalmente la demanda presentada por D. Blas, King`S Group Organisation, S.A. (King`S Education SL según aclaración aceptada en Audiencia Previa), King`S College S.A., King`S Infant`S School SL, King`S College School S.A., British School of Alicante S.A. y King`S College Internacional S.A, representados por el procurador Sr./a Navarro-Rubio y defendido por el letrado Sr./a Gómez López contra D. Donato y The British School of Marbella SL representados por el procurador Sr/a Martínez Gómez y defendidos por los letrados Srs./as Serna y Rompilelli y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la actora".
Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 27 de septiembre de 2013, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.
Las sociedades demandantes, de la que es presidente o bien miembro del consejo de administración el también codemandante Sr. Blas como titular, entre otras, de las marcas españolas de la clase 41 de las marcas mixtas 'BSM British School of Madrid' desde su concesión el 22 de junio de 1998, nº 2.140.535, además de otra, 'The British of School of Madrid' concedida el 20 de enero de 2003 con nº
2.486.932; de la marca 'British School of Málaga, con el nº 2.700.340, concedida el 20 de septiembre de 2006; de la marca 'British School of Murcia', con el nº 2.700.353, concedida el 20 de abril de 2007; de la marca 'The British School of Alicante' desde su concesión el 18 de enero de 2008 con nº 2.775.163; y de la marca 'The British School of Seville' desde el 4 de noviembre de 2008, con el nº 2.813.228, formularon demanda de nulidad de marca contra el Sr. Donato como titular de la marca 'British School of Marbella', solicitada el 17 de diciembre de 2008 y concedida tras desestimar la OEPM la oposición de la ahora actora el 17 de julio de 2009.
La acción de nulidad la basan los actores tanto en el artículo 51.1.6), por haber sido obtenida con mala fe al haber sido empleado el titular de una de las sociedades demandantes de la marca, como es el 'King Collage Internacional, S.A.' dentro del grupo concesionario de las citadas marcas, entre octubre de 2003 y abril de 2005, acusándole de diseñar un registro marcario de estructura y signo gráfico parecidos y bajo idéntica denominación en sus tres primeras palabras y con utilización de la población 'British School of ...', como en el articulo 52.1 de la Ley de Marcas por riego de confusión dada la identidad de los servicios que ampara la actividad educativa semejante a la del actor, la identidad denominativa casi absoluta, la semejanza visual del gráfico y el riesgo de asociación en la procedencia empresarial.
A ambas acciones de nulidad acumulaban los actores la declarativa de competencia desleal por infracción de los artículos 4, 11 y 12 de la ley reguladora.
El demandado se opuso, negó la mala fe y defendió su derecho a usar la marca por ser muchas en España las instituciones dedicadas a la enseñanza con las genéricas 'Colegio Británico' como de uso general y no apropiable marcariamente, y rechazó los actos de competencia desleal y de confusión en el mercado por ser idéntica la actividad académica de la actora por el sustantivo distintivo 'King#s'.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y contra esta decisión se alza la parte actora, discrepante con los fundamentos y conclusiones, reiterando la pertinencia de las acciones ejercitadas en cuanto a la nulidad de la marca prescindiendo de la referencia a la competencia desleal.
Centrado en estos términos el objeto de esta apelación, el primer motivo censura la valoración de la prueba en torno a la acción de nulidad absoluta y la infracción normativa y jurisprudencial al minimizar la sentencia el hecho de que el demandado trabajase con la sociedad actora al entender que tendría el mismo derecho a establecer y fundar su actividad empresarial educativa como cualquier otro ciudadano que no hubiera trabajado para la actora, lo que, lejos del análisis separado de la sentencia, lleva al examen en conjunto del elemento anímico y subjetivo en relación con el concepto de la mala fe y el objetivo de la identidad de las marcas generadoras del riesgo de confusión.
La respuesta al recurso ha de partir de algunas consideraciones previas. Decíamos, entre otras muchas, en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2007 que "la Ley 17/2001, en su artículo 5.1°.g ), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el artículo 11 de la Ley 32/88, la de registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el artículo 6.l.b), como prohibición relativa la de registrar marcas o signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de la marca anterior, por lo que es fundamental en esta compulsa de los signos o marcas en controversia atender al principio de especialidad, consagrado tanto en la ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003 ), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobra todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes", y con mayor intensidad, añadimos ahora y lo analizaremos en su momento, cuando lo que se trata de imitar o confundir con el nuevo registro marcario a una marca notoria cuyo prestigio se trató de aprovechar.
Este efecto pernicioso ya fue advertido y abordado por la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que al regular en su artículo 5 el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos -apartado 2 - para prohibir el uso de una marca confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio a los mismos.
En evitación de todo ello, ejercicio de las acciones de exclusión e "ius prohibendi", los actores ejercitaron la acción de nulidad absoluta por obtención de mala fe (art. 51.1.b) y la nulidad relativa por confundibilidad y semejanza del signo prioritario y el posterior del actor dirigido al mismo sector de público. El motivo debe prosperar y la acción acogerse.
La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible y vicia por ello un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del artículo 48.2, la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa producto idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, lo que es especialmente singular cuando se está ante una marca activa, usada, implantada en el mercado y, como antes decíamos, con mayor razón, pero no es decisivo para anularla, si estas, además, han ganado una notoriedad que la parte demandada, no cabe duda que es el caso "sub iudice", ha tratado de aprovechar intencionadamente y, por tanto, con inequívoca mala fe.
En este sentido, y lo hemos dicho también muchas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS 382/2016, 19 de Mayo de 2016
...la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2013 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, en el recurso de apelación núm. 456/2013 , dimanante del juicio ordinario núm. 910/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada. Han sido partes recurridas D. Jose María , King......
-
ATS, 29 de Abril de 2015
...la sentencia dictada, con fecha 4 de noviembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación nº 456/13 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 910/10 del Juzgado Mercantil nº 1 de - Por la misma representación procesal y en la misma fech......