STS, 28 de Septiembre de 2000
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2000:6875 |
| Número de Recurso | 3505/1993 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil.
En el recurso de casación nº 3505/93, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez Buylla Ballesteros, asistido de Letrado, en nombre y representación de Productos Alimenticios Gallo, S.A., contra la sentencia nº 91 dictada por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 390/90, con fecha 4 de febrero de 1993, sobre marca; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración del Estado representada por el Sr. Abogado del Estado y Freixanet Planas, S.A., representada por el Procurador D. José Fernández-Rubio Martínez, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicto sentencia nº 91 de fecha 4 de febrero de 1993, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Productos Alimenticios Gallo, S.A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de mayo de 1993, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 1 de julio de 1993, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 30 de septiembre de 1993, en la cual se hizo constar que habiéndose personado como partes recurridas el Sr. Abogado del Estado y Freixanet Planas, S.A., se les concede el plazo de 30 días para que puedan oponerse al recurso, lo que realizaron mediante escritos presentados el 14 y 18 de octubre de 1993.
Por providencia de fecha 31 de mayo de 2.000, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de septiembre de 2.000, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula cuatro motivos de casación, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, los tres primeros por violación del artículo 124.1. del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la jurisprudencia de esta Sala sobre el tema; el cuarto al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por incongruencia de la sentencia con lo pedido en el recurso contencioso-administrativo.
Los tres primeros motivos de casación articulados no pueden prosperar y de antemano anunciamos su desestimación, dado que la sentencia recurrida interpreta correctamente el art. 124.1, del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso, puesto que existe una variadísima jurisprudencia sobre el tema, y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, y en el presente caso, el problema se centra en determinar como afirma el acto administrativo de 18 de septiembre de 1989 que pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 la marca aspirante nº 1.171.731 FREISA, de la clase mixta con gráfico de un GALLO para proteger productos de la clase 30 y la oponente ya registrada nº 1.086.126 FRIXIA para proteger idénticos productos, dado que tales marcas fueron las únicas examinadas al resolver el Registro el recurso de reposición al no haber recurrido ninguna de las otras marcas oponentes la resolución de 20 de junio de 1988, que les declaró compatibles ante el Registro y dado que en el recurso contencioso administrativo nº 390/90 se impugnó por Productos Alimenticios Gallo, S.A., el acto del Registro de la Propiedad Industrial de 18 de septiembre de 1989, que concedió la inscripción de la marca nº 1.171.731, el contenido de dicho acto administrativo ha ocasionado que la Sala de instancia equivocándolo la limite a la comparación de las mismas marcas subsistentes en tal acto, FREISA con gráfico de GALLO y FRIXIA, con el fin de determinar si entre ambas marcas existe la prohibición del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. La Sala de instancia sin tener en cuenta que Productos Alimenticios Gallo, S.A., lo que pretende es la comparación de la marca aspirante FREISA con gráfico de GALLO con las marcas de la que el recurrente es titular consistente en un gráfico de GALLO, llega a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas en el acto administrativo impugnado y sus productos existen diferencias suficientes para poder convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, y que no concurre la prohibición del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial. El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando en conciencia la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas no incurren en la semejanza fonética a que se refiere el artículo 124.1 del Estatuto, y que no existe el riesgo de confusión entre sus productos, conclusión que no cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, lo que determina la desestimación de los tres motivos de casación que examinamos.
En el cuarto motivo de casación articulado se alega infracción del Art. 359 de la L.E.C., al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia al resolver sólo la compatibilidad registral de las marcas FREISA con gráfico de GALLO y FRIXIA, sin resolver la petición formulada en el recurso contencioso administrativo nº 390/90 por el recurrente Productos Alimenticios Gallo, S.A., que pretendía la denegación registral de la marcas aspirante nº 1.171.731 por incompatibilidad con las marcas propiedad de Productos Alimenticios Gallo, S.A., gráfico de GALLO, nº 26.467 y otras. Así pues el recurrente en casación tiene razón cuando dice que la sentencia recurrida ha resuelto una cuestión no pedida por él en cuanto la sentencia solamente examina y resuelve la compatibilidad entre FREISA con gráfico de GALLO y FRIXIA, omitiendo cualquier examen y pronunciamiento sobre la compatibilidad entre la marca aspirante FREISA con gráfico de GALLO y las marcas consistentes en un gráfico de GALLO, propiedad del recurrente que era precisamente la pretensión que se ejercitaba en el recurso contencioso administrativo nº 390/90. No ofrece pues duda que la sentencia recurrida incurre en un vicio de incongruencia omisiva al no resolver el enfrentamiento entre la marca aspirante y las ya inscritas propiedad del recurrente, que era precisamente el único objeto del recurso contencioso administrativo y en consecuencia, dicha sentencia incurre en el vicio de incongruencia por infracción de las normas reguladoras de la sentencia al no resolver la verdadera pretensión ejercitada en la demanda, violando el artículo 359 de la L.E.C., y procede en consecuencia estimar el motivo de casación articulado por el recurrente casando y anulando dicha sentencia.
Una vez casando la sentencia recurrida, esta Sala, ha de resolver la verdadera pretensión del recurrente ejercitada en el recurso contencioso administrativo, dictando otra sentencia en dicho recurso de acuerdo con el contenido del mismo, para lo cual esta Sala se convierte en juzgador de instancia y recuperando todas las facultades que el Tribunal "a quo" tuvo para la práctica y valoración de la prueba en primera instancia, es decir sin las limitaciones que el recurso de casación tiene en materia de apreciación de la prueba practicada en primera instancia, y recuperando plena jurisdicción para resolver sobre el fondo del recurso, llega a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas en el recurso contencioso administrativo nº 390/90, FREISA con gráfico de GALLO nº 1.171.731 para productos de la clase 30, café, té, cacao,tapioca, harina, levaduras, mostaza, vinagre y salsas, y las marcas aspirantes de las que es titular Productos Alimenticios GALLO, ya inscritas con los números 26.467, diseño de un GALLO y otras muchas de diseño de GALLO o denominativos de GALLO con diseño de GALLO, para proteger productos alimenticios de la clase 30, no existe la incompatibilidad fonética o gráfica que prohibe el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la semejanza fonética FREISA y GALLO es absolutamente inexistente y la gráfica de un GALLO, además de ser un elemento meramente accidental con la marca aspirante, es un diseño distinto al gallo de las marcas de Productos Alimenticios GALLO, S.A., y lo que de ninguna forma es admisible, es que el hoy recurrente pretenda apropiarse en exclusiva de la imagen de un animal tan conocido como el gallo (ave de corral), dado que el artículo 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial no permita la inscripción en el Registro como marca las denominaciones genéricas, en las que se deben incluir también las comunes o usadas por el público en general, y no cabe duda que la figura del gallo por su carácter común, perteneciente a todos, no puede ser pretendida en exclusiva por nadie para distinguir sus productos, y en todo caso, si lo consigue, correrá siempre el riesgo de tener que convivir con otras marcas que también lo utilicen dado su carácter de irrevindicable en exclusiva por nadie, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Productos Alimenticios GALLO, S.A., contra la resolución del Registro de la propiedad Industrial de fecha 18 de septiembre de 1989 que concedió la inscripción de la marca nº 1.171.731 FREISA con gráfico de un GALLO, resolución que declaramos conforme a derecho.
Al estimar parcialmente el cuarto motivo de casación formulado, no es procedente hacer expresa condena en costas al recurrente ni a ninguna de las partes, tal como dispone el artículo 102 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos parcialmente el presente recurso de casación nº 3505/93, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de Productos Alimenticios Gallo, S.A., contra la sentencia nº 91 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 4 de febrero de 1993 recaída en el recurso nº 390/90, que casamos y anulamos por no ser conforme a derecho al haber incurrido en vicio de incongruencia y en su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 390/90 interpuesto por PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.A., contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 18 de septiembre de 1989 que en reposición concedió la inscripción de la marca nº 1.171.731 FREISA con gráfico de GALLO para productos de la clase 30, resolución que declaramos conforme a derecho, y sin hacer expresa condena en costas, ni de las de primera instancia ni de las del presente recurso de casación a ninguna de las partes.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria certifico.
-
SAP Granada 590/2005, 29 de Julio de 2005
...o marcas en controversia al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. STS 28-9-2000 y 26-6-2003 ), y en cuya virtud el denominado riesgo de confusión ha de evaluarse en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que......
-
STSJ Comunidad de Madrid 610/2005, 12 de Julio de 2005
...c) del art 191 de la LPL, se alega la infracción de los arts. 59.4, 50.a) ambos del ET y de la jurisprudencia contenida en STS de 28 de septiembre de 2000 y 18 de marzo de La sentencia de instancia ha estimado la excepción de caducidad de la acción ejercitada alegada en el acto del juicio p......
-
SAP Vizcaya 869/2009, 25 de Noviembre de 2009
...más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes (STS- 28-9-2000 o 26-6-2003 Similitud o semejanza del producto en la actividad concurrencial de las empresas en litigio que la STS 8-6-2006, tras reconocer......
-
SAP Granada 271/2013, 6 de Septiembre de 2013
...atender al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003 ), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que......