STS, 17 de Junio de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 1775/03, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 3 de mayo de 2007 desestimando el recurso promovido por D. Esteban contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de junio de 2003 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de agosto de 2002 que concedió la inscripción de la marca 2.420.693 "Marqués de Domecq" en clase 29 del Nomenclator.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de D. Esteban recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 26 de junio de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente D. Esteban, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 17 de septiembre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los arts. 12 y 13 a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de los artículos 4.1 y 4.4 c) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y el artículo 12 y el atículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen en relación con el artículo 7 de la misma.

2) En relación con la infracción de la jurisprudencia aplicable pertinentemente alegada y no estimada por la Sala sentenciadora, destacando las Sentencia del Tribunal Consituticional de fecha 3 ade julio de 1997 (STC 126/1997 ) y las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2004 y 9 de julio de 2004 (RJ 651/5353 ), por la que se reconoce que el hecho de que un antepasado del actual titular de un título nobiliario hubiera concedido autorización para el registro de su título como marca, no constituye obstáculo legal para que el actual titular impida al titular de la marca que continúe teniéndola registrada.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del mismo por la que case y anule la sentencia recurrida, por haber infringido las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable al objeto del debate en ella planteado, y, entrando al fondo del asunto, estime el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Esteban frente a la resolución dictada por la OEPM, de fecha 6 de junio de 2003, en virtud de la cual se estima el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución de concesión de marca nacional núm. 2.420.693.

Por providencia de fecha 29 de octubre de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 29 de noviembre de 2008, se señaló este recurso para votación y fallo el día 10 de junio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.día 10 de junio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto del presente recurso de casación, dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de mayo de 2007, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Esteban contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de junio de 2003, que al estimar el recurso de alzada deducido contra la resolución de 20 de agosto de 2002, denegó el registro de la marca "Marqués de Domecq" nº

2.420.693-8, en clase 29, para "jamones".

A la inscripción de la mencionada marca número 2.420.693-8 solicitada por D. Esteban, se habían opuesto las entidades Capa, S.A. y Martelilla Alta, S.L. en cuanto titulares de la marca "Ganadería Marqués de Domecq" número 2.273.962, para la clase 31 que distingue ganadería de todas las clases.

La decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas consideró en alzada, y en contra del criterio inicial, que concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 13, apartados a) y b) de la Ley de Marcas, por existir entre los distintos enfrentados "Marqués de Domecq" marca solicitada nº 2.420.693, y la marca oponente "Ganadería Marqués de Domecq" considerada como marca notoria, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos.

Razona la resolución en los siguientes términos:

"Del contenido del expediente administrativo queda suficientemente acreditado que en ámbito ganadero, la marca "Ganadería Marqués de Domeq" ha servido para identificar los toros de lidia criados y comercializados, aparentemente, por los solicitantes. Habiéndose creado entre el público, empresarios y medios de comunicación del sector la confianza de contratar o asistir en los espectáculos es que así aparece anunciado a la lidia de los toros de este concreto hierro.

El mismo principio, y su limitación es de aplicación al título nobiliario. No puede olvidarse en el presente caso que un anterior Marqués DIRECCION000 otorgó su autorización para la utilización de su título en la marca que caducó y que a pesar de esa caducidad, en el ámbito ganadero debe entenderse que se ha producido una patrimonialización de dicho título por su uso continuado en el tiempo hasta el punto de alcanzar notoriedad e incluso renombre, lo que obliga en el presente caso a considerar el título nobiliario como signo distintivo sometido a la necesidad de autorización del artículo 13 .b) sólo en aquellos supuestos, en que por ser generalmente identificados con la persona de quien lo ostenta merece la protección propia de la identidad personal, pues en los demás casos el título por sí sólo, dada su permanencia en el tiempo, su posible vacancia o caducidad y su sometimiento a un orden sucesorio no alcanza el necesario poder individualizador. De lo dicho puede concluirse que el uso de signos distintivos de un tercero tan sólo puede entender comprendido en las prohibiciones que estamos examinando, cuando son de tal proximidad a él que su identificación es automática e indudable.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1997 establece:

Si con el Registro se trata de amparar, por un lado, al titular de un signo precedentemente inscrito que con su esfuerzo ha dado fama y prestigio al objeto que comercializa, y evitar, por otro, falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario; esa función individualizadota debe cumplirla siempre que el peligro se manifieste de forma clara y evidente. Frente a ello o puede invocarse un pretendido derecho de inscripción del propio nombre y apellidos, pues por encima del derecho personal al uso del nombre se encuentra la transparencia y seguridad en el mercado.

Por tanto consideramos que en la situación de vacancia creada por la caducidad de la marca "Ganadería Marqués de Domeq" y la prioridad de la solicitud a que se refiere la resolución de concesión objeto de este Informe, el otorgamiento del registro solicitado en aras de mantener la seguridad del tráfico y la confianza de los consumidores, resulta ajustada a Derecho.

Que la aplicación al presente caso de las pautas legales e interpretativas invocadas en los anteriores considerandos lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 13, apartados a) y b) de la Ley de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados "Marqués de Domecq" la marca solicitada y marca oponente 2.273.962 "Ganadería Marqués de Domecq", considerada como marca notoria, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos."

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso administrativo, una vez transcrita la doctrina constitucional contenida en la STC 27/1982, fueron que el estar en posesión de un título nobiliario no da más derecho que su propio uso, sin que dicha posesión esté revestida de cualquier contenido jurídico material, siendo, por tanto, completamente irrelevante a los efectos de registrar una determinada marca, todo ello sin perjuicio de la protección de dicho título y el uso indebido del mismo mediante el ejercicio de las acciones pertinentes ante la jurisdicción civil. A continuación considera la Sala de instancia que la similitud existente entre las marcas confrontadas es evidente, que hay coincidencia en los ámbitos aplicativos y que la marca "Ganadería Marqués de Domecq" es notoria. Razones todas ellas por las que concluye considerando conforme con el ordenamiento jurídico la denegación de la marca solicitada, anulando la resolución inicial de concesión.

En la sentencia de esta Sala de 15 de octubre de 2008 (recurso de casación nº 3149/2006 ) hemos estimado el recurso interpuesto por D. Esteban contra la Sentencia de 3 de noviembre de 2005, recaída en el recurso 2356/2002 que había considerado correcta la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de concesión de la marca solicitada "Ganaderías Marqués de Domecq" número

2.273.962 para productos de la clase 31 del Nomenclator.

En el recurso de casación formulado en aquella ocasión se planteaban dos motivos casacionales, análogos al presente. En nuestra Sentencia declaramos la nulidad de la concesión de la marca "Ganaderías Marqués de Domeq" antes reseñada, con una fundamentación que necesariamente hemos de traer a colación en cuanto se trata de la misma marca "Ganaderías Marqués de Domecq" que en su momento se opuso como preferente en el proceso de inscripción de la marca sobre el que vera sel presetne recurso de casación.

En esta sentencia estimábamos el motivo de casación deducido entonces por D. Esteban con los siguientes razonamientos jurídicos que entendemos oportuno reproducir:

[... Como consecuencia de la autorización otorgada por el entonces Marqués DIRECCION000, Don Javier, se posibilitó el registro de la marca nº 848.798 "Ganaderías Marqués de Domecq" para la clase 31, "ganaderías", marca que estuvo registrada desde 1978 a 1999, año en que fue caducada por falta de renovación. Los mismos titulares de la anterior marca solicitaron el 26 de noviembre de 1999 la inscripción de la marca nº 2.273.962, con la misma denominación y para la misma clase y producto, siendo otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese a la oposición del actual propietario del titulo nobiliario "Marqués DIRECCION000 ", Don Esteban .

El artículo 13 b) de la Ley de Marcas prohibe el registro como marcas de "El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

Como consecuencia de este precepto, la exigencia de autorización para la inscripción de la marca que se base de forma esencial en un título nobiliario actualmente existente, requiere la autorización del propietario de este título, pues no hay duda de que se encuentran incluidos en la dicción literal del precepto cuando se refiere a "otro medio" de identificación frente al público.

La inmediata consecuencia es que la inscripción recurrida no debió concederse ante la oposición del propietario del titulo nobiliario, sin que frente a esta conclusión pueda oponerse que la marca solicitada se había usado como notoria, y así era conocida por los usuarios del sector, porque la configuración de una marca notoria requiere, como cualquier otra marca, que cumpla los mínimos requisitos legales para su uso como tal marca, y desde luego, el necesario consentimiento del propietario del título nobiliario es un requisito que debe cumplirse para que un signo pueda usarse como distintivo de determinados productos o servicios. Es cierto que el artículo 3.1 legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales. Tampoco cabe apoyarse en que anteriormente se había ostentado la titularidad de la misma marca para los mismos productos, porque esa marca fue concedida con autorización del anterior propietario del título nobiliario, de tal forma que caducada la marca dejará de producir efectos jurídicos, conforme así lo dispone el artículo 55.1 de la Ley de Marcas, y, en consecuencia, cuando se quiera solicitar una nueva marca con la misma denominación debe cumplirse, ex novo, los requisitos legales, entre los que se encuentra el del consentimiento del propietario del titulo nobiliario, cuya falta determinará inexcusablemente la denegación de la solicitud.

Es cierto que con arreglo a la STC 27/1982, el titulo nobiliario sólo es un "nomen iuris" que se agota en su existencia, sin embargo, en tanto en cuanto pueda incluirse como un obstáculo para el ejercicio por otro de un derecho, su eficacia opositora no puede negársela, como tampoco se niega por la Ley al seudónimo o a cualquier otro medio de identificación.

Debe en consecuencia estimarse el recurso de casación y por las mismas razones el recurso contencioso-administrativo, declarando nulo por contrario a Derecho el acto recurrido.]

También resulta conveniente recordar la sentencia de 14 de noviembre de 2008, recurso de casación 4759/2006, en que esta Sala estimó el recurso de casación deducido frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2005, en el recurso contencioso-administrativo 2012/2003 que desestimó el recurso deducido contra la resolución de la OEP que denegó en alzada el registro de la marca "Marqués de Domecq" interesada por D. Esteban, a la que también se habían opuesto las mercantiles Capa, S.A. y Martelilla Alta, S.L. alegando la prioridad obstaculizante de sus tres marcas denominativas "Ganaderías Marqués de Domecq", de las clases 31,41 y 42. La razón de la denegación administrativa fue apreciar la concurrencia de las prohibiciones de los artículos 12.1.a) y 13.1.a) de la Ley de Marcas y ser notorias las marcas prioritarias.

En nuestra sentencia realizábamos las siguientes consideraciones:

"[...]La STC 126/1997, de 3 de julio, siguiendo la interpretación contenida en la STC 27/1982, que reiteradamente invoca, declara -en su fº.jº 12, en lo que aquí importa- que un título nobiliario es una preeminencia o prerrogativa de honor, un "nomen honoris", contenido jurídico se agota en el derecho a adquirilo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros, de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre. El título nobiliario se halla desprovisto hoy de cualquier contenido jurídico material en nuestro ordenamiento, más allá del derecho a usar un > que viene a identificar, junto al nombre, el linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa de honor. Su eficacia general sólo se manifiesta como complemento del nombre... lo que se corrobora a tenor del párrafo tres, del art. 135 en relación con el art. 130, del Reglamento del Registro Civil, al permitir, mediante un asiento, marginal a la inscripción de nacimiento, que se expresen los títulos nobiliarios cuya posesión legal conste o se justifique debidamente. Esta interpretación, de acuerdo con lo establecido en el art. 5.1 de la LOPJ, es la que debe ser seguida por los Jueces y Tribunales.

[...]La jurisprudencia del T.S., contenida, entre otras, en las SSTS de la Sala Primera de 5 de octubre de 1989 y 9 de julio de 2004, declara que la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, en su art. 7.6 tipifica como intromisión ilegítima en el ámbito de la protección delimitada en el art. 2 de la misma Ley, la utilización del nombre de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, bastando la simple utilización sin necesidad de acreditar o acudir a otras motivaciones. El título nobiliario tiene igual tutela legal que el nombre propio. La inscripción del título nobiliario como marca no impide su protección también al amparo de la L.O. 1/1980 . La utilización del título nobiliario inscrito como marca, cuando se ha dejado sin efecto la autorización previa, implica que está siendo indebidamente utilizado por un tercero, lo que conlleva la calificación de intromisión ilegítima prevista en el art. 7.6 de la L.O. 1/1980 . Cabe revocar el consentimiento sin necesidad de alegar justa causa. La inscripción del título nobiliario como marca no comporta una renuncia o privación de la protección contenida en la Ley 1/1980, aparte de los derechos derivados de la aplicabilidad de la Ley de Marcas.

[...]Antes de deducir las debidas consecuencias de las normas, doctrina y jurisprudencia hasta aquí expuestas, debemos precisar cuál es el limitado ámbito de este recurso de casación. No podemos, obviamente, de acuerdo con el art. 3.a) de la L.J ., conocer de cuestiones atribuidas al orden jurisdiccional civil. Nuestro enjuiciamiento se debe restringir al examen de la conformidad con el ordenamiento jurídico de una sentencia que ha declarado ajustada a Derecho una resolución administrativa que ha denegado a quien ostenta un título nobiliario el derecho a registrar su propio título como marca, denegación basada en la prioridad de otras marcas que incluyen en su denominación ese mismo título nobiliario y que han tenido acceso al registro sin autorización de la persona a quien corresponde el título nobiliario que incorporan. Además, tal enjuiciamiento no puede prescindir, antes al contrario, debe tomar en consideración que una de las tres marcas opuestas como prioritarias ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo y que las otras dos marcas obstaculizantes han sido igualmente declaradas nulas por sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, cuya firmeza no nos consta."

Los dos motivos casacionales se formulan al amparo del artículo 88. 1 d) de la Ley Jurisdiccional y D. Esteban denuncia la infracción de los artículos 12 y 13, apartados a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, de los artículos 4.1 y 4.4 d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de los Estados Miembros en materia de Marcas y artículo 12 y artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, Ley 1/1982, en relación con el artículo 7 de la misma. También se considera infringida la jurisprudencia aplicable, sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de mayo de 1997, STC 126/1997 sobre los títulos nobiliarios y la del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2004 (RC 2004/5353 ).

Las consideraciones expuestas nos llevan a estimar el recurso de casación deducido por cuanto la sentencia impugnada ha realizado una interpretación del artículo 13 b) de la Ley de Marcas contraria a la que hemos mantenido en nuestras Sentencias de 15 de octubre de 2008 (casación 3149/2006), y de 14 de noviembre de 2008 (casación 4759/2006 ) que examinan la misma cuestión que la ahora suscitada de cuya doctrina se desprende la inoponibilidad de la marca "Ganadería Marqués de Domecq" nº 2.273.962 (cuya resolución de concesión fue anulada por esta Sala), a la interesada "Marqués de Domecq" nª 2.420.693 solicitada por quien ostenta el título nobiliario que la marca incorpora. Resulta de plena aplicación la doctrina contenida en las Sentencias indicadas que se resumen en el Fundamento Jurídico 3º de la sentencia de 14 de noviembre de 2008 de la siguiente manera: "[...]1) la inscripción de una marca que se base de forma esencial en un título nobiliario requiere la autorización del propietario del título, pues el título nobiliario está incluido en la expresión "cualquier otro medio de identificación frente al público" a que se refiere el art. 13.b) de la L.M.; 2 ) ante la oposición del propietario del título nobiliario, no debió concederse la inscripción de la marca "Ganadería Marqués de Domecq"; 3) incluso aceptando el carácter notorio de esa marca, es necesario el consentimiento del propietario del título nobiliario para que un signo pueda usarse como distintivo de productos o servicios; 4) el art. 3.1 de la L.M . legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales; y 5) aunque el título nobiliario sea sólo un "nomen honoris" que se agota en su existencia, no puede ser negada su eficacia opositora cuando el consentimiento del titular sea requisito para el ejercicio por otro de un derecho."

Como recuerda la indicada sentencia la inscripción del título nobiliario como marca no impide su protección también al amparo de la L.O. 1/1980 . La utilización del título nobiliario inscrito como marca, cuando se ha dejado sin efecto la autorización previa, implica que está siendo indebidamente utilizado por un tercero, lo que conlleva la calificación de intromisión ilegítima prevista en el art. 7.6 de la L.O. 1/1980 . Cabe revocar el consentimiento sin necesidad de alegar justa causa. La inscripción del título nobiliario como marca no comporta una renuncia o privación de la protección contenida en la Ley 1/1980, aparte de los derechos derivados de la aplicabilidad de la Ley de Marcas.

En presencia de todas estas circunstancias, como hemos avanzado, procede estimar el recurso de casación, pues la sentencia impugnada ha seguido un criterio contrario a la interpretación que del art. 13.b) de la Ley de Marcas hemos hecho en nuestras sentencias de 15 de octubre de 2008 (R.C. nº 3149/2006) y 14 de noviembre de 2008 (R.C. nº 4759/2006 ) jurisprudencia de la que se desprende la inoponibilidad de la marca "Ganadería Marqués de Domecq" a la solicitud de registro de la Marca "Marqués de Domecq", formulada precisamente por quien ostenta el título nobiliario que la marca recoge. La estimación del recurso conlleva la casación de la sentencia impugnada y, en cuanto tribunal sentenciador, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Esteban contra la resolución de la OEPM de 6 de junio de 2003, que anulamos, declarando la conformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución de la propia OEPM de 20 de agosto de 2002 que acordó el registro de la marca nº 2.420.693 "Marqués de Domecq", clase 29, para jamones, solicitada por D. Esteban, acto administrativo originario que declaramos conforme a Derecho, todo ello sin condenar a las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.