SAP Barcelona 35/2010, 17 de Febrero de 2010
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2010:1797 |
| Número de Recurso | 641/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 35/2010 |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 641/2008-3ª
JUICIO ORDINARIO N°. 339/2006
JUZGADO MERCANTIL N° 4 DE BARCELONA
SENTENCIA núm. 35/2010
Ilmos. Sres. Magistrados
LUIS GARRIDO ESPA
JORDI LLUIS FORGAS FOLCH
ELENA BOET SERRA
En Barcelona a diecisiete de febrero de 2010
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 339/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, en los que es parte actora principal BOSSAR S.L., representada por el Procurador Federico Barba Sopeña y asistida del Letrado Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, y parte demandada y demandante reconvencional MESPACK SL, representada por el Procurador Ricard Simó Pascual y bajo la dirección de la Letrada Teresa Barceló Rebaque. Penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada-reconviniente contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 23 de mayo de 2008.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
" FALLO: Desestimar la reconvención formulada por el Procurador D. Ricardo Simó en representación de MESPACK S.L., absolver de la misma a BOSSAR S.L. condenando a la actora reconviniente al pago de las costas de la demanda reconvencional.
Estimar la demanda, declarar que el demandado MESPACK SL. ha infringido los derechos de patente ES 2 193 888 del que es titular el demandante, condenar al demandado Mespack a cesar en la actividad infractora consistente en la fabricación y comercialización de las máquinas H-260 FED con dispositivo de introducción de válvulas, al embargo y destrucción de las máquinas que obren en su poder y de los catálogos u otros medios de publicidad que las reproduzcan y a indemnizar al actor en la suma de 424.298'94 euros, así como al pago de las costas procesales ".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de MESPACK SL., que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la parte demandante escrito de oposición.
Recibidos los autos originales, formado en la Sala el Rollo correspondiente y, proveída la petición de prueba, se procedió al señalamiento de día para la vista, que se celebró el 7 de octubre de 2009.
Es ponente el Iltmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.
En su razonada sentencia, el Sr. Magistrado mercantil de primera instancia:
-
Desestimó la demanda reconvencional que planteó MESPACK SL. contra la actora inicial, BOSSAR SL., en la que aquélla pretendía, de conformidad con el art. 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP ), la declaración de nulidad de la patente española ES 2.193.888, referida a una "máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable", por falta de novedad (art. 6 LP ) y de actividad inventiva (art. 8 LP );
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estimó la demanda principal, en la que BOSSAR ejercitaba frente a MESPACK, de conformidad
con el art. 63 LP, acciones por violación de la referida patente, y
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en consecuencia, tras declarar la infracción del derecho de exclusiva, condenó a MESPACK a cesar en la actividad infractora consistente en la fabricación y comercialización de las "máquinas H-260 FED con dispositivo de introducción de válvulas", al embargo y destrucción de dichas máquinas que obren en su poder y de los catálogos u otros medios de publicidad que las produzcan y finalmente a indemnizar al titular de la patente por la cantidad de 424.298,94 euros, así como al pago de las costas procesales.
MESPACK apela la sentencia alegando el error de valoración en que incurre el Sr. Magistrado en la evaluación de los requisitos de novedad y de actividad inventiva: insiste en negar la infracción de la patente (que dio lugar a un debate en el campo de la infracción por equivalencia), e impugna la condena indemnizatoria, trasladando a este a instancia la casi totalidad de las cuestiones controvertidas entre las que cobra especial relevancia la denominación del alcance de la protección que confiere la referida patente.
Previamente indicaremos que BOSSAR denunció en su demanda la vulneración de la reivindicación primera (R1) de dicha patente, por razón de la fabricación y comercialización, por parte de MESPACK, de la máquina envasadora H-260 FED dúplex (que produce envases flexibles de fondo estable con válvula o tapón en la esquina superior), y a tal efecto aportaba un dictamen pericial elaborado por la Dra. Lourdes, ingeniero industrial y agente de patentes europeas, que inspeccionó in situ la referida máquina el 24 de abril de 2005 en la feria sectorial "Interpack", celebrada en Dusseldorf, y posteriormente en la feria "Hispack", en Barcelona, además de examinar los catálogos de MESPACK en los que se describe dicha máquina, efectuando un cotejo con la invención objeto de la patente.
La parte demandada, MESPACK, aportó con su contestación un dictamen "preliminar" del ingeniero Sr. Eusebio que rebatía la existencia de infracción dadas las diferencias que presenta dicha máquina con la que es objeto de la patente, y anunciaba la aportación de un posterior dictamen al amparo del art. 337 LEC .
Como se ha dicho, MESPACK, además, formuló reconvención interesando la nulidad de la patente por falta de novedad y de actividad inventiva, si bien la nulidad pretendida se contrae únicamente a la reivindicación primera (R1). Para sustentar esta pretensión anunciaba la aportación de otro dictamen pericial, y de un tercero relativo al estado de la técnica. Con posterioridad a la contestación a la reconvención y antes de la audiencia previa, MESPACK aportó el anunciado dictamen sobre el estado de la técnica, elaborado por el ingeniero técnico industrial Justo (f. 255), cuyo papel en el litigio es en realidad el de testigo- perito (art. 370.4 LEC ). Aportó así mismo dos dictámenes periciales emitidos por el ingeniero Roque : uno relativo a la novedad y actividad inventiva de la patente cuestionada y otro referente a la inexistencia de infracción (f. 306, y dictámenes en caja aparte).
La actora BOSSAR, por su parte, y también antes de la audiencia previa, aportó otro dictamen de la ingeniero Lourdes, sobre la novedad y actividad inventiva de la patente (f. 416).
Así mismo, en fase de prueba fue practicado otro dictamen pericial por un perito de designación judicial, el ingeniero industrial Bartolomé, relativo a la infracción (f. 654). Tales son los dictámenes periciales a considerar, al haber sido admitidos todos ellos, sin perjuicio de la tacha del perito Don Eusebio que planten la actora por trabajar en el mismo despacho de abogados al que pertenece la abogada de la demandada (art. 343.1.3º LEC ) Además están los dictámenes periciales referidos a la indemnización de daños y perjuicios.
La patente
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Se trata de la patente española ES 2.193.888, solicitada el 24 de abril de 2002 y concedida el 20 de septiembre de 2004, que lleva por título "máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable ". Fue concedida, tras el correspondiente informe sobre el estado de la técnica, por el procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de patentabilidad (arts. 39 y ss. LP ), en el curso del cual el examinador de la OEPM planteó objeciones acerca de la actividad inventiva, lo que motivó un escrito de contestación de la solicitante en el que proponía la modificación de R1 en los términos en que finalmente fue concedida la patente (documento 30 de la contestación).
II) El objeto de la patente es una máquina horizontal para la formación y llenado de bolsas o envases flexibles de fondo estable (del tipo denominado stand up, con una parte inferior que permite que el envase permanezca estable en posición vertical), que presentan en una de sus esquinas superiores un corte en ángulo en el que se encuentra fijado un tapón o una válvula de cierre, reivindicando una determinada secuencia de operaciones o fases de fabricación y con la característica de que produce envases de dos en dos (de ahí la denominación dúplex), de tal modo que en cada estación se procesan simultáneamente dos sobres o envases.
En la "Descripción" del folleto de la patente, en el apartado titulado "Objeto de la invención ", se dice que la presente invención se refiere a una máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable, siendo dichos envases de los formados a partir de una lámina termosoldable, que presentan (los envases) en una de las esquinas superiores un corte en ángulo, en el que se encuentra fijada una válvula de cierre, presentando además el envase una soldadura en la parte inferior que conforma un fondo desplegable, dos soldaduras verticales y otra superior.
Bajo el epígrafe "Antecedentes de la invención", se declara que actualmente existen en el mercado máquinas horizontales para la formación y llenado de envases flexibles, del tipo mencionado, a partir de una lámina termosoldable impresa, siendo de destacar como antecedente registral la patente europea con número de publicación EP 0 800 994 de VOLPAK SA.
La Descripción prosigue relatando cual es el proceso de fabricación que observan estas máquinas conocidas: "Estas máquinas disponen en su zona inicial de unos medios para el doblado longitudinal de la lámina y de unos soldadores que cierran únicamente la zona de la lámina destinada a conformar la base inferior de los envases. A continuación realizan el corte en ángulo de lo que será una de las esquinas superiores del envase y seguidamente el posicionamiento y...
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