STS, 8 de Marzo de 2005
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:1430 |
| Número de Recurso | 4351/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 8 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Marzo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 4351/2002, interpuesto por la Entidad EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, S.A., representada por la Procuradora Doña Dolores Martín Cantón, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 513/2002 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de abril de 2002, recaída en el recurso nº 591/2001, sobre denegación de inscripción del nombre comercial nº 218.474 "ALBA EDITORIAL, S.L."; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad EDITORIAL LIBSA, S.A., representada por la Procuradora Doña Esperanza Azpeitia Calvín, y asistida de Letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de octubre de 2000, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la de 20 de enero de 2000, que denegó la inscripción del nombre comercial nº 218.474 "ALBA EDITORIAL, S.L.", para designar un negocio "destinado al ejercicio de actividades editoriales e informativas en general y la edición por cuenta propia o ajena de libros, fascículos, revistas, cassetes, discos, videos y cualesquiera otros medios de comunicación audiovisual y escrita".
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de mayo de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 10 de julio de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción del art. 12.1 de la Ley de Marcas en concordancia con los arts. 3 de la Ley 30/92, y de los arts. 9.3 y 14 de la Constitución Española, así como de la doctrina legal emanada de diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por aplicación indebida del art. 12.1 y concordantes de la Ley 32/88, de Marcas, y de la doctrina legal emanada de diversas sentencias del Tribunal Supremo.
Terminando por suplicar sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia recurrida, dictando en su lugar una resolución más ajustada a Derecho en virtud de la cual, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegatoria del registro del nombre comercial nº 218.474 "ALBA EDITORIAL", que debe ser sustituida por otra declarando su registro, con todo lo demás que sea procedente en Derecho.
Por providencia de la Sala, de fecha 28 de enero de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 10 de marzo de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y EDITORIAL LIBSA, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 15 de marzo y 28 de abril de 2004 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 1 de marzo de 2005, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
EDITORIAL PRENSA IBÉRICA S.A. solicitó la concesión del nombre comercial 218.474 ALBA EDITORIAL S.L. para "su negocio destinado al ejercicio de actividades editoriales e informativas en general y la edición por cuenta propia o ajena de libros, fascículos, revistas, cassetes, discos, videos y cualesquiera otros medios de comunicación audiovisual y escrita". A esta solicitud se opuso EDITORIAL LIBSA S.A. titular de la marca nº 1.974.515 ALBA con gráfico para "edición de libros", y de oficio se opuso la marca denominativa nº 1.909.434 ALBA de la clase 16 para "papel y artículos de papel no incluidos en otras clases, cartón y artículos de cartón no incluidos en otras clases, productos de imprenta, publicaciones (periódicos, revistas o libros).
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud con base en que:
"Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el art. 12.1, en relación con el 81 ya citados, por existir entre los distintivos enfrentados, ALBA EDICIONES y sus oponentes ALBA y ALBA y gráfico, un evidente grado de similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, pues el elemento distintivo de la solicitud, ya que el término "EDICIONES" es genérico, es idéntico a las marcas causantes de la denegación, con las que guarda identidad o gran conexión aplicativa, pues la solicitud reivindica las actividades de un negocio de edición de libros y revistas, y las marcas oponentes distinguen: publicaciones y servicios de edición de libros. Lo que demuestra su incompatibilidad.
[...] Que la prioridad de derechos sobre la denominación en liza alegada por el recurrente se sustenta en algo inexistente, pues su solicitud de marca nº 1.954.615, fue denegada en su día, por lo que nunca tuvo derecho registral alguno sobre tal denominación.
[...] Que los presuntos antecedentes alegados no pueden ser tenidos en consideración, pues las circunstancias de la convivencia de las marcas oponentes se desconocen y de cualquier manera, la actuación de la Administración no puede verse prejuzgada por la existencia de antecedentes, cuando esta no es discrecional, sino reglada, como en el presente caso"
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Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria del mismo con base en los siguientes fundamentos:
"El art. 81, 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable a la sazón, establece que "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas. Particularmente se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley". Por tanto, en contra de lo que afirma la parte actora, son de aplicación también a los nombres comerciales las prohibiciones contenidas en el art. 12.1 de la Ley de Marcas, entre las que se encuentra la del apartado a) que prohibe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
En el caso que nos ocupa, entre el nombre comercial denegado y las marcas oponentes, la palabra prevalente es "ALBA", por lo que el nombre comercial cuestionado puede generar confusión en el mercado, además si tenemos presente que inciden en las mismas áreas comerciales, por lo que concurre la prohibición del art. 12.1.a) en relación con el art. 81, ambos de la Ley de Marcas, sin que sea elemento suficiente diferenciador el gráfico que lleva la marca oponente núm. 1.974.515"
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Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce el recurrente en su primer motivo de casación, amparado en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que tanto los actos de la OEPM como la sentencia recurrida lesionan los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, porque ha cambiado de criterio respecto de la sentencia nº 1.101 de fecha 14 de septiembre de 2001 en la que se mostró favorable al otorgamiento de la marca ALBA M-1.974.515 de la clase 41 a la empresa ahora oponente, pese a la oposición de la marca M 1.954.615 ALBA EDITORIAL de la recurrente, cambio de criterio que no ha sido motivado.
El examen de este motivo debe quedar reducido a la lesión de esos principios por la sentencia, pues las infracciones en que hubieran podido incurrir los actos administrativos no son denunciables a través de este motivo de casación, reservado exclusivamente al quebrantamiento de las formas del juicio o de las normas reguladoras de la sentencia.
El Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 47/2003, y en las que en ella se citan que para que se produzca la lesión del principio de igualdad en la aplicación de la ley contenido en el artículo 24 de la Constitución es preciso, además de otras identidades, la del órgano judicial, exigiéndose no sólo la identidad de Sala sino también la de Sección, al considerar a éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de la Ley (por ejemplo, SSTC 134/1991, de 17 de junio, FJ. 2; 245/1994, de 15 de septiembre , F. 3; 266/1994, de 3 de octubre , F. 3; 285/1994, de 27 de octubre, F. 2; 34/1995, de 6 de febrero, F. 1; 46/1996, de 25 de marzo, F. 5; 32/1999, de 22 de abril, F. 4; 46/1999, de 22 de marzo, F. 2; 55/1999, de 12 de abril, F. 2; 62/1999, de 26 de abril , F. 4; 102/2000, de 10 de abril, F. 2, entre otras).
Con base en esta doctrina debe rechazarse el motivo de casación, pues la sentencia que presenta como contraste es de la Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que la ahora recurrida es de su Sección Primera. Por esta misma razón, debe también rechazarse que se haya producido lesión de los principios de confianza legítima, y de seguridad jurídica, pues la construcción jurídica de dicha lesión se hace sobre la base de una identidad de órgano judicial, que, como se dijo, no se produce en el supuesto de Secciones distintas de un mismo Tribunal. Por otra parte, la lesión de estos principios por la sentencia sería denunciable como motivo de fondo y no de forma.
En relación con el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/88 de 10 de noviembre, aplicable al nombre comercial, en virtud de lo dispuesto en su artículo 81, esta Sala ha declarado en innumerables sentencias lo siguiente:
"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-"
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No se observa en este caso que la Sala de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al comparar los dos signos enfrentados. En efecto, ambos tienen como elemento primordial la palabra "ALBA", que será la que va a llamar la atención del consumidor medio y originará su confusión sobre la procedencia empresarial del producto, habida cuenta de que ambos operan sobre el sector editorial.
Respecto de los argumentos relativos a que nos encontramos en un sector especializado, en el que se acuden a determinados intermediarios para la adquisición de los productos, ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencia de 13 de diciembre de 2004, en la que se dijo que:
"No estamos ahora ante ningún supuesto de productos que vayan a ser adquiridos, en términos generales, por personas o entidades muy especializadas que les van a permitir inclinarse por una u otra marca, sino de un consumidor medio, el que acude a la compra de cualquier libro, porque si bien es cierto, como afirma la parte recurrente, que alguna jurisprudencia ha matizado que la presencia de un intermediador puede minimizar el riesgo de confusión ya que el consumidor final puede verse asesorado, jurisprudencia referida a mercados más especializados, no es menos cierto que la común experiencia de nuestros días, precisamente desde la propia perspectiva que aduce la parte del consumidor medio del mercado editorial, no revela en ese concreto mercado que lo que sostiene pueda ocurrir generalmente, fuera de supuestos muy concretos. Por ello, como cuestión de hecho que la Sala ha afirmado, atendiendo a las particularidades del caso concreto, en cuanto que la coincidencia entre signos y productos de las marcas enfrentadas va a provocar que por el consumidor se asocien ambos signos como propios de la misma empresa, no puede tacharse tampoco de irrazonable o arbitraria, pretendiendo en definitiva que se sustituya ese criterio del juzgador por el que la parte recurrente considera oportuno".
Procede, aplicando dicho criterio al presente caso, desestimar el motivo de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4351/2002, interpuesto por la Entidad EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, S.A., contra la sentencia nº 513/2002 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de abril de 2002, recaída en el recurso nº 591/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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SAP Santa Cruz de Tenerife 332/2008, 14 de Julio de 2008
...seguido razonablemente por el tribunal de instancia por el que la parte recurrente estima más adecuado o acertado (SSTS de 15-4-2003, 8-3-2005, 21-7-2006 y 9-3-2007 , entre las más recientes), de modo que, en definitiva, no hay motivos consistentes para revocar la sentencia recurrida en est......
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SAP Santa Cruz de Tenerife 395/2008, 26 de Septiembre de 2008
...seguido razonablemente por el tribunal de instancia por el que la parte recurrente estima más adecuado o acertado (SSTS de 15-4-2003, 8-3-2005, 21-7-2006 y 9-3-2007 , entre las más recientes), de modo que, en definitiva, no hay motivos consistentes para revocar la sentencia recurrida en est......