STS, 19 de Diciembre de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 588/2005, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia de fecha 15 de febrero de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la mercantil Inmobiliaria Betancor S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas a que se refiere el antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos ajustada a derecho. Ello sin imposición de costas.

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La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] Debe señalarse, en primer lugar, que conforme resulta del expediente administrativo, como indicó la representación de la administración demandada en su escrito de contestación, la actividad a proteger por la marca pretendida guarda total identidad aplicativa con la actividad de la codemandada. Sentado lo anterior, debe traerse a colación la postura jurisprudencial al respecto, pudiendo citarse la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2.004, desestimando recurso de casación contra la sentencia de esta Sala de fecha 26 de octubre de 2.001,donde se ponía de manifiesto que, conforme a reiterada doctrina de la Sala, así entre otras las sentencias de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2.004, el art. 12 de la ley de marcas 32/88 de 10 de noviembre, exige para que se produzca la prohibición general de acceso al registro de una marca la concurrencia de las siguientes circunstancias, la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado. Pues bien, trasladando dicha doctrina al caso que nos ocupa, es claro que concurre la identidad de que se trata en lo relativo al segmento al que se dedican una y otra empresa conforme a lo indicado anteriormente, siendo evidente la similitud gráfica entre ambas marcas por más que la actora insista en lo contrario, siendo acogible la tesis de la codemandada en cuanto a que la concesión de la marca pretendida por la actora induciría a error en el consumidor, siendo necesario reseñar la sentencia del Alto Tribunal de fecha 19 de febrero de 2.003, que estableció que deben extremarse las precauciones al hacer el juicio comparativo de los signos enfrentados, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al registro pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida para las que ya se encuentran inscritas .

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil INMOBILIARIA BETANCOR, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de marzo de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil INMOBILIARIA BETANCOR, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 9 de mayo de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que tenga por presentado este escrito con sus copias y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia número 20 de fecha 15 de febrero de 2008 dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso administrativo del T.S.J. de Canarias - sede Las Palmas- y luego los trámites legales estime el mismo y case la sentencia recurrida y proceda a declarar el derecho de mi mandante a la inscripción de la marca interesada con expresa imposición de costas .

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Por providencia de la Sala de fecha 16 de octubre de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 11 de noviembre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y las entidades mercantiles HIPERCOR, S.A. y EL CORTE INGLÉS, S.A.), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, evacuándose dicho trámite con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el 9 de diciembre de 2008, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas .

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2. - El Procurador Don César Berlanga Torres, en representación de la entidad mercantil HIPERCOR, S.A., presentó escrito el día 29 de diciembre de 2008, en el que expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Que teniendo por presentado el presente escrito, se tenga por admitido y se tenga a mi representada por OPUESTA, en la representación que ostento, al recurso de casación interpuesto por la representación de la sociedad INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 15 de febrero de 2008, en el recurso 588/05 y, previos los trámites procesales oportunos, dicte en su día sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto y, confirmando íntegramente la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.

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Por providencia de fecha 8 de septiembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de diciembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 15 de febrero de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de abril de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de mayo de 2001, que denegó la inscripción de la marca número 2.320.164 " 7 PALMAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO" (mixta), que designa servicios de la clase 35 del Nomenclátor internacional de Marcas.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de entidad mercantil INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., se articula en la formulación de un único motivo, acogido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por el que imputa a la sentencia recurrida la infracción -por indebida aplicación- del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que la Sala de instancia ha incurrido en error en la valoración de la identidad de las marcas confrontadas y en la determinación del riesgo de confusión, puesto que la marca preexistente registrada, "CENTRO COMERCIAL SIETE PALMAS", está constituida por vocablos comunes o genéricos y por una localización geográfica, y no existe identidad gráfica ni denominativa entre las marcas en pugna, porque la expresión "DE OCIO" que integra la marca aspirante constituye la expresión del modelo comercial diferenciador entre las actividades desarrolladas por los titulares de las marcas enfrentadas, y que es notorio el empleo por la recurrente de la denominación 7 PALMAS con anterioridad al registro de la marca oponente.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado por la parte recurrente debe ser desestimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que no se revela ni errónea, ni irrazonable, ni arbitraria, puesto que funda el pronunciamiento concerniente a la aplicación de la prohibición de registro establecida en dicho precepto legal, en la apreciación de la existencia de semejanza denominativa, debido a la utilización común de los términos "SIETE PALMAS" y "CENTRO COMERCIAL", en la configuración de las marcas enfrentadas, e identidad aplicativa, que genera riesgo de confusión en el consumidor.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.320.164 "7 PALMAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO" (MIXTA), que designa servicios de la clase 35 (servicios de venta menor en comercio de todo tipo de artículos y productos propios de un centro comercial) con la marca oponente número 2.250.618 "CENTRO COMERCIAL SIETE PALMAS" (mixta), que ampara "servicios publicitarios y venta al detall" en clase 35, al apreciarse la existencia de similitud denominativa, fonética, conceptual y aplicativa entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto que producen, que genera confusión en los usuarios destinatarios de los servicios comerciales reivindicados, pues las expresiones "7 PALMAS" y "CENTRO COMERCIAL", que se incluyen en la composición de la marca aspirante, constituyen los elementos denominativos que captan preferentemente la atención del público.

A este respecto, debe significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Por ello, la tesis impugnatoria que postula la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente, centrada en la falta de distintividad de la marca preexistente, por estar constituida por " vocablos comunes o genéricos y por una localización geográfica ", no puede ser aceptada, pues, conforme a una constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, no es procedente combatir en este proceso casacional la legalidad del registro de la marca prioritaria oponente.

Y, debe, además, significarse, que elude que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, cabe la posibilidad de inscribir signos, que pudiendo incurrir en la prohibición absoluta de registro contemplada en el apartado 1, letras a), b) y c) de dicha disposición legal, resulten distintivos en su conjunto.

Tampoco, puede prosperar la alegación acerca del valor diferenciador de la expresión "DE OCIO", porque, desde la perspectiva de ponderar el riesgo de confusión, cabe referir que no es infrecuente que los centros comerciales ofrezcan entre sus servicios una zona dedicada al esparcimiento, y no constituye por su carácter descriptivo, una singularidad que permita fundamentar diferenciación en relación con el ámbito aplicativo reivindicado.

En este sentido, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), sobre la distintividad de las marcas, en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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La conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, de confirmar la incompatibilidad registral de las marcas confrontadas, es conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada signo confrontado sin descomponer su unidad gráfica.

En este sentido, cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala sentenciadora, pues, el escaso grado de disimilitud de los signos confrontados no resulta compensado por la relación de identidad de los servicios reivindicados.

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Estimamos que la sentencia de la Sala de instancia, al declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado», y que requiere en el órgano juzgador, que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

El pronunciamiento de la Sala de instancia no contradice los criterios que se desprenden de la sentencia de esta Sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2008 (RC 2070/2006 ), que confirma la concesión de la marca número 2.318.0989 "CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO SAN LÁZARO 7 PALMAS", para servicios de la clase 39, solicitada por INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., rechazando el recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil HIPERCOR, S.A., puesto que el juicio sobre el riesgo de confusión con la marca prioritaria, opuesta también en este proceso, se fundamenta en la capacidad diferenciadora del término "SAN LÁZARO", que se incluye en la configuración denominativa de la marca aspirante, que le dota de distintividad.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse el único motivo de casación formulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INMOBILIARIA BETANCOR, S.A contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 15 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 588/2005.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INMOBILIARIA BETANCOR, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en las Palmas de Gran Canaria, de 15 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 588/2005.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.