STS, 19 de Febrero de 2003
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:1109 |
| Número de Recurso | 4391/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 4391/1997, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de MIGUEL TORRES, S.A. contra la sentencia nº 678 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 538/1993, con fecha 25 de noviembre de 1996, sobre marca; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y VINICOLA DEL TOMELLOSO, S.C.L., representada por la Procuradora Dª. Mª. José Corral Losada, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 678 de fecha 25 de noviembre de 1996, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por MIGUEL TORRES S.A. contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1991 y 20 de abril de 1993, esta última en reposición, que acordaron la inscripción registral de la marca aspirante nº 1.500.858 TORRES DE GAZATE, clase 33, vinos, espirituosos y licores, pese a la oposición de las marcas propiedad de MIGUEL TORRES S.A., nº 18.113 LAS TORRES y nº 130.955 TORRES, ambas para productos de la clase 33, vinos. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de MIGUEL TORRES, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 10 de enero de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de abril de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra por la se declare la incompatibilidad de la marca posterior nº 1.500.858 TORRES GAZATE con las prioritarias LAS TORRES números 18.133 y TORRES nº 130.955.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 22 de junio de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (el Sr. Abogado del Estado y la Procuradora Srª. Corral Losada), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fechas 16 de julio y 17 de septiembre de 1998, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 20 de noviembre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de febrero de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula un único motivo de casación por infracción de la jurisprudencia de esta Sala por parte de la sentencia de instancia en cuanto no ha observado los criterios jurisprudenciales relativos a 1º) Prohibición de acceso al Registro de marcas formadas por agregación de vocablos a una marca registrada. 2º) Mayor rigor al comparar productos de la misma clase del Nomenclátor. 3º) Infracción de la doctrina jurisprudencial que otorga una protección especial a las marcas notorias.
Es doctrina reiterada de esta Sala, que la casación es un recurso extraordinario en el que el Tribunal casacional ha de respetar los hechos declarados probados en la sentencia recurrida y no puede hacer una revisión de los mismos en vía casacional, con lo cual, en el presente caso si estuviésemos examinando la confrontación entre dos marcas conocidas por igual por el público consumidor, había que desestimar el motivo de casación articulado porque la sentencia de instancia declara probado que las marcas enfrentadas presentan diferencias suficientes que les permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre ellas, pero la cuestión, desde el punto de vista casacional cambia al encontrarnos ante la comparación entre la marca aspirante TORRES DE GAZATE nº 1.500.858, de la propiedad de Vinícola del Tomelloso, para proteger productos de la clase 33ª, vinos espirituosos y licores, y la marca LAS TORRES nº 18.113, para productos idénticos de la clase 33ª, y el Nombre Comercial nº 130.955 TORRES, ambos de la titularidad de MIGUEL TORRES, S.A., marca notoria en España y extranjero por la calidad de sus vinos que son conocidos internacionalmente, dado que la cuestión jurídica planteada cambia totalmente al encontrarnos en vía casacional con la cuestión relativa a la valoración dada por la sentencia de instancia a la marca notoria y a los criterios utilizados por la Sala de instancia para efectuar tal enfrentamiento.
La notoriedad de las marcas y nombre comercial TORRES para vinos está declarada en sentencias de esta Sala de fechas 6 de junio de 2001, en el recurso nº 2390/1994, y 21 de junio de 2002, en el recurso nº 2992/1996, en las cuales se examina el enfrentamiento entre dos marcas aspirantes TORRES PARES y TORRES VALS, con las mismas marcas propiedad de MIGUEL TORRES, hoy recurrente. A mayor abundamiento, la sentencia hoy recurrida en casación en su Fundamento de Derecho Cuarto admite como marcas notorias las de MIGUEL TORRES si bien concluye que sus diferencias son evidentes y no se aprecia riesgo alguno de asociación o confusión ni error en el consumidor o usuario. Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, es preciso extremar las precauciones al hacer el juicio comparativo de los signos enfrentados, que no debe reducirse a una simple comparación fonética o gráfica, sino que debe extremar las precauciones al examinar y valorar los elementos que las diferencian y las que aumenten el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro no pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en él.
En su motivo único de casación, el recurrente no invoca en concreto ningún precepto legal que se considere infringido y se centra en la "jurisprudencia anterior" de esta Sala sobre las marcas notorias, doctrina jurisprudencial de la que subraya la parte recurrente distintos pasajes de diversas sentencias (especialmente, de las de 15 de enero de 1996 (A.327) y 28 de mayo de 1993 (A.3424) a tenor de los cuales la propia notoriedad de una marca precedente "puede contribuir a evitar la confusión" generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un "acusado elemento diferenciador" de ambas.
El análisis de esta parte del motivo debe hacerse a partir de dos premisas, una de hecho y otra de derecho. La primera es que la Sala de instancia, en la sentencia recurrida, ha afirmado que la marca denominativa "Torres" es notoriamente conocida en el sector de los vinos. La segunda es que el litigio ha de ser resuelto en virtud de la nueva Ley de Marcas, no del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de modo que habrá de estarse a lo que aquélla disponga en relación con este género de marcas, introduciendo las rectificaciones o modulaciones que sean precisas sobre la jurisprudencia precedente.
El artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extraregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).
En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extraregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.
Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.
Tratándose, en efecto, de productos iguales o similares (vinos y otras bebidas alcohólicas), la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada ("Torres") por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra ("Torres de Gazate"), en cuyo distintivo la Sala de instancia no extrema las precauciones sobre la posible comparación de los elementos diferenciadores y en consecuencia puede afirmarse que la sentencia de instancia infringe la jurisprudencia de esta Sala relativa a marcas notorias, anteriores y posteriores a la vigencia de la nueva Ley de Marcas, y procede la estimación del único motivo de casación articulado por el recurrente, casando y anulando la sentencia de instancia.
Casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala se convierte en Tribunal de instancia recuperando plena jurisdicción sobre todo el recurso contencioso-administrativo nº 538/1993 interpuesto por MIGUEL TORRES S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de noviembre de 1991 y 20 de abril de 1993 a las que la demanda se contrae, resoluciones que declaramos no son conformes a Derecho y las anulamos, denegando definitivamente la inscripción registral de la marca nº 1.500.858 TORRES GAZATE, clase 33ª, vinos y licores.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4391/1997, interpuesto por el procurador D. Antonio Mª. Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de MIGUEL TORRES S.A., contra la sentencia nº 678 de fecha 25 de noviembre de 1996, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 538/1993, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que estimando el recurso contencioso- administrativo nº 538/1993 interpuesto por MIGUEL TORRES S.A., contra los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los que la demanda se contrae, declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y como tal las anulamos, denegando definitivamente la inscripción registral de la marca nº 1.500.858 TORRES DE GAZATE, clase 33ª, vinos y licores.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las ocasionadas por el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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