STS, 10 de Mayo de 1995
| Ponente | ALFONSO BARCALA TRILLO FIGUEROA |
| ECLI | ES:TS:1995:11001 |
| Fecha de Resolución | 10 de Mayo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 437. Sentencia de 10 de mayo de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Cese de utilización de marca e indemnización de daños y perjuicios. Casación:
infracción de ley.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y art del 124 Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo 23 de septiembre de 1985, 14 de abril, 2 de junio, 28 de noviembre de 1986, 29 de febrero de 1988, 29 de noviembre de 1991 .
DOCTRINA: Aunque cupiera entender, con la doctrina sentada en la sentencia de 28 de noviembre de 1988 , que para determinar si una palabra es genérica no se puede examinar en abstracto, sino en relación con los productos que distinga la marca, con lo que, en tal caso, el vocablo Master podría no constituir la denominación directa ni usual del producto que distinguen en el caso concreto de autos, juguetes, resulta indudable, por el contrario, que el referido vocablo extranjero, homogéneo con la expresión española de Maestro, se trata, como bien se dice en la sentencia recurrida, de un término de marcado carácter genérico que ha llegado a adquirir propio sentido idiomático por su constante uso en múltiples aspectos y actividades intelectuales, comerciales e industriales, por lo que no es susceptible de apropiación para su utilización en exclusiva y debe estimarse comprendido en el núm. 5 del art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial , con lo cual, el Tribunal a quo no ha incurrido en infracción de dicho precepto, ni desconocido la jurisprudencia que le interpreta, lo que conduce, pues y sin necesidad de mayores razonamientos, a entender claudicado el motivo analizado, cuarto del recurso.
En la villa de Madrid, a diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimocuarta de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Madrid, sobre cese de utilización de marca e indemnización de daños y perjuicios, cuyo recurso fue interpuesto por don Ricardo , representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López., y asistido del Letrado don José Manuel Otero Lastres, en el que es recurrida la sociedad Matlel, Inc., representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra, y asistida del Letrado don David Pellise Urquiza.
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancias de don Ricardo , contra la entidad "Mattel Ind".
Por la representación de la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos yfundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: ... y, seguido que sea el juicio por sus trámites, se sirva dictar sentencia en su día, estimando íntegramente esta demanda, declarando: a) El cese inmediato de la utilización por parte de la sociedad demandada de la expresión Masters of the Universe, en los artículos de juguetería importados a España; b) el cese en el uso de la expresión usada como marca Masters del Universo para los mismos productos; c) que se abstenga de otorgar licencia sobre el uso de estas expresiones como marca, mientras no sea titular registral de las mismas por resolución judicial firme; d) la retención de la mercancía que con esa marca y el símbolo R de registrado se encuentra en el mercado por no corresponderle el uso de este símbolo y constituir un desprecio y un engaño al público español; e) que se condene a la compañía demandada al pago de los daños y perjuicios causados a mi representado, en la cuantía que se determinará en ejecución de sentencia por ser éste el titular registral de la marca denominativa Masters y haberse vulnerado sin derecho de uso exclusivo, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada. Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.
Admitida a trámite la demanda por la representación de la parte demandada se contestó la misma, en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: ... para en su día y previo los demás trámites pertinentes dictar sentencia desestimando dicha demanda y absolviendo de la misma a esta parte demandada, con la preceptiva condena en costas a la parte actora.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 16 de junio de 1990 , cuyo fallo es como sigue: Fallo: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales, don Javier Ungría López, en nombre y representación de don Ricardo contra la entidad "Mattel Inc", debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, absolviendo a dicha demandada de los pedimentos formulados en su contra y haciendo expresa condena en costas a la parte actora.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Decimocuarta de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en fecha 25 de noviembre de 1991 , cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y representación del actor don Ricardo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Madrid con fecha 16 de junio de 1990 , debemos confirmar y confirmamos la citada resolución, imponiendo al apelante las costas correspondientes a la alzada que por la presente se resuelve.
Por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López, en nombre y representación de don Ricardo , se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
-
Inadmitido.
-
Inadmitido.
-
Inadmitido.
-
Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en infracción del núm. 5 del art. 124 del Estatuto y de la jurisprudencia que interpreta este precepto.
-
Autorizado por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la infracción del art. 124, núm. 1, del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la jurisprudencia de la Sala que interpreta este precepto, contenida entre otras en las sentencias de 23 de septiembre de 1985, 14 de abril de 1986, de 2 de junio de 1986, de 28 de noviembre de 1986 y de 29 de febrero de 1988 .
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 28 de abril, a las diez treinta horas, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. señor don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.
Don Ricardo promovió juicio declarativo de menor cuantía contra la sociedad extranjera "Mattel, Inc.", domiciliada en los Estados Unidos en América, pretendiendo que la sentencia a dictar contuviese los siguientes pronunciamientos: a) El cese inmediato de la utilización por parte de la sociedad demandada de la expresión Masters of the Universe, en los artículos de juguetería importados a España; b)el cese en el uso de la expresión usada como marca Masters del Universo para los mismos productos; c) que se abstenga de otorgar licencia sobre el uso de estas expresiones como marca, mientras no sea titular registral de las mismas por resolución judicial firme; d) la retención de la mercancía que con esa marca y el símbolo R de registrado se encuentra en el mercado por no corresponderle el uso de este símbolo y constituir un desprecio y un engaño al público español, y e) que se condene a la compañía demandada al pago de los daños y perjuicios causados al actor, por ser éste el titular registral de la marca denominativa Masters, a determinar en ejecución de sentencia, cuyas pretensiones fueron desestimadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Madrid, en sentencia de 16 de junio de 1990 , que absolvió a la sociedad demandada de los pedimentos formulados en su contra, siendo dicha sentencia confirmada por la dictada, en 25 de noviembre de 1991 , por la Sección Decimocuarta de lo Civil de la Iltma. Audiencia Provincial de la expresada capital, y es esta segunda la recurrida en casación por el señor Ricardo , a través de la formulación de cinco motivos, amparados los tres primeros en el ordinal 4." del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los dos restantes en el ordinal 5 .º del referido precepto, en su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, pero los tres primeros motivos fueron declarados inadmitidos por auto de la Sala de 1 de octubre de 1992 .
Como se decía, los motivos cuarto y quinto se residenciaban en el ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y ambos, los únicos a estudiar por la razón ya expresada, deben examinarse conjuntamente por la íntima relación existente entre ellos. En el cuarto se denuncia la infracción del núm: 5 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la jurisprudencia que le interpreta, y en el quinto se invoca la infracción del núm. 1 del mismo art y de la jurisprudencia que le interpreta, contenida, entre otras en las sentencias de 23 de septiembre de 1985, 14 de abril, 2 de junio y 28 de noviembre de 1986 y 29 de febrero de 1988 , respondiendo el desarrollo argumental de los mismos a lo siguiente, en síntesis: Intimamente conectado con el primer motivo, se plantea de nuevo la cuestión de la incorrecta calificación de la palabra Master como signo genérico subsumible en el núm. 5 del art. 124 del Estatuto, pues hay que señalar que tanto el antiguo núm. 5 , como la vigente letra a) del apartado 1 del art. 11 de la Ley de Marcas , no definen lo que se entiende por denominación genérica. Sin embargo, ambas normas contienen la pauta para determinar si una denominación es o no genérica: hay que poner en relación la denominación con los productos o servicios que se pretenden distinguir con la misma, lo que significa que una denominación no es genérica de por sí, sino que lo puede ser para determinados productos o servicios, pero no para otros, no pudiendo confundirse denominación genérica con denominación vulgar, y así lo ha dicho la sentencia de 28 de noviembre de 1988 , especificando que la palabra tacto no constituye la denominación directa ni usual del producto que distingue, que es el jabón. Es evidente que la palabra Master no es la denominación directa y usual de los productos que distingue, que son los juguetes, es igual puede decirse de la denominación española Maestro, y en consecuencia, no estamos ante una palabra genérica ya que Master no es denominación que designa directamente el género de los productos que distingue, los juguetes en el caso de autos, y al haber considerado la palabra Master para distinguir juguetes como una palabra genérica, es evidente que la sentencia recurrida infringió el art. 124, 5 del Estatuto y la doctrina ya citada de la Sala (motivo cuarto ). Según las sentencias de instancia y la recurrida, no existe riesgo de confusión entre la marca Master del actor recurrente, que distingue juguetes, y las marcas Masters del Universo» de la demandada, que también distingue juguetes. Frente a esta posición hay que señalar que la noción del riesgo de confusión es compleja y deben valorarse dos factores para determinar si existe o no riesgo de confusión: 1) Si existe o no identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y 2) Si los productos o servicios distinguidos son o no idénticos o similares. Como dice la sentencia de 29 de noviembre de 1991 , la determinación del riesgo de confusión es consecuencia de una valoración jurídica de los hechos, que por ello son revisables en casación por la vía del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En el presente caso, se está ante productos idénticos: juguetes y demás de la clase 28 del Nomenclátor. Con respecto al factor de la posible identidad o semejanza entre los signos, hay que comparar la palabra Master y la expresión Masters del Universo, siendo preciso referirse a los criterios sentados por la jurisprudencia de la Sala Primera. La primera regla es que las marcas han de ser contempladas desde una visión de conjunto, criterio éste que ha sido sentado en las sentencias de 28 de marzo de 1980 y 28 de noviembre de 1986 , además de en otras, en las que se dice: ... es preciso partir de los pronunciamientos jurisprudenciales en orden a que la confrontación de las denominaciones en conflicto ha de ser realizada en una visión de conjunto sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad genérica y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta en el juicio valorativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca es susceptible de originar contusión en el tráfico. La segunda regla es que en las marcas compuestas por varias denominaciones hay que fijarse en el elemento dominante, siendo de citar la sentencia de 24 de noviembre de 1978 , en que se viene a reiterar la doctrina de las sentencias antedichas. Contempladas las marcas en su conjunto y puesto que no están constituidas por denominaciones genéricas, el criterio fundamentales el de atender al elemento predominante en ellas, siendo evidente que tal elemento es lapalabra Master, por lo que al existir identidad en el predominante hay que concluir que se está ante denominaciones semejantes, y en consecuencia, si las marcas diferencian los mismos productos: juguetes y demás de la clase segunda, y de su comparación se desprende que son semejantes, la conclusión es que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.
Aun cuando la sentencia de 29 de noviembre de 1991 expresara que el señalamiento de que determinados letreros producen confusión es consecuencia de una valoración jurídica de esos hechos, que por ello son revisables en casación por la vía elegida del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es lo cierto que no cabe prescindir de la realidad fáctica declarada en la sentencia de primera instancia y en la recurrida, al aceptar ésta la fundamentación jurídica de aquélla, realidad que ha quedado incólume al no haber sido combatida adecuadamente y que cabe resumirla en los presupuestos que se exponen a continuación: que el actor es titular de la marca núm. 295.117 denominada Master y de la marca internacional núm. 425.604 y de las de núms. 822.700, 880.566 y 966.494; que la sociedad demandada tiene inscrita a su favor la denominación Masters of the Universe y Masters del Universo, como marcas núms. 1.022.706, 1.022.707, 1.089.160, 1.089.151, 1.089.161 y 1.127.285, esta última para distinguir juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte; que el vocablo Master es de constante utilización en múltiples aspectos y actividades de la vida comercial, industrial, intelectual, etc., funcionando en el mercado gran número de empresas que le emplean identificadoramente para la producción o comercialización de sus productos o actividades, y apareciendo dicha palabra en la prensa diaria en relación a la más diversa gama de actividades profesionales O industriales, y que con anterioridad al registro de la marca de la que pretende ser titular exclusivo el actor, consta la concesión de otras marcas con la misma denominación.
Aunque cupiera entender, con la doctrina sentada en la sentencia de 28 de noviembre de 1988 , que para determinar si una palabra es genérica no se puede examinar en abstracto, sino en relación con los productos que distinga la marca, con lo que, en tal caso, el vocablo Master podría no constituir la denominación directa ni usual del producto que distingue en el caso concreto de autos, juguetes, resulta indudable, por el contrario, que el referido vocablo extranjero, homogéneo con la expresión española de "Maestro», se trata, como bien se dice en la sentencia recurrida, de un término de marcado carácter genérico que ha llegado a adquirir propio sentido idiomático por su constante uso en múltiples aspectos y actividades intelectuales, comerciales c industriales, por lo que no es susceptible de apropiación para su utilización en exclusiva y debe estimarse comprendido en el núm. 5, del art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial , con lo cual, el Tribunal a quo no ha incurrido en infracción de dicho precepto, ni desconocido la jurisprudencia que le interpreta, lo que conduce, pues, y sin necesidad de mayores razonamientos, a entender claudicado el motivo analizado, cuarto del recurso.
Atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por las sentencias citadas en el motivo quinto del recurso, es decir, al que propugna una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de las marcas en confrontación, no ofrece ninguna duda que el juicio de valor a adoptar con dicho criterio es absolutamente contrario al mantenido por el recurrente, pues la simple comparación gramatical o literal de las respectivas composiciones de una y otra marca, Master y Masters of the Universe Masters del Universo, es reveladora de una clara diferenciación, e igual acontece con su comparación fonética, y ello, aun cuando se concediera o entendiera que el elemento dotado de la eficacia más caracterizante fuese el vocablo Masters , por consiguiente, haciendo abstracción, incluso, de su significación genérica, no es posible defender el criterio de la semejanza entre las marcas en cuestión, las cuales, sin duda alguna, aunque se refiriesen a productos idénticos, no inducen a error o confusión entre el público consumidor respecto a la adquisición de los productos que, de modo respectivo, distinguen, y de aquí la imposibilidad de atribuir a la Sala a quo infracción alguna en torno al núm. 1 del art. 124 del Estatuto de 1929 , ni, tampoco, en relación con la jurisprudencia que le interpreta, lo que origina que el motivo quinto ahora examinado haya de correr la misma suerte que el procedente, su inviabilidad. Y la improcedencia de los dos motivos admitidos del recurso de casación formalizado por don Ricardo , lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el último párrafo de rituario art. 1.715 , la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas al expresado recurrente, y la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de don Ricardo , contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1991, que dictó la Sección Decimocuarta de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid , y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal oportuno. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión delos autos y rollo de apelación recibidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Alfonso Barcala Trillo Figueroa. Jesús Marina Martínez Pardo. Rafael Casares Córdoba. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. señor don Alfonso Barcala Trillo Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.
-
643/2016
...1986 ó 29 de enero de 1991 ), "Pacharán Casero" para esta clase de licor ( STS de 30 de julio de 1992 ), o los términos "Máster" ( STS de 10 de mayo de 1995 ); Línea ( STS de 9 de septiembre de 1994 ). Bajo idénticos criterios la Doctrina legal ha declarado genéricos, y por tanto nulos, tér......
-
SAP Granada 488/2001, 23 de Junio de 2001
...probandi"(Sentencias del T.S. de 12-3-1998 y de 17-4-1999), aparece esto: La palabra "Factory", es de constante utilización (Sentencia del T.S. de 10-5-1995), en múltiples aspectos de la vida comercial e industrial, pero dejando a un lado ésta mención, lo que interesa aquí, es que se trata ......
-
SAP Albacete 625/2021, 22 de Octubre de 2021
...1986 ó 29 de enero de 1991 ), "Pacharán Casero" para esta clase de licor ( STS de 30 de julio de 1992 ), o los términos "Máster" ( STS de 10 de mayo de 1995 ); Línea ( STS de 9 de septiembre de 1994 ). Bajo idénticos criterios la Doctrina legal ha declarado genéricos, y por tanto nulos, tér......
-
SAP Granada 75/2009, 16 de Febrero de 2009
...1986 ó 29 de enero de 1991 ), "Pacharán Casero" para esta clase de licor (STS de 30 de julio de 1992 ), o los términos "Máster" (STS de 10 de mayo de 1995 ); Línea (STS de 9 de septiembre de 1994 ). Bajo idénticos criterios la Doctrina legal ha declarado genéricos, y por tanto nulos, términ......