SAP Granada 75/2009, 16 de Febrero de 2009
| Ponente | JOSE REQUENA PAREDES |
| ECLI | ES:APGR:2009:139 |
| Número de Recurso | 506/2008 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 75/2009 |
| Fecha de Resolución | 16 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 3ª |
SENTENCIA N º 75
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. JOSÉ Mª JIMÉNEZ BURKHARDT
D. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO
En la Ciudad de Granada, a dieciséis de febrero de dos mil nueve.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 506/08- los autos de Juicio Ordinario nº 375/06, del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Hyperluz, S.A. contra Centro de Iluminación Híperdeluz.
Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 10 de diciembre de 2007 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "1º. Desestimando la demanda interpuesta por el procurador Dª Celia Alameda Gallardo en nombre y representación de Hyperdeluz, S.A. frente a Centro de Iluminación Híperdeluz, S.L.; debo absolver y absuelvo a la citada demandada de las pretensiones frente a ella articuladas.
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Que, estimando parcialmente la reconvención interpuesta por el procurador D. Leovigildo Rubio Pavés en nombre y representación de Centro de Iluminación Híperdeluz, S.L., frente a Hyperluz, S.A.; debo declarar y declaro que el registros nº 0791641 de marca en clase 11, y el nº 0073054 de Nombre Comercial todos ellos con el título o distintivo Hyperluz, S.L. son nulos, estando caducados los registros de marca nº 0791642 en clase 14, y el nº 0791643 en clase 20.3º. Cada parte soportora las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, oponiéndose la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.
Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida que se dan por reproducidos.
La sociedad demandante, Hyperluz, S.A., como titular de la marca, idéntica a su denominación social pero bajo las siglas S.L., para la clase 11 (nº 0791641), para la clase 14 (0791642) y para la clase 20 del Nomenclátor Internacional (0791643), así como del nombre comercial (0073054) y rótulo (0118653) de igual denominación, formuló demanda contra la sociedad "Centro de Iluminación Híperdeluz, S.L.", que no es titular marcario ni tiene registrada tampoco esa denominación como rótulo ni como nombre comercial, ejercitando la acción de cesación en esa denominación con la que rotula su establecimiento comercial interesando el cambio de la misma ante el Registro Mercantil así como la reivindicación de los dominios de la demandada www.híperdeluz.com y www.hiperdeluz.es, y todo ello en uso del "ius prohibendi" que le confiere como titular marcario los arts. 34.2, 34.3 y 41 de la L.M . frente a los actos de violación y confusión que la demandada genera en el mercado en el que ambas partes concurrente al comercializar la venta de productos de iluminación. A la acción de cesación acumulaba la de competencia desleal postulando la indemnización prevista en el art. 43.5 de la L.M . y la difusión de la sentencia estimatoria en prensa de ámbito local y nacional.
La sentencia de instancia, acogiendo la demanda reconvencional, rechazó íntegramente la demanda declarando, por un lado, la nulidad absoluta del nombre comercial nº 73054 y de la marca de la actora con número de registro 0791641 (clase 11) y, previamente, la caducidad de las otras dos marcas para identificar productos de la clase 14 (obras de arte, joyería, etc.) y de la clase 20 (muebles, espejos, etc.). Y frente a esta decisión se alza la actora que combate todos sus pronunciamientos interesando, con su revocación, el acogimiento íntegro de su demanda.
Planteado así el objeto del recurso, los motivos dos a seis atacan desde distintos fundamentos la declaración de nulidad por generidad de los registros marcarios, y el octavo combate la caducidad apreciada mientras que el primero, a modo de cuestión preliminar, no tarda en reprochar a la sentencia que la desestimación de la demanda no venga precedida de referencia alguna a los hechos y fundamentos en que ésta se basaba, lo que, en realidad, no constituye ningún vicio omisivo dado que el examen de la caducidad por no uso y de la nulidad del registro constituían materias de preferente examen por condicionar su éxito el resultado inevitablemente desestimatorio de las pretensiones de la demanda haciendo inviable una protección marcaria como la impetrada de prohibición, cese y cambio en la denominación social y comercial de la demandada en su actividad empresarial. Acciones en las que la falta de validez de los registros marcarios o su pérdida de eficacia por falta de utilización real y efectiva le privan de toda tutela frente a la demandada en la exclusividad pretendida que trata de imponer, pero a costa de un registro indebido, como lo son los signos distintivos de la actora -ahora apelante- que por su carácter genérico contraviene, al carecer de capacidad distintiva, la prohibición establecida en el art. 5 c) y d) de la actual Ley 17/2001 como también, a la fecha de concesión, el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial y entre ambas regulaciones el art. 11.1 de la Ley 32/1988 .
Como es sabido, un término o signo se considera genérico, a efectos de la propiedad industrial, cuando su propia denominación y empleo, sea mediante una palabra simple o compuesta, indica, expresa o evoca las propiedades o los elementos comunes característicos del producto que trata de identificar y también cuando se emplean términos o signos convertidos en habituales o comunes para designar ese producto privándole por ello de singularidad, de capacidad distintiva, específica o de sustantividad propia. Así ocurre con absoluta claridad con el signo marcario de la actora, pues el término compuesto hyperluz hace relación o evoca, precisamente, a un establecimiento para la venta de productos de iluminación dentro de una amplia superficie que da a entender también una mayor oferta y gama de producto de esa clase para su clientela y comercialización, pero sin opción, como bien destaca la sentencia recurrida, con cita en la STS de 26 de febrero de 2004 , a monopolizar el derecho al uso exclusivo que pretende con su demanda. Todo lo contrario, el uso distintivo de elementos genéricos comunes carente de valor creativo y excluyente (STS de 30 de junio de 1986 ), pertenece al dominio público y no son por tanto apropiables en exclusiva por nadie (STS de 12 de noviembre de 1993 ). Es más, precisamente esa disponibilidad de uso en el acervocomún que permite por ello su utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva privándole de toda función diferenciadora (STS de 4 de julio de 1997 ) al no venir acompañado el término genérico de otro que lo individualiza y especifica, razón por la que, para determinar si una palabra es genérica, no es suficiente su análisis en abstracto sino en relación con los productos que distingue (SSTS de 28 de noviembre de 1998 ó 20 de febrero de 2006 ) que a propósito de declarar genérico el término vasco "Ikusi" (visión), recuerda dentro de esta categoría de genéricos los términos "Chupa" para caramelos (SSTS de 30 de junio de 1986 ó 29 de enero de 1991 ), "Pacharán Casero" para esta clase de licor (STS de 30 de julio de 1992 ), o los términos "Máster" (STS de 10 de mayo de 1995 ); Línea (STS de 9 de septiembre de 1994 ). Bajo idénticos criterios la Doctrina legal ha declarado genéricos, y por tanto nulos, términos como "Carajitos" como dulce asturiano (STS de 17 de marzo de 1997 ); y, entre los últimos, el término "Liquidaciones" por hacer referencia a la actividad característica de almacén de ropa (STS de 22 de febrero de 2008 ), entre otros muchos ejemplos, a los que caben sumar todos las que cita la ya invocada en la instancia STS de 26 de febrero de 2004 al trata el término "Multiactive" analizando otras denominaciones genéricas compuestas sin fuerza distintiva relativas a distinguir productos como la leche, galletas, tarjetas de crédito en su traducción inglesa, al igual que términos como "VIP" o "Sport" que, introducidos en el mercado internacional, son conocidos en su específico y genérico significado en el actual nivel cultural de la sociedad.
Llevada esta doctrina al caso de autos que es la que obliga al juzgador de instancia a apreciar la causa de nulidad opuesta por la sociedad demandada haciendo valer, con toda razón, la improcedencia de un "ius prohibendi" del que carecen las marcas genéricas aún cuando hubiera accedido al Registro oficial, la parte apelante sin aquietarse a la misma defiende su derecho a la exclusividad como función esencial de la marca.
A ello se orienta el primer motivo de los cinco que combaten este pronunciamiento, articulándolo en dos direcciones concurrentes, para venir a resaltar que, en la confrontación entre la marca de la apelante y la denominación social de la demandada, se está ante vocablos compuestos de distinta significación, dadas las dos acepciones que al término "hiper" le reconoce nuestra Real Academia de la Lengua según se tilde o no la "i" latina. Así, si se acentúa tendrá el significado con prefijo de hípermercado de luz, que es el asignado por la recurrida; y sin ese acento tendrá el significado relativo a exceso o superioridad. La sociedad apelante destaca también el carácter distintivo en la versión en lengua inglesa, al...
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