STS, 31 de Marzo de 1995
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 31 Marzo 1995 |
Núm. 304.-Sentencia de 31 de marzo de 1995
PONENTE: Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres.
PROCEDIMIENTO: Ordinario de menor cuantía.
MATERIA: Patentes de invención. Nulidad de las impugnadas por falta de novedad.
NORMAS APLICADAS: Art. 115.4.° del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929.
JURISPRUDENCIA CITADA. Sentencia del TS, de 2 de diciembre de 1994 .
DOCTRINA: En la demanda se solicitó la nulidad e ineficacia legal por falta de novedad de determinadas patentes de invención, pero no se suscitó problema alguno respecto al mantenimiento
en vigor de las reivindicaciones no anuladas, con lo que el recurso en el que se cuestiona este particular, incide en el planteamiento de una cuestión nueva rechazable en casación. Y en el mismo caso el otro motivo de casación, habida cuenta de que en la demanda no se hace ni siquiera alusión al particular a que el motivo se contrae.
En la villa de Madrid, a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza como consecuencia de autos de Juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, sobre reconvención y propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "Talleres Micromecanic, S. A.», representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y asistida por el Letrado don José Mª del Corral Perales, que compareció el día de la vista; siendo parte recurrida don Tomás , don Benito e "Industrias Lafuente, S. A.», que no han comparecido ante este Tribunal.
Antecedentes de hecho
1. El Procurador don Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S. A.», interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, siendo parte recurrida don Tomás , don Benito y la entidad "Industrias Lafuente, S. A.», sobre reconvención y propiedad industrial, alegando, en síntesis, lo siguientes hechos: Que se obtuvo la inscripción de diferentes patentes de invención a nombre de los distintos demandados, si bien se considera por la demandante que ninguna de estas patentes aportan nada nuevo respecto de otras que las preceden. Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "Declarando la nulidad e ineficacia legal por falta de novedad de todas y cada una de las reivindicaciones de las patentes de invención núms. NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , lo que implica la nulidad de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial de las mencionadas patentes, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el Registro de la Propiedad Industrial, en el que la inscripción de dichas patentes deberá cancelarse. Condenando a los demandados a estar y pasar por laanterior declaración, en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral sobre las mencionadas patentes, condenándolos asimismo al pago de las costas de este procedimiento».
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La Procuradora doña María del Pilar Cabeza Irigoyen, en nombre y representación de don Benito , don Tomás e "Industrias Lafuente, S. A.», contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda con imposición de las costas a la parte actora».
Asimismo formuló demanda reconvencional, oponiendo los hechos y fundamentos que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "condenando a la demandada a: a) Cesar en la fabricación, venta y comercialización, por si o por tercero del eje con ralentizador incorporado, conocido como eje modelo "ILASA», objeto de las patentes alegadas, tanto en su conjunto, como sus diferentes piezas individuales, b) A reintegrar a mis representados toda la documentación técnica facilitada en su día por los mismos en virtud del contrato suscrito, consistente en planos, hojas de fabricación y montaje, utillajes, etc c) Que se indemnice a mis representados por los perjuicios ocasionados por la violación de sus patentes en la cantidad que se acreditará en el momento procesal oportuno, d) Abonar todas las costas causadas en el presente procedimiento».
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El Procurador don Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en nombre y representación de "Talleres Micromecanic, S. A.», contestó a la demanda reconvencional oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando la demanda reconvencional en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas a la parte demandante».
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Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza dictó Sentencia con fecha 5 de abril de 1990 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Se estima parcialmente la demanda principal formulada por la representación procesal de la entidad "Talleres Micromecanic, S. A." y en su virtud declaro: La nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad, de las reivindicaciones de las patentes siguientes: La primera de la patente de invención núm. NUM000 ; la primera y segunda de la patente de invención núm. NUM001 , y la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de la patente de invención núm. NUM002 quedando subsistentes las restantes. Se decreta la nulidad de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el indicado Registro, procediendo a la cancelación de las citadas inscripciones y condenando a los demandados don Tomás , don Benito y la entidad "Industrias Lafuente, S. A.", a estar y pasar por las anteriores declaraciones en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral y absolviéndoles del resto de los pedimentos formulados en la demanda. No se hace condena en cuanto a las costas causadas en la tramitación de la demanda principal, por lo que cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se desestima íntegramente la demanda reconvencional formulada por la representación de don Tomás , don Benito y la entidad "Industrias Lafuente, S. A.", absolviendo a la demandada "Talleres Micromecanic" de los pedimentos en ella formulados, imponiendo a los reconvinientes las costas causadas por la demanda reconvencional».
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S. A.», asimismo por la representación de don Benito , don Tomás e "Industrias Lafuente, S. A.», la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó Sentencia con fecha 28 de octubre de 1991 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallamos: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante "Talleres Micromecanic, S. A." y haber lugar en parte al interpuesto por la representación de los demandados don Benito , don Tomás , e "Industrias Lafuente, S. A.", contra la Sentencia de fecha 5 de abril de 1990, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, en Autos de Juicio de menor cuantía núm. 554 de 1989 , resolución que revocamos parcialmente, en el sentido de: Se estima parcialmente la demanda principal formulada por la representación procesal de la entidad "Talleres Micromecanic, S. A." y en su virtud declaramos: La nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad de las reivindicaciones de las patentes siguientes: La primera de la patente de invención núm. NUM000 ; la primera y segunda de la patente de invención núm. NUM001 y la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de la patente de invención núm. NUM002 , quedando subsistentes las restantes. Se decreta la nulidad de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el indicado Registro, procediendo a la cancelación de las citadas inscripciones y condenando a los demandados don Tomás , don Benito y la entidad "Industrias Lafuente, S. A.", a estar y pasar por las anteriores declaraciones en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral, y absolviéndoles del resto de lospedimentos formulados en la demanda principal. Se estima en parte la demanda reconvencional formulada por los demandados mencionados, condenando a la demandante "Talleres Micromecanic, S. A.", a: a) Cesar desde 1 de noviembre de 1989 en la fabricación, venta y comercialización, por si o por tercero del eje con ralentizador incorporado, conocido como eje modelo "ILASA», objeto de las patentes alegadas núms. NUM000 , NUM001 , NUM002 (en la subsistencia parcial de las mismas, según las declaraciones de nulidad parcial expresadas en este fallo) y NUM003 , tanto en el conjunto de aquel, como sus diferentes piezas individuales, b) A reintegrar a dichos demandados toda la documentación técnica, que en su día le hayan facilitado los mismos en virtud del contrato suscrito, consistente en planos, hojas de fabricación y montaje, utillajes, etc. Absolvemos a la demandante "Talleres Micromecanic, S. A." de los demás pedimentos de la demanda reconvencional. No se hace condena en costas en ninguna de las dos instancias».
1. El Procurador don Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex, en nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S. A.», interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 1991 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza , con apoyo en los siguientes motivos. Motivos de recurso: 1.° Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se alega infracción por inaplicación del art. 112.3.° de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes. 2° Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del art. 115.4.° del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 . 3.° Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 50 de la Ley de Patentes del 20 de marzo de 1986 .
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Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 16 de marzo de 1995, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres.
Fundamentos de Derecho
En el primer motivo del recurso, amparado, como los siguientes, en el art. 1.692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción anterior a la Reforma de 30 de abril de 1992 ), se acusa "infracción por inaplicación de lo dispuesto en el art. 112.3.º de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , de Patentes» argumentándose, en síntesis, "que la parte subsistente de las patentes de invención objeto de impugnación, en modo alguno puede constituir objeto de una patente independiente», por lo que, si bien la Ley citada admite (art. 112.2 ) la declaración de nulidad parcial de la patente "mediante anulación de las reivindicaciones afectadas» por las causas de nulidad, establece (núm. 3 del mismo precepto) que "cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una patente independiente», de donde se seguiría que si, como alega la recurrente, "Talleres Micromecanic, S. A.», la reivindicación segunda de la patente de invención núm. NUM000 , las tercera y cuarta de la núm. NUM001 y la sexta y séptima de la núm. NUM002 tienen el carácter de "reivindicaciones dependientes» de las principales anuladas, no pueden subsistir, contrariamente a lo resuelto en la sentencia impugnada.
Planteada así la cuestión, lo primero que ha de observarse es que en la demanda se solicitó la nulidad e ineficacia legal "por falta de novedad» de todas y cada una de las reivindicaciones de las patentes de invención núms. NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , pero no se sometió a debate la dependencia de algunas de las reivindicaciones, ahora alegada como causa de que, si se declarase la nulidad parcial de las reputadas principales, ello comportaría la imposibilidad de que siguiera en vigor la patente con referencia a las reivindicaciones no anuladas, por esta sola razón y aunque sí cumplieran el requisito de novedad; es cierto, sin embargo, que en el fundamento de Derecho X de la demanda, al tratar de la extensión de la nulidad, se cita el art. 112.2 , pero no el núm. 3 del mismo, lo que más bien significa que, en el caso, se está admitiendo la nulidad parcial sin suscitar problema alguno respecto al mantenimiento en vigor de las reivindicaciones no anuladas, con lo que, en definitiva, se está planteando ahora, en casación, una cuestión nueva y, como tal, rechazable en este recurso extraordinario según reiterada doctrina jurisprudencial ( Sentencia de 2 de diciembre de 1994 , con mención de otras anteriores), lo que ya, sin más, conduce a la desestimación del motivo.
El motivo 2.°, al denunciar infracción del art. 115.4.° del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 ("Son nulas las patentes:...4.ª Cuando se demuestre que con los elementos contenidos en la memoria no se puede lograr la ejecución del objeto de la patente») por cuanto, según la recurrente, "la reivindicación segunda de la patente de invención núm. NUM000 se encuentra plenamente incursa en la mencionada causa, habida cuenta de que reivindica algo total y absolutamente impreciso, que en modo alguno se concreta», plantea también una cuestión rigurosamente nueva, pues en la demanda no se hace ni siquiera alusión al extremo de que se trata y sólo se argumenta en relación a la falta de novedad (fs. 113 y sig de los autos), por lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial antes reseñada, declarativa dela improcedencia del planteamiento de cuestiones nuevas en casación, ya que de lo contrario originaría una flagrante indefensión de la parte contraria, a quien por este medio se privaría de su derecho de alegar y formular la prueba que estimare oportuna y pertinente con relación al mismo, ha de rechazarse el motivo.
El tercer motivo se formula para "combatir aquella parte del fallo en la que se estima parcialmente la demanda reconvencional» y se fundamenta en que si "se declara la nulidad parcial de las patentes impugnadas por los motivos anteriormente expresados, la estimación, aunque sea parcial de la demanda reconvencional, carecerá de toda base», por lo que, al haber decaído aquéllos, consecuentemente ha de perecer éste.
La procedente desestimación de la totalidad de los motivos del recurso comporta la de éste con la preceptiva consecuencia de la imposición de costas a la recurrente ( art. 1.715, in fine, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Talleres Micromecanic, S. A.» contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Cuarta) con fecha 28 de octubre de 1991 ; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas causadas.
Líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Teófilo Ortega Torres.-Luis Martínez Calcerrada Gómez.-Jaime Santos Briz.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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