STS, 7 de Marzo de 1996

El Procurador de los Tribunales don José Luis Esteve Barona, en nombre y representación de "Cables Especiales de Levante, S.A.", formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, sobre publicidad ilícita y mejor derecho sobre marca, registrados con el núm. 484/1989, contra "J.S. Distribuciones, S.A.", estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que estimó convenientes para terminar suplicando Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos: A) Que se declare ilícita la publicidad contenida en los anuncios de 26 de febrero de 1989 y 5 de marzo de 1989, publicados en el diario "Las Provincias" de esta ciudad, a instancia de "J.S. Distribuciones, S.A.", B) Ordenar la publicación total o parcial de la Sentencia estimatoria de las pretensiones de mi mandante en la forma que por el Juzgado se estime adecuada y a costa de la demandada. C) Ordenar que a costa de la demandada, se publique durante dos domingos consecutivos y en el diario "Las Provincias" de esta ciudad, y en anuncios de formato y diseño similares a los acompañados en el documento núm. 4 de esta demanda, la rectificación solicitada en los términos que hemos reseñado en el hecho décimo de esta demanda. D) Se condene a la demandada al pago de todas las costas del presente juicio.

Admitida la demanda y emplazado el demandado, compareció en los autos el Procurador don Jorge Tarsilli Lucaferri, que contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que estimó aplicables, formulando asimismo reconvención, para terminar suplicando Sentencia declarando no haber lugar a la demanda por falta de litisconsorcio pasivo necesario y defecto legal en el modo de proponer la demanda, y, para el supuesto eventual de no estimar las excepciones procesales, dicte Sentencia desestimando la demanda, con imposición de costas, en cualquier caso a la actora, por su manifiesta temeridad y mala fe. Respecto a la reconvención, suplicó al Juzgado se dictara Sentencia por la que se declare que las actividades descritas en el cuerpo del escrito, han sido realizadas con abuso de derecho por parte de "Cables Especiales de Levante, S.A.", y condene a la anterior entidad a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados sobre mi representada, que se habrán de determinar en trámite de ejecución de Sentencia, así como aporte las medidas oportunas para el cese en las actividades perjudiciales de la demandada; condenándola en costas. Dado traslado a la parte actora, ésta alegó lo que estimó oportuno, en oposición a ella. Que en esta fase de alegaciones a instancia de la parte demandada, tras los correspondientes trámites, fueron acumulados a los presentes autos, el juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de dicha capital bajo el núm. 681/1989 , seguido entre idénticas partes, aunque en inversa posición procesal, a los cuales se les da una tramitación común. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ésta se celebró el día señalado sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia, poniéndoles mientras tanto de manifiesto en Secretaría para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar Sentencia. El Sr. Juez de Primera Instancia núm. 1 de Valencia, dictó Sentencia de fecha 22 de octubre de 1990 , con el siguiente fallo: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Esteve Barona, en nombre y representación de "Cables Especiales de Levante, S.A." y desestimando tanto la demanda reconvencional como la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Tarsilli Lucaferri, en nombre y representación de "J.S. Distribuciones, S.A.", debo declarar y declaro ilícita la publicidad contenida en los anuncios aparecidos en el diario "Las Provincias" los días 26 de febrero y 5 de marzo de 1989 a instancias de "J.S. Distribuciones, S.A.", y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a esta última: a insertar en dicha publicación reproducción literal del encabezamiento y fallo de la presente resolución, con expresión de su firmeza, así como a publicar a su costa en la repetida publicación durante dos domingos consecutivos, y en anuncios de formato y diseño semejantes a los determinantes del presente procedimiento, la siguiente rectificación: A) "J.S. Distribuciones, S. A", no es titular de la marca "Eurocavi Ceam" ni del distintivo de dos cables cruzados que aparecen en los anuncios, y asimismo no es la licenciataria de los derechos para el uso de la marca "Eurocavi Ceam", ni del distintivo de los dos cables cruzados. B) La existencia en el mercado español de diversos cables eléctricos y electrónicos que vienen siendo comercializados en dicho mercado bajo la marca CEL y el distintivo de dos cables cruzados, es perfectamente lícito y cumple la legislación vigente. C) "J.S. Distribuciones, S.A." rectifica el contenido de los dos anuncios por ella publicados en fecha 26 de febrero y 5 de marzo de 1989 y se desdice del contenido de los mismos, manifestando que no tienen ningún derecho al uso de la marca Eurocavi Ceam ni al distintivo de dos cables cruzados que aparece en aquellos anuncios y que identifica al producto por ella comercializado. Todo ello con imposición a la entidad "J.S. Distribuciones, S.A." del pago de las costas procesales".

Interpuesto recurso de apelación contra Sentencia de primera instancia, por la representación de "J.S. Distribuciones, S.A.", y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la SecciónOctava de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó Sentencia con fecha 18 de mayo de 1992 , con la siguiente parte dispositiva "Fallamos: So estima en parte el recurso de apelación interpuesto por "J.S. Distribuciones, S.A.", contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valencia el día 22 de octubre de 1990 , se revoca dicha resolución en el sentido de que el texto de la rectificación a cuya publicación se condena a "J.S. Distribuciones, S.A.", serta el siguiente: No es titular de la marca "Eurocavi Ceam" ni del distintivo de dos cables cruzados que aparecen en los anuncios publicados a su instancia en el diario "Las Provincias" los días 25 de febrero y 5 de marzo de 1989. "Cables Especiales de Levante. S.A." No es titular de la marca a que se refieren dichos anuncios, "J.S. Distribuciones, S.A." rectifica el contenido de los anuncios indicados manifestando que no tiene ningún derecho que surta efecto frente a terceros al uso de la marca "Eurocavi Ceam", ni al distintivo de los cables cruzados; se revoca también la Sentencia apelada en cuanto condena a "J.S. Distribuciones, S.A.", al pago de las costas ocasionadas por la presentación de la demanda de "Cables Especiales de Levante, S A."; se confirma la Sentencia impugnada en todo lo demás; sin hacer especial imposición de las costas ocasionadas en la primera instancia por la demanda citada, ni de las causadas en la alzada".

El Procurador de los Tribunales don Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de la compañía "J.S. Distribuciones, S.A.", ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 18 de mayo de 1992 , con apoyo en los siguientes motivos: 1º) Se formula al amparo del art. 1.692, núm. 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 2º) Infracción por aplicación indebida del art. 14 de la Ley de Marcas de 1988 , y arts. 6 bis y 6.7 del Convenio de la Unión de París, Acta de Estocolmo de 1967, que se denuncian al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3º ) Infracción por aplicación indebida del art. 43 de la Ley de marcas de 1988, que se denuncia al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4º ) Infracción por aplicación indebida del art. 7º del Código Civil, que se denuncia al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuciamiento Civil. 5º ) Infracción por aplicación indebida del art. 3.2 de la Ley de marcas de 1988 , que se denuncia al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 6º ) Infracción por aplicación indebida de la Ley de Competencia Desleal, que se denuncia al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Cuarto : Admitido el recurso y evacuado el trámite correspondiente, no habiéndose solicitado celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de febrero de 1996, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Luis Martínez Calcerrada Gómez.

Fundamentos de Derecho

Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valencia, de 22 de octubre de 1990 , se resuelve el juicio declarativo de menor cuantía promovido por la entidad actora "Cables Especiales de Levante, S.A.", contra la demandada "J.S. Distribuciones, S.A.", así como la acumulación verificada del procedimiento tramitado entre ambas partes en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2, núm. 681/1989 (en donde la aquí demandada actuaba como actora) y en coya Sentencia se resuelven ambas demandas (se afirma que en esta principal sé ejercita al amparo del art. 3.2 de la Ley de Marcas ), así como la reconvención formulada por la demandada en el primer proceso "estimando la demanda formulada por "Cables Especiales de Levante, S.A.", así como la desestimación tanto de la demanda reconvencional como la demanda formulada por el procedimiento acumulado, con la parte dispositiva que se deja constancia" todo ello por lo que de desleal y engañoso supone el imputar a la actora no sólo una vulneración de unos derechos de propiedad industrial -que hoy se le niega- sino también insinuar una falsificación o imitación de sus productos, con el consiguiente descrédito -fundamento jurídico 3º-, sin que a ello obste la objeción de las excepciones de índole formal alegadas; que las anteriores consideraciones llevan igualmente aparejada la desestimación de la demanda reconvencional; resolución que fue objeto de apelación por la demandada resuelta por Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, de 18 de mayo de 1992 , en cuya Sentencia estimatoria en parte del recurso de apelación y con la parte dispositiva que ha quedado transcrita, se expone la siguiente ratio decidendi: en el fundamento jurídico 1º, se dice que en la demanda presentada por "Cables Especiales de Levante, S.A." se pretende al amparo de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 , se declare ilícita la publicidad contenida en los anuncios a que se refiere, de un diario de Valencia demanda que fue desestimada por el Juzgado a quo y que en la reconvención solicitada de adverso se solicitaba se declarase que las determinadas actividades de la primera habían sido realizadas con abuso de derecho con las demás consecuencias derivadas; asimismo se transcribe el petitum de la demanda acumulada formalizada en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 "...se pedía al amparo de lo previsto en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y normas concordantes, que se declarase el mejor derecho de la actora al registro de la marca núm.1.294.647 y de la marca núm. 1.294.648; con los derechos inherentes a su utilización en exclusiva en España, que se condenase a "Cables Especiales de Levante, S.A.", a renunciar a la solicitud de marca núm.

1.292.033, que se declarase la nulidad de la misma, que se condenase a la demandada a pagar a la actora una indemnización de daños y perjuicios, y que se publicase la Sentencia condenatoria en un diario de Valencia. Ésta demanda fue desestimada por el Juzgado a quo"; en el fundamento jurídico 2º se constatan los siguientes facta precisos para resolver las cuestiones planteadas: "Para resolver las cuestiones controvertidas conviene referirse al resultado de la prueba practicada en relación con algunos hechos importantes. Así, se ha acreditado -por admisión de las partes litigantes y documentalmente- que a instancia de "J.S. Distribuciones S.A.", se publicó en un diario de Valencia, en los números correspondientes a dos domingos consecutivos, un anuncio por el que dicha sociedad, como licenciataria en exclusiva en España para la distribución de cables eléctricos y electrónicos bajo la marea "Eurocavi Ceam" (precedida de cierto distintivo gráfico), informaba a sus cuentea de la aparición en el mercado español de diversos cables eléctricos y electrónicos, fabricados con características similares, y que venían siendo comercializados bajo la marca "Eurocavi Cel" (precedida de un distintivo idéntico al antes aludido), por lo que había procedido a ejercer las correspondientes acciones legales en defensa de sus derechos e intereses.

Se ha probado -por admisión de las partes litigantes y por medio de documentos (folios 2.204 y 207 de los autos)- que "Cables Especiales de Levante, S.A." solicitó el registro de una marca para cables eléctricos y electrónicos constituida por las letras CEL y el distintivo de dos cables cruzados, solicitud presentada el 23 de diciembre de 1988 en el Registro de la Propiedad Industrial y señalada con el núm.

1.292.033, y que "J.S. Distribuciones, S.A." solicitó el registro de la marca formada norias palabras "Eurocavi Ceam" y al distintivo de dos cables cruzados (igual al de la marca interesada por la otra litigante) para toda clase de cables eléctricos y para los servicios de depósito, suministro, distribución y almacenaje de material eléctrico, solicitudes presentadas el 9 de enero de 1989 y señaladas con los núms. 1.294.647 y

1.294.648.

No consta en este proceso que el Registro de la Propiedad Industrial haya atendido las respectivas solicitudes de registro de marca de las litigantes, o alguna de ellas, ni que por tanto, se les pueda considerar titulares regístrales de una marca de las características descritas en sus peticiones de inscripción. Tampoco consta que la sociedad mercantil italiana "CEAM, Sociedad en Comandita" con la que "J.S. Distribuciones, S.A." celebró el contrato de los folios 73 y siguientes, tenga registrada la marca "Eurocavi Ceam" con el distintivo de los cables cruzados, en Italia o en España.

"J.S. Distribuciones, S.A.", ha reconocido que "Cables Especiales de Levante, S A.", ha usado la marca "Cel", precedida del dibujo de los dos cables cruzados, para distinguir los cables eléctricos y electrónicos que fabrica y venda (texto de los anuncios controvertidos, hecho octavo de la contestación a la primera demanda y documentos que allí se mencionan, y hechos undécimo, decimosexto y decimoséptimo de la segunda demanda y documentos en ellos indicados).

Consta en los autos que la sociedad italiana "Ceam" ha usado en España la marca "Ceam" con el distintivo de los dos cables cruzados, pero sin embargo no hay ninguna prueba en los autos de que esa marca, con tal denominación o con la de "Eurocavi Ceam", haya sido utilizada por "J.S. Distribuciones, S.A.".

De los documentos de los folios 288 a 329 y de la prueba de confesión en juicio de la representante de "J.S. Distribuciones, S.A." (folio 527) se infiere la vinculación mena existido entre ambas sociedades litigantes, por cuanto algunos importantes accionistas han formado parte de una y otra y porque incluso las dos sociedades compartieron durante cierto tiempo la misma sede social".

En el fundamento jurídico 3º y ya razonando la decisión que se emite, se expresa que, con respecto a los anuncios aparecidos en el diario "Las Provincias" los días 26 de febrero y 5 de marzo, deben reputarse actos de publicidad; que tal publicidad debe calificarse como desleal con arreglo a lo dispuesto en el art. 6º de la citada Ley (Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 ), por contener un auténtico descrédito con respecto a la sociedad "Cables Especiales de Levante, S.A."; por lo tanto esta sociedad podrá instar conforme a lo dispuesto en el art. 27 de esa Ley , en base a lo dispuesto en su art. 25 , la correspondiente rectificación sin que exista duda de que la actora es una persona jurídica que resultó afectada por tales anuncios; en el fundamento jurídico 4º se razona el porqué procede puntualizar el texto de rectificación adecuado por el Juzgado de Primera Instancia, y así se argumenta: "...es cierto que "J.S. Distribuciones, S.A." no es titular de la marca "Eurocavi Ceam" ni del distintivo de dos cables cruzados que aparece en los anuncios, pero también es verdad que "Cables Especiales de Levante. S.A." tampoco es titular de la marca "Eurocavi Ceam" ni del distintivo de dos cables cruzados que se dice en el anuncio. Por otra parte, si bien "J.S. Distribuciones, S.A." no puede oponer a terceros el contrato de licencia de uso exclusivo de marca de 3 de octubre de 1988 (folio 73 y siguientes de los autos) porque no ha cumplido elrequisito del art. 43 de la Ley de Marcas -sin que pueda decir la apelante que el contrato no es de licencia sino de agencia, pues ello va en contra del expreso tenor del mismo (estipulación undécima)-, sin embargo, no se puede desconocer la realidad de un contrato que ha sido adverado por las partes que lo suscribieron, con independencia de los efectos que pueda producir. En tercer lugar, aunque en el mercado español se comercializan cables eléctricos y electrónicos con los distintivos mencionados en el apartado B) del hecho décimo de la demanda de "Cables Especiales de Levante, S.A.", se debe evitar dar a entender al público que ello sea consecuencia de una titularidad registral de marca, porque la marca discutida no ha sido registrada a favor de ninguna de las sociedades litigantes. Por tanto, la rectificación que haya de publicarse en el diario en que aparecieron los anuncios no puede contener los términos señalados por el Juzgado a quo, sino los más restringidos que se indicarán en la parte dispositiva de esta resolución"; en el fundamento jurídico 5º, en cuanto a la reconvención formulada por la demandada, se basa en que la solicitud de registro de la marca CEL con el distintivo gráfico de dos cables cruzados, por la adora coincide con la supuesta pertenencia de dicha marca a la sociedad italiana que encargó su diseño a determinada agencia y en la condición de licenciataria de la reconviniente para su distribución en España sin que el contrata en que se funda surta efecto ton respecto a terceros; que a la vista de lo dispuesto en el art. 7º del Código Civil y por las razones que se indican, no se puede reprochar abuso de derecho en las actuaciones de la actora denunciadas por lo que la reconvención no puede acogerse; en el fundamento jurídico 6º en cuanto a la demanda acumulada en donde se solicitaba que se reconozca el mejor derecho de la actor i al registro de las Citadas marcas, en virtud entre otras del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 y la nulidad de la marca pretendida por la contraparte, así como que renunciase a su derecho a la inscripción, se afirma que en base al uso extrarregistral en que se apoya dicha petición se analiza según Sentencia de 8 de marzo de 1991 , las tres maneras para acreditar dicho uso extrarregistral; se concluye afirmando "que al tratar de aplicar estos criterios al caso controvertido se ha de tener en cuenta un obstáculo fundamental, cual es el hecho indudable de que la demandante "J.S. Distribuciones, S.A." no ha acreditado ser usuaria extrarregistral de marca alguna, con lo cual falta el presupuesto esencial para el ejercicio de las facultades que la legislación reconoce al usuario de una marca no registrada; que tampoco se pueden acoger las peticiones concretas de la súplica de la demanda de "J.S. Distribuciones, S.A.", con respecto a que se declare su mejor derecho del actor al registro de las marcas núm. 1.294.647,48, lo cual es una cuestión que ha de resolver el Registro de la Propiedad Industrial, como se desprende de los arts. 26 y 27 de la Ley de Marcas ; que la segunda petición, de que se condene a la actora a renunciar a su solicitud, carece de base legal porque no se puede obligar a tal renuncia; la tercera petición la declaración de nulidad, no puede acogerse en modo alguno porque la marca usada por "Cables Especiales de levante. S.A." no ha sido registrada todavía; que el art. 3.2 de la Ley de Marcas reconoce el derecho que tiene el usuario de una marca anterior notoriamente conocida para reclamar la anulación de una marca registrada; que el mismo presupuesto para el ejercicio de la acción está contenido en el art. 47 ; que en definitiva, no pueden acogerse las peticiones principales, por lo anteriormente razonado; decisión que es objeto del presente recurso de casación, formulado por la parte demandada "J.S. Distribuciones, S.A.", con base a los motivos que son objeto de examen por la Sala".

En el primer motivo, se denuncia por la vía del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de las normas de Ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que se aduce, transcribiéndose el texto del art. 1º apartado 1, del Estatuto de la Propiedad Industrial , escribiéndose que según contra en el presente procedimiento, la compañía italiana "Ceam" ha venido comercializando sus productos en España desde 1986, y la contraparte "Cables Especiales de Levante, S.A.", únicamente conoció esta marca al iniciar sus relaciones con la compañía italiana en febrero de 1988, procediendo a finales de dicho año a solicitar el registro de una marca gráfica (1.292.033), cuya semejanza con la marca italiana y con las marcas gráficas solicitadas (por la recurrente) en España (1.294.647 y 1.294.648) resulla evidente; pues únicamente sustituye la leyenda "EUROCAVI CEAM J.S. Distribuciones, S.A.", por la de "CEL Cables Especiales de Levante, S.A.", permaneciendo el resto de la marca idéntico en cuanto a su grafía y formato. El motivo viene a plantear una especie de semejanza que produciría la correspondiente confusión entre ambas marcas, pero sin que haya sido objeto de la controversia central planteada en el debate, ni tampoco se completa el objetivo del motivo, al no denunciar cuál es la finalidad que se persigue con esa aparente equivocidad entre las marcas, porque una mínima diligencia debía haber completado el mismo explicitando con el presumible corolario de justificar la corrección de la publicidad denunciada, aparte de que la supuesta protección de preferencia decae por lo razonado en el citado fundamento jurídico 6º de la recurrida, por lo cual no puede aceptarse. En el segundo motivo se denuncia la aplicación indebida del art. 14 de la Ley de Marcas de 1988 y arts. 6.bis y 6.7 del Convenio de la Unión de París, Acta de Estocolmo de 1967, porque en el fundamento jurídico 4º de la Sentencia recurrida "se identifica el aspecto comercial del contrato de agencia con la relación de agencia asentada en el art. 14 de nuestra Ley de Marcas de 1988"; del contrato celebrado de 3 de octubre de 1988 se transcribe su estipulación 11 en donde aparece el contenido de dicha cláusula; razonándose seguidamente lo que se entiende por agente o representante, que, en el caso de autos, se está también en presencia de un contrato de distribución o concesión comercial, analizándose las características -Sentencia Sala, fundamento jurídico 4º-. del contrato de 3 de octubre de 1968 (folios 73 ysiguientes), ampliándose que este criterio establecido entre las partes no es contrario al hecho de que la compañía italiana "Ceam", otorgara a la recurrente las facultades necesarias para llevar a cabo el registro de la marca en España; haciéndose referencia al contrato celebrado el 16 de febrero de 1989, que es un contrato privado entre la recurrente y la propietaria de la marca italiana, afirmándose que "echamos en falta a lo largo de todo el procedimiento, el hecho de que "Cables Especiales de Levante, S.A." no haya puesto de manifiesto cualquier autorización de su antiguo proveedor", concluyéndose en que la conducta de la adora, ha sitio una actuación infractora que no ha justificado "Cables Especiales de Levante, S.A.", en ningún momento del pleito, por lo que la recurrente actuó debidamente, e incluso en el mencionado contrato de 16 de febrero de 1989 se pactó en la cláusula 3ª cuanto se transcribe; se alude asimismo a lo dispuesto en los arts 6.bis y 6.7 del Convenio de París , se concluye. El motivo tampoco se acepta, porque, aparte de que implica una mezcla de circunstancias alusivas a las referencias negociables existentes entre la recurrente y la sociedad italiana, y así insiste reiteradamente en la existencia entre los mismos de ese convenio previo de 16 de febrero de 1989 , que en caso alguno ha sido tenido en cuenta por la Sentencia objeto del recurso de casación, pues sin perjuicio de que se adujera en su demanda acumulada -documento 14- por el que -cláusula 3ª - se autorizaba a la recurrente a solicitar la inscripción de la marca y luego a transmitirla en debido forma con la referencia a la ratio citada del Convenio de la Unión de París se resalta que la ratio decidendi se apoya al respecto en que la recurrente no ha acreditado su cualidad de usuaria extrarregistral, cualquiera que fuera la existencia de esos pactos previos, y aparte de ello, lo que sí conviene subrayar es Suela calificación que hace la Sala en el fundamento jurídico 4º, del contrato rubrica o de licencia de uso y distribución exclusiva de 3 de octubre de 1988, entre la hoy recurrente y la sociedad italiana "Ceam", es un auténtico contrato de licencia y no de agencia de representación, lo que ha de confirmarse no sólo por la tesis general en cuanto a la calificación de contrato, (se decía en Sentencia de 23 de octubre de 1990 "...conviene recordar como dice la Sentencia de 10 de octubre de 1989 que la calificación jurídica de todo contrato responde a una labor de interpretación y ésta es facultad privativa de los Tribunales de instancia y su criterio ha de prevalecer en casación, aun en caso de duda, a no ser que el resultado fuese notoriamente ilógico; la Sentencia de 20 de febrero de 1990, que rechaza la recalificación de un contrato debidamente conformado por la Sala en uso de su soberanía enjuiciadora, sin que hubiera dado lugar a revisar la calificación al no incurrir la Sala sentenciadora en ningún desvío de legalidad o de irrazonabilidad...") sino porque amén de esa rúbrica como tal contrato de licencia, en su cláusula 11 se expone de manera taxativa, que "el presente contrato no constituía a la licenciada en agente de licenciante", lo cual implica que no sea cierta la afirmación de que no se está ante un auténtico contrato de licencia, sino dentro de la escala de la agencia o representación, por cuanto esa mención nominatim es evidente y así figura al respecto lo que, de paso, repele el juego de la normativa internacional que se aduce, así como tampoco es aplicable el aludido art. 14 de la Ley de Marcas de todo lo cual resplandece la inconsistencia del motivo, en cuyo final se resume el objetivo del mismo (por aplicación jurisprudencial) de que se anule la marca de la contraparte a virtud del uso extrarregistral de la misma por el recurrente; sería ocioso resaltar que tanto el citado art. 14 como los que se transcriben art. 6.bis y 6.7 del Convenio de la Unión de París , sólo contemplan el agente o representante y nunca el licenciatario -la licencia era una modalidad negocial entonces desconocida-, que subsumible por lo afirmado en la recurrente se regula en los art. 42 y siguientes de repetida Ley de Marcas, Por lo que el motivo ha de decaer. En el tercer motivo se denuncia la aplicación indebida del art. 43 de la Ley de Marcas de 1988 , que se denuncia por igual amparo procesal, y se insiste en la denuncia de que en el fundamento jurídico 4º se expresa que el contrato celebrado entre las partes debería quedar sujeto al requisito del art. 43 de la Ley de Marcas relativo a la licencia de signos distintivos Tampoco se admite el motivo porque dicho art. 43 es contundente cuando afirma que pura la cesión o licencia de la marca surta efectos frente a terceros, deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro de Marcas; sin que tampoco sean atendibles las afirmaciones posteriores diciendo que la inscripción en el Registro de Marcas de tales acuerdos de licencia en el momento de la celebración del contrato de 3 de octubre de 1988, no era posible, porque no existía ninguna marca concedida o solicitada en España que pudiera ser objeto de licencia, según lo previsto en nuestra Ley de Marcas, que por lo tanto, tampoco era preciso ningún requisito formal para que surtiera efecto con respecto a terceros Argumentación endeble, porque, sin perjuicio de la eficacia del contrato con respecto a las partes que lo suscriben, es evidente, que, en todo caso, la cualidad de tercero resplandece en lo atinente a la parte actora siendo absolutamente llano que para la eficacia para terceros de esa contrato deberá estar preconstituido de tal forma que pueda acreditarse su existencia a los fines de que repercutan sus consecuencias en los intereses de los ajenos a su subscripción (cabe aplicar la tesis de la reciente Sentencia de esta Sala de 18 de octubre de 1995 , que decía "...Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos interpartes; por eso el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia; y si no actúa con base en ésta, para pedir la nulidad de la patente de un tercero, tendrá que justificar tanto su interés como el perjuicio que la patente pretendidamente nula le causa). C) Se consideró o actuó en todo caso en el litigio con base en la licencia, es decir, como si fuese la titular y en ello exclusivamente basó su legitimación, sin aclarar el concepto en que pudiera sentirse perjudicada al margen de la licencia en exclusiva que decía pertenecerle y que iniciado el pleito en 1986 sólo aparece inscrita, en todo caso, el 6 de julio de 1988; poreso podía (derecho interpartes) pedirle al Ulular que actuase, pero no actuar por sí misma frente a tercero. Cierto que la ley permite la acción de nulidad a todo perjudicado (legitimación procedimental), pero no hay perjuicio sin interés que defender y aquí sólo se justifica tal interés (legitimación causal) por una licencia en exclusiva no inscrita al tiempo de accionar, impidiendo la perpetuatto iurisdu uonis que se tome en cuenta una legitimación posterior o adquirida (inscrita) con efectos frente a tercero mucho después de entablada la demanda..."; de cualquier forma, al margen de la constatación formal de la marca en nuestro país, lo cierto es que en susodicho contrato, en su expositivo primero, literalmente se hace constar que la compañía mercantil "Ceam", Sociedad en Comandita, es titular de la marca gráfica cuyo diseño aparece, que ha venido introduciéndose en España con la venta de sus productos desde 1968; por lo que es claro, que esa marca debe considerarse como tal a los fines de la eficacia para terceros que antes ha quedado razonada, por lo que el motivo ha de rechazarse. En el cuarto motivo, se denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 7º del Código Civil , al afirmar la Sentencia, que por parte de la adora no se puede reprochar abuso de derecho a su conducta; y se aduce que las actuaciones llevadas a cabo por "Cables Especiales de Levante, S.A.", tendentes a obtener el registro de la marca gráfica núm. 1.292.033, han sido realizados de mala fe remitiéndose posteriormente en el motivo a una serie de consideraciones para acreditar esa actuación de mala fe por la recurrida tampoco el motivo puede prevalecer, porque hace supuesto de la cuestión y son meros juicios parciales que en nada pueden enturbiar la afirmación categórica que hace la Sala al respecto. En el quinto motivo, se denuncia la aplicación indebida del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 ; ya que en el fundamento jurídico 6º se expone por la Sala que un obstáculo fundamental para la pretensión de la recurrente es que no acredita ser usuaria extrarregistral de marca alguna, con lo cual, falta un presupuesto esencial para el ejercicio de las facultades que la legislación reconoce al usuario de una marca no registrada; haciéndose conexiones al fundamento jurídico 3º de la primera Sentencia, y discrepando de sus afirmaciones, por cuanto se dice que el uso extrarregistral de una marca es una circunstancia objetiva, independientemente de quien sea el usuario o titular, que forma el elemento subjetivo de la titularidad; el motivo con base a esta afirmación, también es endeble, porque, sin perjuicio de que el uso extrarregistral tenga esa connotación objetiva o que trascienda del posicionamiento personal de los interesados, no obstante, en caso de contienda, es obvio que cuando una parte esté interesada en acreditar dicho uso extrarregistral, podrá verificarlo, bien a través de una referencia en general al mercado, o bien, sobre todo, porque el mismo demuestre que ha venido a ser esc usuario al margen de la constancia registral; igualmente se hace constar en el motivo el contenido, con respecto a la defensa de ese usuario registral, del art. 3.2 de la vigente Ley de Marcas , así como su disposición transitoria 3ª, que, asimismo, por la entidad italiana "Ceam" se creó la marca en 1986 , habiéndolo usado en Italia y en toda Europa, y autorizado su registro en España a la compañía de distribuciones, alegato que tampoco puede prevalecer, porque, parte de un supuesto de la cuestión, esto es, se aducen normas de tutela de todo usuario extrarregistral, cuando efectivamente esto no es posible aplicarlo al caso de la recurrente, porque la afirmación contundente que se hace por la propia Sala sentenciadora le impide aprovecharse de esa tutela a quien no tenga tal cualidad. En el sexto motivo, se denuncia la infracción por aplicación indebida de la Ley de Competencia Desleal, que se denuncia al amparo del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; pues se afirma que la sustentación de la demanda de la actora contra la recurrente no fue tan sólo por infracción de derechos de propiedad industrial, sino también por infracción de las normas de esa leal concurrencia en el mercado, que asimismo se citaba en el texto de la demanda no sólo el art 10.bis del Convenio de la Unión de París , sino los arts. 87 y 88 de la Ley de Marcas , haciéndose contar en el motivo la peculiaridad de que "se da la circunstancia de que en el transcurso de la presente contienda ha visto la luz la nueva Ley de Competencia Desleal, que viene a derogar los preceptos citados de la Ley de Marcas, haciendo consideraciones sobre la sanción intercalada en su art. 12 de citada Ley de Competencia Desleal . El motivo no se acoge, ya que aparte que esa nueva normativa de competencia desleal no es aplicable al caso del litigio, (es sabido que sobre la llamada Competencia Desleal en nuestro Derecho existe la siguiente evolución legislativa: 1º) Ley de Propiedad Industrial de 1902. El art. 131 de la Ley de 1 de mayo de 1902 , establece aparentemente una "clasificación general" de la competencia desleal: "Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley"... 2º ) El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1893 , introdujo en su versión de la Haya (6 de noviembre de 1925) la cláusula general de competencia desleal. El tratado, ratificado por España el 14 de julio de 1970 ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de febrero de 1974) en su revisión de Estocolmo de 1967, pudo haber sido el comienzo de la aplicación de la disciplina en nuestro país, pero no lo lúe y esto debido a la existencia de la Ley de 1902, con lo que se entendían cumplidos los preceptos del Convenio referentes a esta materia, otorgándole un mero valor de referencia... 3º) Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 Se regula por primera vez con carácter general la competencia desleal. El art. 87 dice: "se considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles". El art. 88 establece un catálogo de conductas desleales... 4º) Ley de la Publicidad de 11 de noviembre de 1988 . Lo dispuesto en la Lev de Marcas se complementa con las disposiciones referentes al tema de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 arts. 3º y siguientes; el art. 6º habla de la publicidad desleal: a) La que por su contenido, forma depresentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades, b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, mareas o distintivos de otras empresas o instituciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles c) La publicidad comparativa a cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el mercado... 5º) Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 . Posteriormente se redacta un Proyecto de Ley de Competencia Desleal el 25 de enero de 1990 y se aprueba la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991 de Competencia Desleal, en vigor en la actualidad junto con las disposiciones previstas por la Ley General de la Publicidad de 1988 ... se reputa competencia desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena le, entendida aquí como buena fe extracontractual y por lo tanto será desleal el comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos mercantiles (términos similares emplea la Ley General de Publicidad para definir la deslealtad competitiva producida mediante actos publicitarios, y también es similar a lo dispuesto en él art. 87 de la Ley de Marcas )..."; tampoco la ratio petendi se funda al amparo de lo dispuesto en los arts. 87 y 88 de la vigente Ley de Marcas -respecto a lo que se denomina T-IX de la competencia desleal- por la sencilla razón de que la pretensión se basa en sustancia en la publicidad desleal del art. 6º de la Ley 11 de noviembre de 1988 , que dice así: "Es publicidad desleal la que por su contenido... provoca el descrédito de una persona en punto a sus productos" y por ello la Sentencia recurrida no aprecia la existencia de competencia desleal, ya que en su línea de razonamiento sólo se califica de desleal la publicidad inserta en los anuncios del diario "Las Provincias"; subrayando la Sala que en todo el recurso no se ataca exprofeso y taxativamente esa deslealtad publicitaria núcleo de la controversia; calificativo de publicidad desleal emitido por la Sala a quo en virtud del art. 6º de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 . que como es sabido es una especie en que se diversifica la publicidad ilícita -expresamente suplicada en la demanda- según su art. 3º ; todo lo cual produce, con el fracaso del motivo, la desestimación del recurso, con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, cu nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "J.S. Distribuciones, S.A.", contra la Sentencia pronunciada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 18 de mayo de 1992 , condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y a su tiempo comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Eduardo Fernández Cid de Temes Luis Martínez Calcerrada Gómez Antonio Gullón Ballesteros Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Luis Martínez Calcerrada Gómez, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma certifico.