STS, 21 de Mayo de 1994

El Procurador don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don Cesar , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada", sobre cesación de marca, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que: 1. Se condene a la sociedad demandada a cesar de inmediato en el uso de la denominación "La Prosperidad", retirando todos los carteles, rótulos, membretes y enseñas que contengan dicho signo. 2. Se condene asimismo a la sociedad demandada a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia. 3. Se condene a la sociedad demandada al pago de las costas ocasionadas por este procedimiento.

Admitida la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos la Procuradora doña Concepción del Rey Estévez, en su representación, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que desestimando por completo la demanda, absolviendo de la misma libremente a su representado, sin que se tenga por cesar en el uso del rótulo de establecimiento "Cafetería Prosperidad", coa imposición de las costas causadas por su evidente temeridad a los demandantes.

Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las parles para conclusiones.

El Magistrado-Juez de Primera Instancia dictó sentencia en fecha 4 de diciembre de 1989 , cuyo Fallo es el siguiente: "Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don Cesar , contra "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada", representada en autos por el Procurador Sr. Rey Estévez, debo absolver absuelvo ala demandada, de la pretensión deducida y todo ello con expresa imposición en costas a la parte actora.

Apelada la Sentencia de Primera Instancia, la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 14 de mayo de 1991 , cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don Cesar , debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de esta capital, haciendo expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante".

El Procurador don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don Cesar , interpuso recurso de casación con apoyo en cinco motivos, de los cuales, el primero y segundo le fueron inadmitidos por esta Sala: Tercero. Por infracción de la disposición final primera de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 , al amparo del art. 1.692, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuarto . Por infracción del art. 124.1 del Estatuto de Propiedad Industrial , que determina las prohibiciones de registro de marcas por identidad o semejanza fonética "gráfica con otro distintivo prioritario, y por el cauce del art. 1.692.5 de la Ley Procesal. Cuarto . Por infracción de los arts. 10 y 123 del Estatuto de Propiedad Industrial , y jurisprudencia que los interpreta y desarrolla (Sentencias de los Tribunales Supremos de esta Sala, de 27 de enero de 1948 y 4 de mayo de 1955 ), que define los efectos jurídicos del registro de una marca y las acciones judiciales derivadas del mismo, también a través del art. 1.692, apartado 5 de la Ley de Trámites .

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para "celebración de la vista, el día 4 de mayo de 1994.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Francisco Morales Morales

Fundamentos de Derecho

Los presupuestos tácticos, que nadie cuestiona, de los que ha de partirse son los siguientes:

1. Don Cesar es titular de la marca "La Prosperidad", núm. 832.082, registrada para "los servicios de cafetería, bar mesón". 2 La entidad "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada", es propietaria de un bar-cafetería, en Madrid, con el rótulo "Cafetería Prosperidad". Con base en los referidos hechos, don Cesar

, en 8 de marzo de 1989, promovió contra "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada", el proceso de que este recurso dimana, en el que, con invocación de los pertinentes arts del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 1930 postuló se dicte sentencia por la que: 1. Se condene a la sociedad demandada a cesar de inmediato en el uso de la denominación "La Prosperidad", retirando lodos los carteles, rótulos, membretes y demás enseñas que contengan dicho signo. 2. Se condene asimismo i la sociedad demandada a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia". En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó Sentencia de la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que confirmando la de primera instancia, desestimó la demanda y absolvió a la demandada de todos los pedimentos de la misma. Contra la referida Sentencia de la Audiencia, el demandante don Cesar ha interpuesto el presente recurso de casación a través de cinco motivos (aunque a los dos últimos les da el mismo núm.). de los cuales el primero y el segundo fueron inadmitidos por esta Sala, en su momento.

Aunque, por la serie de abstractas especulaciones en que se extiende no resulta tarea fácil descubrir la verdadera rutin dccidrndi que la sentencia recurrida utiliza para resolver el concreto lema litigioso, no obstante la simplicidad del mismo, parece que su pronunciamiento desestimatorio de la demanda lo basa, sustancialmente, en los siguientes argumentos, que extraemos (en cuanto parecen ser los fundamentales) de su extensa y confusa fundamentación jurídica que "En el presente caso no existen pruebas de que el demandado haya intentado aprovecharse o se haya aprovechado del nombre "La Prosperidad" aplicado a bares o cafeterías, de las ventajas de dicho nombre en el mercado del ramo..." en que: -A ello debemos añadirla cuestión de la semejanza entre la expresión gráfica registrada y el rotulo del establecimiento del demandado, pero basta observar una y otra para comprobar que no existe el menor parecido entre ellos" en que "... en esta ciudad de Madrid existe un barrio llamado desde hace mucho tiempo "La Prosperidad" y dentro del mismo una plaza céntrica, también llamada así, y en ella cabalmente radica la cafetería referida lo que parece indicar una cierta disponibilidad del nombre dentro de esa referencia topográfica. De ello pudiéramos deducir que es muy escasa la capacidad de lucro que pueda generar la marca registrada para el demandado, mientras que parece clara una intención localizadora lógica y legítima en la denominación del establecimiento hacia su público normal, lo que reafirma la ausencia subjetiva y objetiva de aprovechamiento de la novedad del actor" (fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida); en que "... no basta el mero acceso al Registro de la Propiedad Industrial para lograr una posición de dominio en el mercado, cerrando, con ello, el paso a los intereses de los empresarios del mismo ramo, sobre lodo sí ello va en perjuicio de los consumidores" (fundamento cuarto de la mismasentencia); en que: "No obstante, la no discutida existencia de una marca registrada, que supone siempre un privilegio de exclusiva para el titular en relación con el producto, servicio o actividad registrados obliga al juzgador a profundizar en un intento de que la institución del Registro de la Propiedad Industrial despliegue los efectos de la función que le es propia. Queda sin probar, sin embargo, además de los puntos antes aludidos, el hecho básico de que el demandado haya obtenido un lucro o beneficio que con seguridad no hubiese obtenido de no haber utilizado la denominación "La Prosperidad', para su establecimiento o la evidencia de que de haberse llamado de otro modo no hubiese alcanzado aquellos" (fundamento jurídico quinto íntegro de la citada sentencia); y concluye su difusa y sorprendente motivación en los siguientes términos: "Y en relación concreta con nuestra legislación, debe ponerse de relieve que el art. 31 de la Ley de Marcas, 32 de 1988, de 10 de noviembre que enumera los efectos del registro de marca, exige entre otros requisitos de las acciones en favor del titular registral que la semejanza puede (sic) inducir a errores. En el 33 contiene entre otras excepciones a la exclusividad el uso de buena fe entre otras, de la procedencia geográfica, exigiendo el 88.a) la capacidad de crear confusión respecto del establecimiento. Ninguno de esos supuestos aparece probado en este juicio, como ya se ha expuesto anteriormente lo que, unido a la escasísima descripción identificadora y diferenciadora de la especialidad o novedad en el servicio o producto, deja muy poco margen para entender cuál es el terreno del privilegio exclusivo. En base a todas las razones anteriores y a esta falta de precisión procede, confirmando la sentencia recurrida, desestimar la acción ejercitada" (fundamento jurídico sexto y último -aparte el de las costas-, íntegro, de la sentencia recurrida.).

Por el motivo tercero (los dos primeros fueron inadmitidos, como ya se tiene dicho), con sede procesal en el ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), se denuncia "infracción de la disposición final primera de la ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 ", que el recurrente hace consistir, en esencia, en que, para resolver el presente asunto litigioso, la sentencia recurrida ha aplicado la citada Ley de Marcas, la cual no se hallaba vigente, dice, en la fecha de iniciación de este proceso, que, además, se refiere a hechos ocurridos con anterioridad a dicha fecha. Como acertadamente afirma el recurrente, la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988 , que es la que, al parecer, aplica la sentencia recurrida para resolver el tema objeto de litigio (según se desprende de su fundamento jurídico sexto, anteriormente transcrito, que es el único que contiene cita de preceptos legales), no se hallaba vigente en la fecha de presentación de la demanda iniciadora de este proceso (8 de marzo de 1989). Al encontrarse aquélla en situación de vacatio legis, pues su disposición final primera señaló su entrada en vigor "a los seis meses de su publicación, y ésta tuvo lugar en el "Boletín Oficial del Estado" del 12 de noviembre de 1988, lo que determinó que el día inicial de su vigencia fuese el 12 de mayo de 1989, mientras que este proceso fue iniciado, repetimos, en marzo de 1989 y, además, se refería, lógicamente, a hechos anteriores a esta última fecha, por lo que la normativa aplicable para resolver el caso litigioso debe ser la vigente en la repetida fecha de iniciación del proceso, que era el Estatuto de la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 1930 (al que no se refiere para nada la sentencia recurrida), todo lo cual ha de llevar al acogimiento, en principio, del expresado motivo, si bien su trascendencia casacional (en cuanto a la estimación del recurso) ha de entenderse, no obstante, supeditada a que con base en dicha legislación aplicable, proceda la revocación del fallo recurrido (lo que será casacionalmente determinado mediante el examen de los dos motivos siguientes), pues de no ser así la acogida que acaba de hacerse del referido motivo (en Tos estrictos términos en que viene planteado) devendría inoperante, ya que es reiterada doctrina de esta Sala 1ª de que no procede la estimación del recurso, cuando haya de mantenerse el fallo de la sentencia recurrida, aunque sea por otros razonamientos jurídicos distintos de los que ésta tuvo en cuenta (Sentencias de 23 de marzo y 9 de septiembre de 1991. y 13 de febrero de 1992 , por citar algunas).

Por el motivo cuarto y por el siguiente al mismo (al que, por evidente error mecanográfico relaciona también bajo el núm. cuarto y que, para poder distinguirlo del que le precede, denominaremos "cuarto bis"), con la misma residencia procesal (los dos) que el ya examinado, se denuncian sendas infracciones del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (en el cuarto ) y de los arts. 10 y 123 del mismo Estatuto y jurisprudencia que los interpreta y desarrolla (en el que hemos llamado cuarto bis), si bien este último lo divide en dos partes, de la segunda de las cuales, por referirse específicamente al tema de la indemnización de daños y perjuicios, nos ocuparemos más adelante con la debida y exigible separación. En los alegatos integradores de dichos motivos (excluida, como ya se ha dicho, la segunda parte del cuarto bis), el recurrente aduce, en esencia, la imposibilidad legal de convivencia de dos signos distintivos idénticos o semejantes que amparen los mismos productos o servicios y el consiguiente derecho del titular de una marca registrada a impedir el uso por un tercera de otro signo distintivo (marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento), en "que se den las expresadas identidades con aquélla. Para el examen y adecuada resolución de los expresados motivos cuarto y primera parte del cuarto bis, cuyo estudio conjunto viene determinado por la unicidad de su designio impugnatorio, han de tener en cuenta las consideraciones que a continuación se exponen: 1. Es doctrina "esta Sala (Sentencias de 4 de abril de 1991, 14 y 22 de octubre de 1992 ), la de que el estudio comparativo acerca de la identidad o semejanza de los signos distintivos enpugna, que, en principio, es competencia de los órganos de la instancia, puede ser sometido a revisión casacional cuando la conclusión por aquéllos obtenida sea contraria al buen sentido y adecuado criterio de racionalidad jurídica aplicable al caso debatido, supuestos excepcionales éstos que se dan en el presente tema litigioso, pues carece del mas elemental sentido gramatical y jurídico afirmar (como parece hacer la sentencia recurrida) que "no existe el menor parecido entre ellas" (se refiere a la marca registrada y al rótulo de establecimiento objeto del litigio), cuando entre ambos signos, que son exclusivamente denominativos, pues carecen de elemento gráfico alguno que los caracterice, y cuyas denominaciones son "La Prosperidad" (en la marca) y "Prosperidad" (en el rótulo), existe no ya semejanza, sino una plena y total identidad fonética, pues el artículo determinado que precede a la primera carece de entidad suficiente para poder constituir un elemento diferenciador entre ambos, así como tampoco la tiene la mera y simple línea recta horizontal que hay debajo de la marca, a lo que ha de agregarse que también concurre dicha absoluta identidad entre los servicios amparados por la referida marca registrada, que lo fue, conforme al número o clase 42 del nomenclátor, para los servicios de "cafetería, bar, mesón", y el que se pretende cobijar bajo el mencionado rótulo, que se refiere, precisamente, a una cafetería. 2. El ámbito de protección legal de toda marca registrada, además de su propio aspecto positivo (ius utendi), tiene otro negativo (ius probendi). con arreglo al cual el titular de la misma se halla investido de un pleno derecho, que ha de serle reconocido en lodo caso, a oponerse al uso por un tercero de un signo distintivo (marca, nombre comercial o rótulo) que por la identidad o semejanza fonética o gráfica con aquella, suponga una evidente confundibilidad con los productos o servicios amparados por la marca registrada, como es el caso que nos ocupa, dadas las dichas identidades, tanto de denominaciones, como de servicios, sin que el hecho de que el expresado nombre sea el mismo que el de la plaza en que se halla ubicada la cafetería de la entidad demandada, pueda ser considerado como razón suficiente para enervar el referido ius prohibendi, al no poder incardinarse la palabra "Prosperidad" en la exclusión que para las marcas individuales, contempla el núm. 6 del Estatuto de la Propiedad Industrial, por no ser dicha palabra una denominación geográfica, ni regional, pese a lo que parece querer apuntar la sentencia recurrida en su difusa argumentación jurídica. 3. El art. 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial , prohibe expresamente la registraron y, por tanto, también el uso de un rótulo de establecimiento que no se distinga suficientemente de una marca registrada, como es el caso debatido, según ya se tiene dicho. Todas las consideraciones anteriormente expuestas han de llevar a la estimación de los expresados motivos cuarto y primera parte del cuarto bis con la consiguiente prohibición de uso del rótulo de la cafetería de la entidad demandada, a cuya misma conclusión habría de llegarse si, por hallarse vigente en la fecha de incoación del proceso la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988. se hubieran tenido en cuenta sus arts . 1, 12.1.a), 30, 31.1, 35, 36 y 86, que serían los correctamente aplicables, y no los que de la misma cita genéricamente la sentencia recurrida en su fundamento jurídico sexto (anteriormente transcrito en su integridad), el último de los que cita -concretamente el 88- había sido, además, antes de la fecha de la sentencia, expresamente derogado por la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia desleal.

En la segunda parte del motivo cuarto bis y denunciando infracción del art. 123.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial , el recurrente aduce, en esencia, que también tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que se derivan, viene a decir, del mero uso indebido que la entidad demandada ha venido haciendo del ya dicho rótulo de su cafetería. La expresada segunda parte del referido motivo no puede tener favorable acogida, ya que es doctrina de esta Sala 1ª de que no puede condenar se a un resarcimiento de daños o perjuicios si éstos no se han probado y que si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por probados en su existencia (Sentencia de 21 de abril de 1992 ) y, en el presente caso, no se ha acreditado ésta en absoluto, no obstante incumbir al actor reclamante la carga de su prueba (Sentencias de 6 de mayo de 1960,11 de marzo de 1967, 5 de marzo de 1992 , entre otras), todo lo cual conduce, como ya se ha dicho, a la desestimación de esta segunda parte del motivo cuarto bis.

El acogimiento del motivo cuarto y de la primera parte del cuarto bis, con las consiguientes estimación del recurso, y casación y anulación de la sentencia recurrida, obligan a esta Sala a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate (núm. 3 del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), lo que, con base en los razonamientos expuestos en los dos fundamentos jurídicos anteriores de esta resolución, ha de hacerse en el sentido de que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Cesar , procede condenar a la demandada, "Santa Susana, Sociedad Cooperativa Limitada" a cesar de inmediato en el uso del rótulo "Prosperidad" con el que distingue la cafetería de su propiedad, a la que se refiere este litigio, retirando todos los membretes, carteles y enseñas que contengan dicho signo distintivo, debiendo ser absuelta de los demás pedimentos de la referida demanda; no procede hacer expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias, ni de las del presente recurso de casación y debe devolverse al recurrente el depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,FALLAMOS:

Que estimando el presente recurso, interpuesto por el Procurador don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de don Cesar , ha lugar a la casación y anulación de la recurrida Sentencia de fecha 14 de mayo de 1991, dictada por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid , en el proceso a que este recurso se refiere (Autos núm. 295/1989. del Juzgado de Primera Instancia, núm. 6 de Madrid ) y, en sustitución de lo resuelto en dicha sentencia, esta Sala acuerda que, estimando parcialmente la demanda formulada por don Cesar , debemos condenar y condenamos a la entidad demandada "Santa Susana. Sociedad Cooperativa Limitada", a cesar de inmediato en el uso del rótulo de Prosperidad con el que distingue la cafetería de su propiedad, a la que se refiere este litigio, retirando todos los membretes, carteles y enseñas que contengan dicho signo distintivo, y debemos absolverla y la absolvemos de los demás pedimentos de la referida demanda; sin expresa imposición de las costas de ninguna de las dos instancias, ni de las del presente recurso de casación; devuélvase al recurrente el depósito constituido; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda.-Rubricados.

Publicación; Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Bazaco Barca.-Rubricado.