STS, 29 de Abril de 1987
| Ponente | Ramón López Vilas. |
| Procedimiento | Juicio especial de la propiedad Industrial. |
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 1987 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la villa de Madrid, a veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y siete.
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio sobre nulidad de marca, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia del número tres de los de la misma, cuyo recurso fue interpuesto por don Cándido Jesús Fernández Salazar, representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo y asistido del Abogado don Enrique Alonso Yagüe, en el que es recurrida la entidad Calzaturificio F. Lli Danieli S.P.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Paulino Monsalve Gurrea y asistida del Abogado don Francisco Montero Vila, y don Jesús Meoz Ruesta no personado.
Por el Procurador don Marcial José Bibián Fierro, en nombre de «Calzaturificio F. Lli Danieli S.P.A.», y mediante escrito que por reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia del número 3 de los de Zaragoza, se dedujo demanda contra don Jesús Meoz Ruesta y don Cándido Jesús Fernández Salazar, sobre nulidad de marca, y en cuya demanda se alegó: que la actora, de nacionalidad italiana, usa como marca para distinguir sus productos de denominación «Diadora» entre cuyos productos pueden citarse calzados deportivos de toda clase, bolsas, pelotas de fútbol, chandals, camisetas, slips, etc. y para tener reservada la exclusiva de utilización de la indicada denominación por ella creada y usada, acudió al Registro de la Propiedad Industrial; que la actora tuvo conocimiento de que en España, donde vende sus productos existían y existen en el mercado productos «Diadora» no fabricados por ella y después de averiguaciones llegó en conocimiento de que el demandado don Jesús Meoz Ruesta, había solicitado y obtenido del Registro varias marcas «Diadora», que después cedió al otro demandado don Cándido Jesús Fernández Salazar. Alega los fundamentos de derecho que estima pertinentes y termina suplicando se dictase sentencia declarando nulas, sin efecto ni valor alguno las inscripciones de las marcas citadas en la demanda y se ordene la anulación de las inscripciones correspondientes en el Registro de la Propiedad Industrial, con costas a los demandados.
Admitida la demanda y emplazado el demandado don Cándido Jesús Fernández Salazar, compareció en los autos en su representación el Procurador don Luis del Campo Ardiz, quien contestó la demanda, oponiéndose a la misma, y alegando: que no es cierto que la actora use en España como marca la denominación «Diadora» para distinguir los productos que dice, ni que tenga en nuestro país registro alguno para la distinción de los mismos; que tampoco es cierto que sea la creadora en Alemania de la marca internacional número 313.104, denominada «Diadora», el 13 de mayo de 1966; que la presunta creadora de dicha marca internacional en la expresada fecha fue la sociedad alemana Wilh Bleyle Komanditgesellschaft, y esta misma sociedad fue quien solicitó protección en España que le fue concedida en 15 de abril de 1969, para distinguir exclusivamente «calzados»; más tarde el 10 de junio de 1982, la indicada sociedad alemana transfirió su marca internacional a la hoy demandante; por tanto, los derechos de la sociedad actora, sobre la marca número 313.104, data de esta última fecha; que la marca «Diadora» no es mundialmente conocida y su conocimiento en España es debido a la propaganda hecha por este demandado como titular de las marcas nacionales números 895.518, 895.873 y 895.874, cuya protección registral se remonta al año 1978; que las marcas, o mejor dicho su nulidad, prescribe a los tres años desde su registro. Invocó los fundamentos de derecho que creyó oportunos y terminó suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda, con costas a la parte actora.
Unida a los autos las pruebas practicadas, se remitieron los autos a la Audiencia Territorial de Zaragoza, dictándose por su Sala de lo Civil, sentencia con fecha 3 de julio de 1984, por la que declarando haber lugar a la demanda declaró nulas en sentido absoluto, sin efecto ni valor alguno en derecho de las inscripciones regístrales, con imposición de costas a los demandados.
Por la Procuradora doña María del Carmen Feijoo Heredia, a quien posteriormente sustituyó su compañero don Eduardo Codes Feijoo, en nombre de don Cándido Jesús Fernández Salazar, se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación por infracción de ley, al amparo de los siguientes motivos:
Autorizado por el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la sentencia recurrida infringe, por interpretación errónea, el artículo 14, párrafo primero en relación con el artículo 124, apartado 1.° del Estatuto Propiedad Industrial; que la buena fe exigida por el citado articulo 14, se presume y no puede negarse a quien solicita la inscripción de una marca en el Registro Industrial, se somete a un expediente previo, con llamamiento a posibles terceros perjudicados y acata la resolución del Organismo competente; el justo título exigido es el certificado de inscripción, y a mayor abundamiento, en el presente caso, la escritura de cesión de las marcas naciónales del primer titular; se citan por la parte recurrente las sentencias de 14 de febrero de 1969 y 18 de febrero de 1977.
Amparado por el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la sentencia recurrida infringe, por aplicación indebida, el artículo 124, párrafo 1.°, del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 118, 130, párrafos primero, segundo, tercero y quinto y 144, apartado 2.° del mismo Texto Legal; que una marca se concede para distinguir uno o varios productos, pero siempre comprendidos en la misma clase del Nomenclátor Oficial de Marcas; y para cualquier modificación o ampliación de los productos para los que fue concedida la marca ha de tramitarse como nuevo expediente, con las reglamentarias publicaciones en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con llamamiento a las oposiciones que puedan formularse por quienes se consideren perjudicados y la posterior resolución del Registro de la Propiedad, que en su caso, habrá de otorgar el correspondiente título de inscripción.
Admitido el recurso por la Sala y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el día 22 de abril del corriente año.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Ramón López Vilas. Fundamentos de Derecho
La Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza en su sentencia ahora recurrida sostiene que el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial no es aplicable al caso cuestionado, pues la consolidación que en él se contempla se refiere al conflicto entre un usuario extrarregistral prioritario y el titular de la marca posteriormente registrada, dándose en el caso presente, al entender de la propia Audiencia, identidad entre los signos distintivos y similitud entre los productos que inducen a confusión al público consumidor de los mismos; confusión que aparece en el término «calzados», en el que están comprendidos «todas las especies del mismo, como los deportivos, los de montañismo o tenis y todos los productos amparados o protegidos por las marcas que se impugnan, que son para el deporte y adquiridas por los mismos usuarios (esfera comercial idéntica)».
Frente a dicha tesis la parte recurrente y en su día demandada formula el presente recurso de casación articulado en dos motivos amparados ambos en el antiguo número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciando en el primero de ellos la infracción, por interpretación errónea, del artículo 14, párrafo primero en relación con el artículo 124, apartado primero del Estatuto de la Propiedad Industrial. En síntesis, a juicio del recurrente, las marcas que tiene registradas se han consolidado, por virtud del artículo 14 del Estatuto, a los tres años de su concesión pues del mentado artículo 14 se desprende que hay una «atribución de la propiedad cuando la marca subsiste registrada por un plazo superior a esos tres años». Dicho motivo ha de ser desestimado porque en el caso de autos no se discute la aplicación del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad industrial a un supuesto de enfrentamiento entre el usuario extrarregistral prioritario y el titular de la marca inscrita con posterioridad hipótesis que del relato de los hechos resulta que no es la del presente litigio sino que se polemiza sobre la aplicación del artículo 14, o lo que es lo mismo, la figura o efecto de la consolidación a una colisión entre marcas registradas, estando en concreto en presencia, por un lado, de marca internacional notoria, prioritariamente inscrita por la Sociedad extranjera, pero sólo para calzados y por otro, marcas posteriormente inscritas por el demandado recurrente en casación para otros artículos de deporte. Frente a la tesis tradicional y bien conocida de que la consolidación no se produce en el conflicto entre marcas registradas, la más reciente doctrina especializada admite incluso la extensión de los efectos del artículo 14 del Estatuto al conflicto entre marcas registradas, pero siempre con los siguientes efectos: a) Si se está ante un supuesto de simple confundibilidad (es decir, los signos enfrentados son semejantes y los productos idénticos o similares) opera la consolidación en favor del titular de la marca posteriormente inscrita, si pasan tres años con total inactividad del titular de la marca anteriormente registrada; y b) En cambio si los signos son idénticos o cuasiidénticos y los productos idénticos o similares no cabe la repetida consolidación. Y ocurre que en el caso presente los signos son idénticos (Diadora), razón por la cual ni aun desde esta perspectiva doctrinal más avanzada cabría admitir en este punto la tesis de la parte recurrente contenida en el primer motivo, que, como ya se ha dicho, queda así desestimado.
También debe decaer el segundo motivo del recurso en el que, igualmente al amparo del antiguo número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurrente denuncia la infracción, por aplicación indebida, del articulo 124, apartado primero, del Estatuto en relación con los artículos 118. 130, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, y 144, apartado segundo del mismo Texto legal. A juicio del recurrente hay identidad denominativa, pero los productos de que se trata son distintos: calzados, por un lado, y bolsas de deporte, chandals, balones, etc., por otro. Frente a tal planteamiento lo que hay que decidir es si los productos en cuestión son o no similares, debiendo recordarse al efecto que inicialmente se registra Diadora para calzados, utilizando dicha denominación el titular de la marca internacional prioritaria también para calzados deportivos. Cierto es que consultando y contemplando el Nomenclátor oficial pertenecen a clases diferentes tal como la parte demandada y hoy recurrente sostiene, pero ello no es óbice para entender y estimar que este es un dato más a valorar y ponderar, en combinación o conjunción con otros varios, como pueden ser la notoriedad de la marca (que afirma la Sociedad italiana demandante y ahora recurrida), o la consideración del público al que van dirigidos los artículos de que se trata en el presente conflicto: el usuario del artículos de deporte. Y es desde esta prevalente perspectiva desde ¡a que hay que acentuar la protección debida a los potenciales destinatarios de aquéllos y que, ciertamente, podrían ser inducidos a confusión si existieran dos marcas Diadora, pertenecientes a distintos titulares, para distinguir, cada una de ellas, una determinada clase de artículos deportivos, razón por la cual hay que concluir afirmando como ya se ha hecho la reciente Sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1986 en litigio similar entre los mismos contendientes, la evidente similitud de los productos en liza, lo que ha de provocar la desestimación de este segundo motivo del recurso. En conclusión, declarada la existencia de identidad de signos (Diadora) y similitud de productos (artículos deportivos en general) se llega a la convicción de que hay riesgo de confusión para el público consumidor al que van dirigidos aquellos, debiendo operar en consecuencia -como ha entendido la sentencia recurrida el número primero del artículo 124 del Estatuto, en relación con el 150 del mismo texto legal, procediendo por tanto la declaración de nulidad de las marcas e inscripciones regístrales de las que son titulares la parte demandada.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Cándido Jesús Fernández Salazar, contra la sentencia que con fecha tres de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, dictó la Sala de lo Civil de Audiencia Territorial de Zaragoza; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la que se devolverá el depósito indebidamente constituido; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales que remitió.
ASI por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Latour Brotóns. José Luis Albacar López. Ramón López Vilas. Alfonso Barcala Trillo-Figueroa. Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade. Rubricados.
Publicación: Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Ramón López Vilas, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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