STS, 25 de Octubre de 2005

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de noviembre de 1993, desestimada en recurso ordinario interpuesto contra otra de 6 de octubre de 1992, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 1.531.124 "VIAJES IBERIA", para designar productos de la clase 39ª del Nomenclátor internacional.

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad VIAJES IBERIA, S.A. y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO se presentaron escritos preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de octubre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, mediante escrito de fecha 13 de enero de 2003, manifiesta que no sostiene la referida casación, la recurrente (VIAJES IBERIA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 22 de noviembre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas de las sentencias que rigen los actos y garantías procesales, causantes de indefensión, en relación con el artículo 218 de la LEC. 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 9, 14 y 24 de la Constitución Española, en relación con la doctrina de las SSTS de 26 de enero de 1987, 30 de octubre de 1992, 25 de mayo de 2000 y 21 de julio de 2001.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 24 de la Constitución Española, en relación con las SSTS de 21 de julio de 2001, Disposición Final Tercera y art. 37 de a Ley de Marcas, de 17/2001, 7 de diciembre. 4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la doctrina de las SSTS de 20 de noviembre de 1981, y 26 de diciembre de 1990 y las en ella contenidas.

5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 9, 24 y 33 de la Constitución Española, en relación con el art. 12 de la Ley de Marcas de 1988 y la doctrina de diversas sentencias del Tribunal Supremo.

Terminando por suplicar sentencia estimando el recurso y confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por providencia de la Sala, de fecha 15 de junio de 2004, y antes de resolver sobre la admisión del recurso, se da traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso interpuesto por Viajes Iberia, S.A., al no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de la norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, trámite contestado por Viajes Iberia, S.A. e Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. mediante escritos de fechas 6 y 7 de julio de 2004 respectivamente, en los que manifestaron lo que a su derecho convino.

Por Auto de la Sala, de fecha 7 de octubre de 2004, se acuerda declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Viajes Iberia, S.A. en relación con los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto articulados al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, así como la admisión del recurso en relación con el motivo primero, fundado en el art. 88.1.c) de dicha Ley, ordenándose por providencia de 26 de enero de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se inadmita y en su caso desestimando y declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la recurrente.

Por providencia de fecha 28 de junio de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

La entidad VIAJES IBERIA S.A solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marcan nº 1.531.124 "VIAJES IBERIA", con gráfico -un arco de circunferencia formado por puntos que van de menor a mayor desde la letra I de la palabra "viajes" a la última I de la palabra "iberia"-, de la clase 39, para servicios propios de una agencia de viajes. Pese a la oposición formulada por la entidad IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. con su marca 861.625 de la misma clase y para los mismos servicios, la OEPM dictó resolución accediendo a la solicitud considerando que "la marca que nos ocupa, es titular, entre otros, del N.C. nº 13.029 VIAJES IBERIA y de las marcas nº 827.134/5 VIAJES IBERIA S.A. que distinguen los mismos servicios que pretenden distinguir la marca objeto del presente expediente, por ello, debe entenderse prejuzgado el caso que ahora nos ocupa".

Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid este dictó sentencia estimatoria, anulando el acto administrativo de la inscripción por no ser conforme a Derecho. Se basa el Tribunal en los siguientes razonamientos:

«"Para la resolución del presente recurso esta Sala no puede omitir los precedentes jurisprudenciales constituidos por dos Sentencias del Tribunal Supremo, ambas fechadas el 20 de julio de 2001, recursos números 3474 y 5979/1994, en las que se resuelve acerca del derecho de acceso al registro de dos marcas de la aquí coadyuvante, en concreto «Viajes Iberia Internacional», en las clases 42, servicios de hostelería, y 39, servicios de agencias de viajes, al igual que la actual.

La cuestión relativa a la prioridad registral de la solicitante por ser titular del nombre comercial «Viajes Iberia», es resuelta por el Alto Tribunal al decidir el último recurso de casación mencionado, interpuesto por "Viajes Iberia, S.A.", contra la Sentencia de esta misma Sección Novena que estimaba el recurso interpuesto por la aquí recurrente. El Tribunal declara:

"El primer motivo de casación articulado por el recurrente, alega, que la sentencia de instancia infringe el principio de prioridad registral y el de la igualdad, así como infracción de la jurisprudencia que cita porque no se concede la preferencia registral del nombre comercial nº 13.029 VIAJES IBERIA, S.A., y de las marcas inscritas nº 827.130 VIAJES IBERIA, clase 16; nº 827.131 VIAJES IBERIA, clase 39 y 827.132 VIAJES IBERIA, clase 42, respecto de las oponentes nº 861.617 IBERIA con gráfico clase 39 y 861.625 IBERIA, también con gráfico clase 39 propiedad de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A.. La tesis del recurrente no puede ser aceptada por la Sala, dado que la marca aspirante nº 1.228.978 VIAJES IBERIA INTERNACIONAL, para la clase 39, Servicios de una Agencia de Viajes, según consta en el expediente administrativo, no fue solicitada como derivada de las anteriores ya registradas, dado que se solicitó como marca principal haciendo la observación de que es propietaria del Nombre Comercial nº 13.029 VIAJES IBERIA, S. A., concedida y en vigor, pero sin pedirla como marca derivada como exige el artículo 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial que establece que se registrarán con el nombre de Marcas derivadas, las que se soliciten por el concesionario de otra, lo que no sucede en el caso de autos en que no se pide como marca derivada y por ello el Registro la concede como marca principal, cuando con arreglo a reiterada jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 19 de diciembre de 1995, 22 de marzo y 8 de noviembre de 2000) ha de pedirse como marca derivada cumpliendo la exigencia del artículo 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y por tanto al no haberse pedido así y al solicitar como principal la marca nº 1.228.978 en la que al Nombre Comercial se introduce el elemento Internacional, que lo hace diferente del nombre y marcas registradas, es indudable que no puede otorgarse la prioridad registral que se dice infringida y con ello la desestimación del motivo que examinamos".

Nada impide aplicar esta doctrina al presente supuesto, dado que, en todo caso, el derecho de prioridad nace en las condiciones que prevé el artículo 20.1 de la Ley de Marcas, es decir, desde el momento de la presentación de la solicitud, pero la extensión del beneficio de la prioridad de un nombre comercial o marca precedente tiene lugar en la hipótesis de ampliación de una marca anterior, contemplada en el artículo 19.2 del mismo texto legal, lo que no consta que aconteciera en este caso, donde la solicitud se evacuó en forma idéntica a como describe el Tribunal Supremo en su Sentencia.

[...] En lo relativo a la compatibilidad de la marca solicitada con las oponentes, señala la misma Sentencia:

"No ofrece duda a la Sala que el caso presente, a la marca aspirante nº 1.228.978 VIAJES IBERIA INTERNACIONAL, para proteger productos de la clase 39, Servicios de Agencia de Viajes, a la que se oponen como inscritas en el Registro las marcas nº 861.617 y 861.625 IBERIA, con gráfico para productos de la clase 39, Servicios de Agencias de Viajes, por lo cual nos encontramos ante un caso de identidad absoluta del vocablo IBERIA, núcleo identificativo de ambas marcas, pues los otros elementos de la marca aspirante VIAJES e INTERNACIONAL, son elementos comunes que carecen de fuerza diferenciativa para el público, y dado el carácter internacional de los viajes que presta Iberia, Líneas Aéreas de España, puede inducir al error de considerar a todas ellas como IBERIA y por tanto incurre en un supuesto de identidad absoluta en el supuesto del artículo 124.11º respecto del nombre comercial al que se le ha suprimido la leyenda Líneas Aéreas de España, S.A., y todo ello puede conducir a que también esta incurre en la prohibición del artículo 124 nº 13º, en cuanto que el aspirante, dado el carácter público y notorio de la marca IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, pretende aprovecharse del crédito y fama de las líneas aéreas españolas para ganar publicidad y fama de sus productos servicios de Agencia de Viajes, dada la identidad de productos de ambas, que puede ser aprovechada por el aspirante. Por todo lo expuesto, la Sala estima que la sentencia recurrida no infringe el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial en sus apartados 11º y 13º, en relación con el artículo 118 que diferencia las marcas y el artículo 150.2 del mismo, y además no infringe reiterada jurisprudencia de esta Sala que cita, y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos y con él, la totalidad del recurso".

Es inequívoco que, en línea a la doctrina jurisprudencial transcrita, la semejanza es superior si cabe en el presente caso en que la marca aspirante carece del término "Internacional", y el criterio legal adoptado por el Tribunal Supremo resulta totalmente vigente tras la promulgación de la Ley de Marcas".

Contra esta sentencia han interpuesto casación el Abogado del Estado y la entidad VIAJES IBERIA S.A. Ya ante esta Sala el primero manifestó su propósito de no sostener la aludida casación, mientras que el segundo formuló escrito de interposición con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, y cuya fundamentación sintética es la siguiente:

1. incongruencia extra petita porque la sentencia, lejos de analizar la comparación de las marcas enfrentadas, según los argumentos de las partes, decide aplicar dos sentencias del Tribunal Supremo, sin dar contestación a los motivos alegados por la demandante y los opuestos por la demandada, hoy recurrente (motivo primero);

2. el oponente no es titular exclusivo del signo IBERIA, pues se ha venido otorgando al solicitante desde hace muchos años y no puede implicar una dilución de sus derechos el que lo ostente una compañía que es notoria en el campo del transporte pero no en el de agencia de viajes. Su prioridad en el registro del signo lo que debió haber producido es el que se denegase a la oponente su inscripción (motivo segundo);

3. alega que la doctrina sentada en las sentencias de esta Sala que recoge el Tribunal de instancia ya no es aplicable con arreglo a la nueva Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, en el que las marcas derivadas ya no se encuentran reguladas ni permitidas. Ante ello resultaría que no podría obtener la marca derivada que ya tiene solicitada al impedirlo la nueva normativa (motivo tercero);

4. aplicación al caso de la doctrina del Tribunal Supremo conforme a la cual el derecho de preferencia de una marca excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después una marca que ofrece una semejanza rayana en la identidad con las marcas prioritarias (motivo cuarto);

5. cuando se le concedió el signo VIAJES IBERIA no estaba incurso en la prohibición del artículo 12 por lo que no puede limitársele su derecho de propiedad industrial mediante el desarrollo gráfico, artístico y ampliación a imágenes o productos complementarios de los anteriores, y previos a los derechos de la línea aérea, que no puede apropiarse del término "iberia" (motivo quinto).

Por auto de esta Sala de 7 de octubre de 2004 se declaró la inadmisión del recurso de casación en relación con los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional, por no ajustarse el escrito de preparación del recurso a lo que dispone el artículo 89.2, pues la recurrente no ha realizado el juicio de relevancia que las normas infringidas han tenido en el fallo. En consecuencia solo procede examinar el motivo primero, que se formuló al amparo del apartado c) del artículo 88.1, cuya admisibilidad si ha sido declarada por el mencionado auto.

El recurrente aduce incongruencia extra petita porque la sentencia, lejos de analizar la comparación de las marcas enfrentadas, según los argumentos de las partes, decide aplicar dos sentencias del Tribunal Supremo, sin dar contestación a los motivos alegados por la demandante y los opuestos por la demandada, hoy recurrente.

En relación con los motivos que consideran infringidos las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva y falta de motivación, debe recordarse la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 24 de abril de 2001, 10 de marzo de 2003 y las que en ella se citan), y la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia de 22 de febrero de 1999), conforme a las cuales "el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas".

No es necesario, por tanto, una argumentación que discurra paralela a las alegaciones de las partes, bastando con unos razonamientos que den cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal, sin que sea necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente en atención a las particulares circunstancias del caso una respuesta global aunque se omita contestar a alegaciones concretas, que pueden estar incluso contestadas implícitamente en los razonamientos del juzgador, de tal forma que a través de éstos pueda conocerse cuál ha sido el hilo conductor que le ha llevado a tomar su decisión.

De acuerdo con la anterior doctrina el motivo debe desestimarse ya que la indicada incongruencia no se produce. En efecto, los tres elementos base de la pretensión de la demanda fueron: inoperabilidad del precedente que representa la marca previamente inscrita por estar caducada, semejanza de los signos enfrentados y de los servicios que ambos amparan, y notoriedad de la marca opuesta. La parte demandada alegó que no se ha producido la caducidad por lo que persiste la preferencia de su anterior registro, la existencia de disparidad de los elementos enfrentados en el que el término "iberia" es inocuo y no puede ser apropiado por nadie, y la falta de notoriedad de la oponente en el campo de las agencias de viaje.

La sentencia recurrida resuelve estas cuestiones, aunque sea por referencia a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 20 de julio de 2001, que abordan los problemas suscitados por las partes. En ellas se declara la inoperabilidad del registro prioritario aunque sea por causa distinta a la alegada por el recurrente, y la semejanza entre marcas comparando términos similares a los actuales.

Partiendo de estos presupuestos, era innecesario resolver sobre la inexistencia de caducidad, pues, aunque ésta no se hubiese producido, la preferencia del registro del solicitante se descartaba por otras razones. Lo propio cabe decir respecto de la notoriedad, que era un elemento añadido a la semejanza, por lo que admitida ésta en cuanto a denominación y servicios, no era necesario acudir a la existencia o no de notoriedad, ya que con apreciar una sola de las prohibiciones -la del artículo 12 de la Ley de Marcas-, no era preciso acudir a otra, porque el efecto pretendido ya se había logrado.

Procede en consecuencia desestimar el recurso.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,