STS, 14 de Octubre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:5290 |
| Número de Recurso | 3250/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 3250/2005, interpuesto por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., representada por la Procuradora Doña Mª Isabel Campillo García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1556/2004 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 21 de octubre de 2004, recaída en el recurso nº 1613/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nacional denominativa nº 2.359.923 "NIKE SHOX"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de agosto de 2002, que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de noviembre de 2001, que denegó la inscripción de la marca nacional denominativa nº 2.359.923 "NIKE SHOX", para productos de la clase 25ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de abril de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (NIKE INTERNATIONAL, LTD.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 15 de junio de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de las que se contienen en el art. 33.1 de la LJCA y en el art. 359 de la LEC en relación con el art. 24.1 de la CE, en que se incurre por la sentencia recurrida, por razón de falta de motivación y pronunciamiento sobre cuestiones fundamentales planteadas en apoyo de la pretensión estimatoria del recurso contencioso-administrativo, causante de indefensión y vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, denunciando en concreto la infracción del art. 26 de la Ley de Marcas de 1988, en relación al interés legítimo para oponerse a la marca NIKE SHOX, así como de la jurisprudencia que establece que dichas cuestiones pueden ser resueltas por la jurisdicción contenciosa-administrativa.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretando la misma en la infracción, por aplicación indebida, del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia interpretativa del citado precepto aplicable para resolver la presente controversia.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del mismo, casando y anulando la sentencia recurrida y emitiendo en su lugar la procedente en Derecho y concediendo a la recurrente la marca nº 2.359.923 "NIKE SHOX" para calzado (sobre el que NIKE ostenta ya la marca nº 903.977). Interesando mediante otrosí que es necesario la celebración de vista pública, al mismo que acompaña diversos documentos.
Por providencia de la Sala, de fecha 8 de mayo de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 30 de mayo de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 6 de julio de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de febrero de 2008. Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2008, la representación procesal de NIKE INTERNATIONAL LTD. solicita de la Sala el aplazamiento de la deliberación, votación y fallo del recurso, toda vez que por las partes litigantes se está intentando llegar a un Acuerdo de Transacción que ponga fin al "Caso Nike". Por providencia de la Sala, de fecha 19 de febrero de 2008, se acuerda dar traslado del referido escrito a la Administración del Estado a fin de que alegue lo que a su derecho convenga, sin que por el Abogado del Estado se haga manifestación alguna.
Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2008, la representación procesal de NIKE INTERNATIONAL LTD. aporta como documento el Acuerdo Transaccional alcanzado por la recurrente y la Entidad MUSWELLBROOK LTD, en el que se reconoce el mejor derecho de NIKE INTERNATIONAL LTD. al registro en España de marca NIKE para, entre otras, las clases 18, 25 y 28 del nomenclátor y se obliga a renunciar a la oposición que en su momento formuló ante la OEPM contra la solicitud de marca española de la recurrente objeto del presente recurso, con base en la luego caducada marca 88.222, interesando se dicte sentencia estimatoria del recurso del presente recurso de casación en la que, con revocación de la sentencia dictada en fecha 21 de octubre de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1613/02, se dicte en su lugar otra estimatoria de dicho recurso, en la que, con revocación de las resoluciones recurridas de la OEPM, se acuerde y así se ordene a la OEPM la inscripción a favor de NIKE INTERNATIONAL LTD de la marca española nº 2.359.923 "NIKE SHOX" para distinguir "calzado" en clase 25.
El Procurador Don Óscar García Cortés, mediante escrito de fecha 7 de abril de 2008, se persona en nombre y representación de la Entidad MUSWELLBROOK LTD, en virtud de la copia de poder que se acompaña, suplicando a la Sala lo tenga por personado en las mismas, y conforme al Acuerdo alcanzado entre los litigantes, cuya copia se adjunta, se tenga por allanado en nombre de MUSWELLBROOK, LTD., a lo pretendido por NIKE INTERNATIONAL LTD, y dicte sentencia estimatoria del presente recurso de casación, en la que se revoquen la sentencia y las resoluciones administrativas objeto del mismo, acordando en su lugar, la concesión a la recurrente del registro de su solicitud de marca española nº 2.359.923 "NIKE SHOX" para "calzado" en clase 25, librando el correspondiente mandamiento al efecto a la OEPM.
Dado traslado al Abogado del Estado, por el mismo no se hace alegación alguna.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas, por resolución de 5 de noviembre de 2001 denegó la marca nº 2.359.923 NIKE SHOX, de la clase 25 para "calzados". Esta resolución fue confirmada por la de 8 de agosto de 2002 por entender que concurrían los supuestos aplicativos el artículo 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por NIKE INTERNACIONAL LTD, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó, con base en que "el término diferenciador de ambas marcas es NIKE, y que registralmente el titular actual de la marca nº 88.222 es MUSWILLBROOK LIMITED, lo que le otorga legitimación y ello sin perjuicio de las acciones legales que pudiera ejercitar CONFECCIONES NIKE, S.L. para anular la posterior cadena de transferencias por doble venta".
Contra esta sentencia ha interpuesto recurso de casación la entidad NIKE INTERNATIONAL LTD, con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se aduce por la entidad recurrente, en su primer motivo de casación, quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, al no resolverse las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación.
El motivo debe ser estimado, habida cuenta de que la escueta sentencia, aunque si resuelve acertadamente sobre la legitimación de la parte demandada, no se pronuncia sobre una serie de cuestiones que fueron objeto del litigio y que hubieran merecido un más profundo análisis por parte del juzgador con el fin de cumplir el mandato legal del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional, que le impone resolver todas las cuestiones planteadas por las partes en sus escritos.
Aunque la apreciación hecha por la sentencia de que el elemento preponderante en ambas marcas era NIKE, lo que podía eximirle de tratar otras cuestiones relativas al examen de las restantes diferencias entre ellas, sin embargo, nada se dijo sobre la diferencia de los campos aplicativos de las marcas enfrentadas, el renombre de la marca NIKE de Nike Internacional Ltd,, la doctrina de la Sala 3ª del Tribunal Supremo sobre dicha marca, cuestiones todas que hubieran podido influir en el sentido del fallo, y que generan el defecto de incongruencia, que llevan a la estimación de este motivo del recurso, debiendo esta Sala resolver el recurso en los términos en que ha sido planteado el debate, conforme establece el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca solicitada con los siguientes argumentos:
"Por existir entre los distintivos enfrentados, NIKE SHOX y las marcas NIKE, SHOOX y X-SHOX, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Así respecto de la marca 88.222 NIKE, el recurrente incorpora a su distintivo un signo preexistente y perteneciente a distinto titular lo que puede generar entre los consumidores un inevitable riesgo de confusión al origen empresarial de los productos diferenciados con uno y otro signo. Respecto de las marcas SHOOX y X-SHOX, cabe decir que de la comparación entre la marca recurrida y la anterior SHOOX se deduce una identidad fonética y aplicativa que impide la pacífica convivencia entre ambos signos, lo mismo que ocurre con la marca X-SOXS al existir entre los mismos una semejanza fonética y aplicativa".
Esto lleva a examinar comparativamente los distintos enfrentamientos que realiza la Administración, con el fin de determinar si se da la incompatibilidad declarada por ella.
Empezando por la compatibilidad con la marca nº 88.222 NIKE ha de tenerse en cuenta la doctrina sentada por la sentencias de esta Sala de 3 de octubre de 2006 y 11 de octubre de 2007, conforme a las cuales la apreciación de conjunto de las marcas enfrentadas debe hacerse teniendo en cuenta que lo predominante en cada una de ellas. Sobre esta base, la última de las sentencias citadas, cuyo razonamientos aquí hay que dar por reproducidos, señaló en particular que:
[...] lo primero que debe destacarse en la contemplación de la marca número 88.222 (y en análogos términos, de la número 1.652.193) es la muy acentuada importancia de sus componentes gráficos. Este factor fue puesto de relieve en la sentencia de la Sala Primera de 28 de marzo de 2005 al subrayar que "[...] aunque, por lo general, prevalece el elemento denominativo, en el caso de la marca nº. 88.222 resulta a todas luces inconsistente considerar, como hacen sus titulares [...] más significativo - distintivo- el elemento mero-denominativo, máxime si se advierte que la figura que la integra no es una mera evocación abstracta, sino de una escultura muy famosa y muy visible -impactante-". En similares términos se pronunció esta Sala Tercera al resolver el recurso de casación número 7807/2002 por la sentencia, también citada, de 29 de julio de 2005. Afirmamos entonces y reiteramos ahora que en la marca 88.222 (y ello es extensible, de nuevo, también a la número 1.653.193) el uso del término "Nike" se encuentra indisolublemente unido al referido conjunto gráfico denominativo de la marca "decisivamente caracterizado por la imagen gráfica de la mencionada diosa griega".
Por el contrario, la marca solicitada es meramente denominativa, por lo que la comparación de ambos signos permite diferenciarlos de forma suficiente como para excluir que el signo aspirante pueda confundirse con el oponente, en el que tiene predominio el componente gráfico de la imagen de la Victoria de Samotracia, que convierte en elemento secundario la denominación "Nike". La falta de confundibilidad entre los signos releva de examinar otras cuestiones alegadas en la demanda, pues, aunque fueran rechazadas, siempre quedaría en pie el razonamiento de que no existe la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas.
Estas mismas conclusiones deben recogerse en el examen de comparación de las otras marcas opuestas en las que no aparece el término NIKE. La preponderancia de éste en la marca solicitada y el renombre de la marca del recurrente, conocida en todos los sectores del mercado, impiden que el consumidor medio confunda los signos en conflicto, pues el signo "nike" actuará como elemento más atractivo y predominante que desplazará a un segundo plano el otro elemento.
Debe por ello estimarse el recurso contencioso-administrativo, y declarar el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca solicitada.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3250/2005, interpuesto por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., contra la sentencia nº 1556/2004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) en fecha 21 de octubre de 2004, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1613/2002, promovido por la Entidad NIKE INTERNATIONAL, LTD., anulando las resoluciones recurridas y declarando el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca nº 2.359.923 "NIKE SHOOX"; sin expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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ATS, 25 de Mayo de 2010
...de capital por compensación de créditos, en relación con el art. 156.1 .b) y la doctrina jurisprudencial que contienen las SSTS de 14 de octubre de 2008 y 9 de octubre de 2008 . Ello es así por cuanto la sentencia recurrida omite que el texto del informe especial de Proaudit S.L. sigue pala......