STS, 15 de Noviembre de 1985

Que el Procurador don José Ignacio de San Pío Sierra en representación de don Rafael , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número cuatro demanda de proceso especial contra don Lucas , sobre impugnación de modelo de utilidad, estableciendo los siguientes hechos: Don Rafael presentó el cuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis solicitud de un modelo de utilidad con el título de "cama abatible perfeccionada» a la que correspondió el número doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho. El registro se concedió el día veinticinco de enero de mil novecientos setenta y siete, estando desde entonces en vigor y al corriente de pagos correspondiente. Es objeto del modelo un mecanismo de amortiguación de somieres para muebles cama, basado esencialmente en sendos cajetines gemelos aplanados fijados en los flancos internos del mueble, dotados de un escote por el que se engarzan los pivotes de sostén y giro del somier, conteniendo dichos cajetines una pluralidad de muelles helicoidales que aprovechan el movimiento basculante del somier, para que, al actuar aquéllos a consecuencia de sus variaciones de tensión, faciliten los movimientos de extensión y replegado del mismo, variaciones de tensión que son el resultado del alojamiento o acercamiento del punto con relación a un extremo del estribo. El treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho solicitó el propio don Rafael del Registro de la Propiedad Industrial la concesión de otro modelo de utilidad consistente en un dispositivo fijador y amortiguador desomieres a puertas abatibles de armarios, recayéndole el número doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta. Esa solicitud se concede por el Registro el día veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve, estando en la actualidad en vigor. El indicado registro, basándose en la invención anterior en cuanto al mecanismo de amortiguación de somieres consigue, variando la forma una simplicidad y sencillez al límite. El mecanismo retráctil va unido al eje del somier, por debajo, suprimiéndose los cajetines, mostrándose simplemente el eje en unas pequeñas orejas que se colocan con dos tornillos en los laterales interiores del armario. Que el demandado don Lucas , siguiendo el derrotero de copiar el trabajo inventivo de don Rafael , cuando ya éste había obtenido la concesión de sus modelos de utilidad, solicitó del Registro de la Propiedad Industrial modelo de utilidad para "elemento retentor de masas basculantes» con el número doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres, registro que se concedió a favor del demandado el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta. Que ese modelo es una copia de los modelos de don Rafael

, estando por tanto anticipado por dichos modelos. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y suplica que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de la concesión de registro del modelo de utilidad doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres así como la nulidad de la concesión de registro propiamente dicha y su cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial, condenándose al demandado a estar y pasar por tales declaraciones y a reseñar, depositar y precintar la total maquinaria que ha servido para la fabricación de la patente nula, en la fábrica que el demandado posee en Zaragoza, Carretera de Logroño kilómetro 1,700 a 2,100, todo ello con expresa imposición de costas al demandado por ser de precepto legal.

Que admitida la demanda y emplazado el demandado don Lucas , compareció en los autos en su representación el Procurador don Serafín Andrés Laborda que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los siguientes hechos: don Lucas e Industrias Hidráulicas Pardo, entidad creada por él, son pioneros en el progreso tecnológico aplicado a los muebles convertibles y llevan mucho tiempo investigando la aplicación a tales muebles de amortiguadores mecánicos, inició una investigación cuyo fruto fue el modelo número doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres, cuya solicitud fue presentada el veinte de agosto de mil novecientos setenta y nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial para "elemento retentor de masas basculantes» que fue concedido con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta. Ese modelo es extraordinariamente original y tiene gran aceptación en el mercado." Que tanto el modelo doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho, como el modelo doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta, en los que se apoya la demanda, adolecen de un vicio de nulidad por carecer de novedad, al haber sido copiados de otros ya inscritos. Que el modelo doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres presenta diferencias fundamentales frente a los modelos doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho y doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y que cualquier experto, está en condiciones de ejecutar el modelo doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres, disponiendo de la descripción y dibujos que figuran en la solicitud. Alude a los fundamentos de derecho que estima de aplicación y termina suplicando en su día que la Excma. Audiencia Territorial dicte sentencia absolviendo a su representado de la demanda, con cancelación del aval que tiene prestado e imponiendo al actor las costas por ministerio de la Ley. Que la demanda reconvencional se basó en los siguientes hechos: Que don Esteban solicitó el veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y siete la concesión de un modelo de utilidad para un dispositivo para la articulación de equilibrado de muebles abatibles que fue concedido con el número ciento treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres por resolución de fecha dos de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho. El modelo de utilidad doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho coincide sustancialmente con el anterior modelo ciento treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres y frente al cual no aporta ningún tipo de mejora ni proporciona ventaja de ninguna clase. Que el veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y dos don Benito solicitó el modelo de utilidad número ciento ochenta y un mil novecientos ocho para "dispositivo perfeccionado para el abatimiento de camas» que fue concedido el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y tres y publicada la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. El modelo de utilidad número doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta coincide sustancialmente con el anterior ciento ochenta y un mil novecientos ocho, frente al cual no aporta ningún tipo de mejora ni proporciona ventaja de ninguna clase. Alude a los fundamentos de derecho que estima de aplicación y suplica se tenga por formulada reconvención y que por la Audiencia Territorial se dicte Sentencia declarando la nulidad de los modelos de utilidad números doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho y doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta de los que es titular la parte demandante, con imposición al actor reconvenido de todas las costas de este juicio por Ministerio de la Ley.

Que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Que unidas a autos las practicadas se emplazó a las partes ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial donde los mismos comparecieron y alegaron oportunamente.

Que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza dictó sentencia con fecha veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro con la siguiente parte dispositiva: Que desestimando la demanda entablada por don Rafael contra don Lucas sobre declaración de nulidad de modelo de utilidad número doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres, debemos absolver y absolvemos al demandado de la pretensión formulada, y en su consecuencia, se cancela el aval prestado de quinientas mil pesetas y desestimando la reconvención sobre declaración de nulidad de los modelos números doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho y doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta, por inadecuación de procedimiento, debemos absolver y absolvemos en la instancia al demandado reconvencional, don Rafael , de la pretensión formulada en la citada reconvención, sin especial pronunciamiento sobre imposición de costas en la litis por no haber ninguna parte exclusivamente vencida en el proceso.

Que el Procurador don Francisco de Guinea y Gauna en representación de don Lucas ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza con apoyo en los siguientes motivos:

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, número quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo doscientos setenta, apartado trece, del Estatuto sobre Propiedad Industrial en relación con los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia recurrida desestima la reconvención sobre declaración de nulidad de los modelos números doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho y doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta, por inadecuación de procedimiento, por considerar la Sala "la excepción de inadecuación de este procedimiento para plantearla, discutirla y resolverla, dada la naturaleza del procedimiento establecido en el artículo doscientos setenta sobre la Propiedad Industrial». Esta parte del fallo y la fundamentación en la que se apoya-infringen, Jo dispuesto en el artículo doscientos setenta, apartado trece, del Estatuto sobre Propiedad Industrial en relación con los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto en el artículo doscientos setenta, apartado trece, del Estatuto establece que "en todo lo no previsto en las normas anteriores, el procedimiento se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Está remisión debía entenderse, antes de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro), referida a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al procedimiento establecido para los juicios de mayor cuantía, pero que a partir de dicha reforma habrá de entenderse hecha a las reglas del juicio de menor cuantía. En cualquier caso, y por lo que a la reconvención se refiere, hay que destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil admite expresamente la posibilidad de plantear la reconvención al contestar a la demanda tanto en el juicio de mayor como de menor cuantía. Ahora bien, la sentencia recurrida hubo de dictarse conforme a la normativa vigente al tiempo de la iniciación del procedimiento, por lo que la remisión contenida en el artículo dos: cientos setenta, apartado trece sobre el Estatuto de la Propiedad Industrial ha de entenderse referida a las normas del juicio de mayor cuantía. Pues bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo doscientos setenta, apartado trece, del estatuto es aplicable al procedimiento especial de nulidad de registro de modelos de utilidad el artículo quinientos cuarenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual el demandado puede proponer, en la misma contestación, la reconvención. Y en el artículo quinientos cuarenta y cuatro del mismo cuerpo legal, igualmente aplicable, se dispone que "las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo y en la misma forma que la cuestión principal del pleito, y serán resueltas con ésta en la sentencia definitiva». Siendo, pues, aplicables al procedimiento seguido lo dispuesto en los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es claro que la sentencia recurrida ha infringido los mencionados artículos al desestimar la demanda reconvencional por inadecuación del procedimiento. Por lo demás, habría que distinguir entre la existencia del derecho a reconvenir, como derecho sustantivo del demandado y los trámites aplicables a la reconvención, regidos éstos ni por normas de carácter netamente procesal. La posibilidad de plantear la reconvención, amparada expresamente en el artículo doscientos setenta, norma decimotercera, en relación con los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es coherente con la propia naturaleza de la reconvención como modalidad de la acumulación de acciones, siendo, por tanto, semejantes sus efectos a la denominada "acumulación de autos». Siendo esto así, y habiendo estimado el Tribunal Supremo la procedencia de admitir la acumulación de autos en el procedimiento especial del artículo doscientos setenta, al amparo de la remisión genérica de la norma decimotercera (sentencias de dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis y de veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y siete ), es evidente que, en base a la misma remisión genérica del artículo doscientos setenta, norma decimotercera, debe admitirse también la reconvención, según argumentaron ya las sentencias, precisamente de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y nueve y de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno . Todo conduce, por tanto, a considerar que el artículo doscientos setenta del Estatuto, al declarar aplicable al procedimiento especial los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impone la admisión, tramitación y resoluciónde la reconvención en el procedimiento especial.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, apartado quinto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo doscientos setenta del Estatuto sobre Propiedad Industrial. Existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que resulta la procedencia de admitir y resolver la reconvención en el procedimiento especial de nulidad de registro de Propiedad Industrial. Ya se ha visto, al exponer el primer motivo de casación, que la doctrina considera de forma unánime que la reconvención es una modalidad de la acumulación. Pues bien, el Tribunal Supremo ha admitido la acumulación de autos en el proceso especial del artículo doscientos setenta del Estatuto, en sentencias de dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, siete de febrero de mil novecientos sesenta y siete y veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y siete . Esta conclusión que resulta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acumulación de autos, aplicable a la admisión de la reconvención en el procedimiento especial del artículo doscientos setenta del Estatuto sobre Propiedad Industrial encuentra su expresión en otras sentencias del propio Tribunal Supremo, en las que se sienta doctrina sobre costas en el procedimiento especial cuando se ha planteado reconvención. La sentencia de trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve y en la más reciente de siete de enero de mil novecientos ochenta y dos. Es evidente que ambas sentencias parten de una realidad fáctica consistente en haberse admitido y resuelto la demanda reconvencional, por lo que han de pronunciarse sobre una de las consecuencias vinculadas a dicha realidad, cual es el reparto de las costas. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo no hace sino reflejar la realidad, del hecho de que las Audiencias Territoriales admiten habitualmente la reconvención en el procedimiento especial del artículo doscientos setenta del Estatuto sobre Propiedad Industrial, como se revela en numerosas sentencias que vienen a establecer, en este punto, una especie de "usus fori». En conclusión, es pues, indudable que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aplicación del artículo doscientos setenta del Estatuto sobre Propiedad Industrial se admite el planteamiento de la reconvención en el procedimiento especial de nulidad de registro de propiedad industrial, doctrina que tiene su reflejo en las sentencias reiteradas de las Audiencias Territoriales.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, apartado quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia referente a la posibilidad de plantear reconvención en procedimientos especiales. La demanda reconvencional fue establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios declarativos ordinarios de cualquier clase que sean (artículos quinientos cuarenta y dos, seiscientos ochenta y ocho, setecientos quince-segundo y cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Decreto de veintiuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos). En todos estos procedimientos se admite la reconvención con carácter general y sin más limitaciones que las de la competencia objetiva. Pero la legislación o la jurisprudencia han ido ampliando la posibilidad de reconvenir a otros procedimientos. En efecto, la reconvención está también expresamente admitida por Ley en materia de arrendamientos urbanos o en los procedimientos matrimoniales. Hay otros procedimientos especiales en los que la reconvención no está expresamente establecida por la Ley, pero en los que ha sido admitida por la jurisprudencia. Así ocurre en los juicios de tercería y en los relativos a reconstrucción, venta o alquiler de las llamadas casas baratas. La admisión de la reconvención en los juicios de tercería se establece en sentencias del Tribunal Supremo de veintinueve de enero y veintitrés de febrero de mil novecientos treinta- y cuatro, de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y uno y, especialmente, en la de ventiséis de junio de mil novecientos setenta y nueve . De esta jurisprudencia resulta que la reconvención ha de admitirse con carácter general en los procedimientos especiales de naturaleza declarativa, siempre que la Ley aplicable no la excluya expresa o tácitamente y siempre que exista conexión procesal, esto es, que el pedimento de la reconvención constituya la materia propia del procedimiento especial en que aquélla se presenta.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, apartado quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo veinticuatro, apartado primero de la Constitución Española En los motivos de casación expuestos se ha expuesto como la admisión de la reconvención en el procedimiento especial de nulidad de registro de propiedad industrial viene impuesta tanto por la normativa legal como por la jurisprudencia. Por consiguiente, al rechazarse la reconvención en la sentencia recurrida, ésta na violado lo dispuesto en el artículo veinticuatro, apartado primero de la Constitución Española. El mencionado artículo dispone que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión». En la aplicación del precepto mencionado, el Tribunal Constitucional ha declarado que se infringe el artículo veinticuatro-uno de la Constitución cuando se estima inaplicable un procedimiento que sí lo era, y que la indefensión ha de apreciarse en cada instancia (sentencias de veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos y de veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y uno ). Esto significa, en el caso que nos ocupa, que la sentencia recurrida ha violado el artículo veinticuatro-uno de la Constitución al desestimar la reconvención, por inadecuación del procedimiento, en un supuesto en el que sí era admisible dicha reconvención.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, apartado tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente del artículo quinientos cuarenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al ser admisible la reconvención, la sentencia recurrida ha infringido las normas reguladoras de la sentencia; concretamente lo dispuesto en el artículo quinientos cuarenta y cuatro citado. Ese artículo impone que la reconvención ha de ser resuelta en la sentencia definitiva. Al no haberlo hecho así, la sentencia recurrida ha violado el artículo quinientos cuarenta y cuatro mencionado.

Que el Procurador don Enrique Sorribes Torra en representación de don Rafael ha interpuesto recurso de casación contra la meritada sentencia con apoyo en los siguientes motivos:

Por error en la apreciación de la prueba demostrada con documentos e informes que se detallan con razonamiento de su pertinencia y fundamentación, al amparo del párrafo segundo del artículo mil setecientos siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según texto redactado por la Ley treinta y cuatro/mil novecientos ochenta y cuatro, de seis de agosto. La sentencia considera que apreciada la prueba en su conjunto, el Modelo impugnado presenta, frente a los modelos oponentes, muchas e importantes diferencias estructurales y funcionales, de las que resultan ventajas prácticas relevantes. Pero esta parte, al desconocer la formulación concreta de las "importantes diferencias estructurales y funcionales», se ve obligada a partir de unas conclusiones para deducir las premisas que puedan provocarlas, inviniéndose así el natural orden de la apreciación de la prueba que debe iniciarse con unas premisas fácticas para "deducir» la conclusión de las supuestas ventajas. En una primera acusación a la apreciación de la prueba de la sentencia recurrida, no establece en qué consisten: "las muchas e importantes diferencias estructurales» que son requisito fundamental para invalidar un modelo posterior. Ello, no obstante, va a analizarse cómo no son ciertas las ventajas prácticas que se estiman concurrentes. Al efecto, se sientan las razones de discrepancia, siguientes: A) No es cierto que el modelo impugnado pueda aplicarse a masas basculantes distintas de las camas, y que los oponentes no lo puedan. Esta obviedad ha sido reconocida tanto por el perito interesado Sr. Espuny, como por el dictamen emitido por la Escuela de Ingenieros de Terrasa de la Universidad Politécnica de Barcelona, que en su extremo cuarto, conclusión a), el dictamen de doce de julio de mil novecientos ochenta y tres, categóricamente señala: "Tanto en los modelos Buno como Bdos como Puno, se reivindica dispositivos retensores que pueden ser adaptados a masas basculantes cualquiera». Tanto el Buno como el Puno pueden ser transportados independientemente de la masa basculante. La conclusión por lo tanto, de la distinta "aplicación» que según la sentencia es una ventaja práctica relevante, es errónea, ya que el modelo Buno puede ser adaptado de modo independiente, siendo transportable y aplicable a toda clase de masas basculantes. B) No es cierto que el Modelo de Utilidad impugnado pueda ser fabricado con muelles de muy distinta longitudBasta examinar el propio modelo Buno, para constatar que en la reivindicación segunda (página cinco, línea ciento veintiocho), se hace constar que los "cajetines contienen una pluralidad de muelles helicoidales adecuadamente dimensionados». Nunca la distinta "longitud» de uno de los elementos, puede ser considerada como una "ventaja» y ello explica que coincidan en ello los Peritos intervinientes; que las variaciones de los muelles depende "de cuál sea el peso y dimensiones de la masa basculante a amortiguar». C) No es cierto que el modelo impugnado presente mayor seguridad de utilización. Tampoco es cierto que el modelo P. impugnado tenga mayor seguridad de utilización que los Buno y Bdos, especialmente este último, que según reconoce la Cátedra de Tecnología Mecánica de la Universidad de Terrasa, de doce de julio de mil novecientos ochenta y tres, extremo cuarto

D), "elimina cualquier posible accidente del usuario». El Perito Sr. Carlos Francisco reconoce que los tres modelos son similares y que el Ingeniero informante estima que no significa ninguna innovación respecto a los otros dos modelos de utilidad. El único que reconoce esta supuesta seguridad es el Perito Sr. Jose Ramón . Contesta que no ha tenido oportunidad de ver todos los productos, por lo que no puede emitir un juicio objetivo sobré la tecnología aplicada en su construcción. Pero sí hay un punto que no quiere pasar por alto y, como "nota importante», introduce la afirmación de que el Modelo de Utilidad doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres es más seguro "porque mantiene ocultos todos los elementos móviles». Basta examinar la reivindicación segunda del Modeló de Utilidad Buno, para constatar que "los órganos retráctiles; consisten en sendos cajetines apianados gemelos, debidamente provistos de tapa protectora». El modelo Buno prevé ya el cajetín con tapa "dentro» del que funcionan los elementos retráctiles. El modelo Bdos a mayor abundamiento, ubica el mecanismo "debajo del somier y por lo tanto del colchón y por lo tanto ocultado por el tablero de enmascaramiento sin posibilidad de que el usuario pueda quedar afectado por el funcionamiento de dicho mecanismo. D) No es cierto que el modelo impugnado presente una mayor comodidad para tensar los muelles: La tensión de los muelles se hace mediante un "perno», que el modelo Buno le reivindica y "que permite graduar a voluntad la tensión de los muelles». El modelo impugnado reivindica igualmente un "perno», que según el Perito Don. Jose Ramón no es diferencia fundamental, desde el punto de vista mecánico, es decir, que "tuerca-perno», o "tornillo-tuerca» son equivalentes. Yerra, pues, también, la sentencia, al presuponer una supuesta mejora en la mayor comodidad de que la tuerca esté en la parte externa del mueble, cuando esta ubicación es una equivalencia que viene motivada segúnel mueble a que va ya instalado el mecanismo. E) No es cierto que el modelo impugnado logra una ventaja en la posibilidad de nivelar el tablero de enmascaramiento. Esta posibilidad de nivelar el "tablero de enmascaramiento» es una afirmación "parcial» del tema de nivelación que debe abarcar la totalidad del mueble, ya que de nada serviría nivelar el tablero de enmascaramiento, que en realidad es la puerta del mueble, si no se nivelara aquél. Pero esta supuesta nivelación de la puerta, por medio de un tornillo según reconoce el Perito Don. Jose Ramón , el hecho de que, mediante dos tornillos cuyo eje ideal sea perpendicular a los citados ejes, se nivelen los mismos, contesta que entiende que nivelar un eje es tener la capacidad de mover sus puntos extremos y esto puede conseguirse a través de un tornillo, lo cual es habitual, o a través de otros medios que también son habituales.

Por infracción de los artículos ciento sesenta y nueve, ciento setenta y uno y ciento setenta y cuatro, en relación al cuarenta y ocho, números tercero y quinto y ciento ochenta, número primero, del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial, de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve y jurisprudencia sobre el alcance de los equivalentes, mantenida, entre otras, en sentencias de veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y cinco y veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y seis . Interesa destacar cómo la doctrina de esta Sala, al igual que la de la Sala Tercera, viene exigiendo, para que un modelo de utilidad tenga vigencia, que respecto de los anteriores, tengan una altura inventiva que vaya más allá de los equivalentes, esto es, más allá de simples cambios formales, sin resultado industrial nuevo. Y en tal sentido la sentencia de esta Sala 1 de veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y seis . Por lo tanto, al analizar los modelos contrapuestos, es preciso puntualizar las características esenciales que los conforman y separarlas de las que son puramente accesorias. Deben, sentarse dos premisas, que pueden formularse en los siguientes términos: a) "evitación del principio de los equivalentes», b) "no basta que haya diferencias para que la concesión del nuevo modelo se otorgue, ni variaciones accidentales, pues no es identidad absoluta lo prohibido, debiéndose en consecuencia separar lo esencial de las características diferenciales accesorias o del dominio público» (sentencia Sala Contencioso, de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y uno ). A partir de estas dos premisas, debe examinarse la situación fáctica, constatando que todos los Peritos intervinientes están de acuerdo en que "lo esencial, los tres modelos de utilidad lo comparten». Incluso el Perito Don. Jose Ramón , al contestar la pregunta dieciséis, propuesta por el demandado, que declara que "desde el punto de vista mecánico, lo fundamental es el mecanismo, el sistema o el dispositivo. Lo esencial es la existencia de cuatro elementos básicos y los tres modelos de utilidad mencionados los contienen». La distinta longitud de los muelles, la previsión de un tornillo convencional de ajuste que es habitual, al igual que otros medios que también son habituales, la ubicación de un tornillo de tensado en la parte interior o exterior, "según la profundidad del mueble», o el empleo de palabras diferentes que significan el mismo concepto, como "camisa», en lugar de "cajetín», son simples variaciones que no alteran las formas equivalentes que quedan incluidas al describir los objetos de los modelos prioritarios.

Que admitidos ambos recursos e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas.

El proceso al que da fin este recurso fue iniciado por el Sr. Ballesta Torné, titular según el Registro de la Propiedad Industrial de los modelos de utilidad números doscientos diecinueve mil trescientos veintiocho y doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta (en adelante Buno y Bdos), contra el Sr. Lucas

, titular del modelo número doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres (en lo sucesivo Ptres), con el fin de que se declarase judicialmente la nulidad de la concesión de registro de este último, junto a otras peticiones, con el fundamento de que carecía de novedad y ser copia de los Bufló y Bdos. El modelo Ptres se define como elemento retentor de masas basculantes susceptible de ser aplicado en muebles cama constituido por un "somier» capaz de enmascararse en el interior de un mueble o nicho, dotado de un eje solidario a un brazo articulado con elementos extensibles y tuerca reguladora de la tensión. A su vez el Sr. Lucas , titular del modelo Ptres, antes de contestar la demanda, anuncia que va a reconvenir y solicita al juez que se traiga a los autos el expediente de los modelos Buno y Bdos del Sr. Rafael , a lo que se accede y se concede plazo para contestar y reconvenir. En la reconvención se insta la nulidad de dichos modelos Buno y Bdos por estar anticipados, según el reconviniente, en otros modelos anteriores pertenecientes a terceros. Asimismo se opone a la demanda, sosteniendo el Sr. Lucas que su modelo de utilidad, el Ptres, debe ser mantenido en el registro porque supone innovación y más utilidad que los Buno y Bdos. Estos modelos están destinados también para cama abatible perfeccionada, como dispositivo fijador y amortiguador de somieres a puertas abatibles de armarios.

Seguido el trámite señalado por la Ley de Propiedad Industrial, (artículo doscientos setentadel Real Decreto Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve, refundido y revisado por el Real Decreto Ley de quince de marzo de mil novecientos treinta, denominado Estatuto por Ley de dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y uno), la Sala Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza dictó" sentencia desestimando a la vez la demanda y la reconvención, sin imposición expresa de costas. La demanda porque se estimó que el modelo del demandado, el Ptres, contenía innovaciones y ventajas prácticas respecto de los Buno y Bdos (aplicación a masas basculantes distintas de las camas; dispositivo de muelles de distinta longitud; más seguridad de utilización y mayor comodidad para tensar muelles y nivelar el tablero de enmascaramiento, según apreciación en conjunto de la prueba, sin detallar los medios). Y la reconvención, simplemente, y sin más razonamientos, porque no es admisible plantearla en este procedimiento.

En armonía, por tanto, con el sentido de ese fallo, el demandado Sr. Lucas , titular del modelo Ptres, interpone contra el mismo recurso de casación contra la parte que deniega la admisión, trámite y fallo respecto de su demanda reconvencional, dirigida a obtener la nulidad de los modelos Buno y Bdos del Sr. Rafael , demandante originario. A su vez, éste interpone recurso contra la indicada sentencia para que, casada y anulada, se declare la nulidad del registro del modelo Ptres, del demandado Sr. Lucas , a quien la Sala de única instancia había absuelto.

Parece conveniente, y así se hace, constatar previamente que los cinco motivos del primer recurso (del Sr. Lucas ) contienen un único fundamento, pese a su distinta articulación, no otro que el de sostener y razonar la procedencia en los procesos sobre propiedad industrial de la acción reconvencional que, en su caso, pueda formular el demandado. A tal fin se citan como infracciones las del artículo doscientos setenta del Estatuto, en relación con los quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de la Ley Procesal; la de la Jurisprudencia que admite la acumulación de autos en estos juicios, no siendo la reconvención sino una acumulación de acciones, razón de analogía; la de la Jurisprudencia recaída en procesos especiales, pero declarativos, relativa a la admisión en sentido afirmativo de la reconvención; la infracción del artículo veinticuatro de la Constitución y la de las normas reguladoras de la sentencia, en especial el articulo quinientos cuarenta y cuatro, sobre la reconvención, dada la referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil como supletoria que hace la regla trece del artículo doscientos setenta del Estatuto . Esta unidad de fundamento de los cinco motivos permitirá su tratamiento también unitario.

Cierto es, como se indica ya en el recurso, que la Jurisprudencia al respecto es vacilante, o mejor dicho imprecisa en tanto que sus pronunciamientos no han sido directos y contundentes. La sentencia de dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis admite la acumulación de autos, en los que recíprocamente, por una y otra parte, se discutía la legitimidad de las patentes respectivas. La de doce de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho no decidió el tema, por considerarlo de carácter procesal, no apto para la casación sobre el fondo. La de quince de enero de mil novecientos cincuenta y nueve porque la Audiencia estimó tanto la demanda como la reconvención y no se dio lugar al recurso. Y la de veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en un caso en el que la Audiencia desestimó la reconvención, confirmó la sentencia por entender que no se había aportado el expediente original del Registro (regla segunda, artículo doscientos setenta del Estatuto ) que el Tribunal ha de tener a la vista, es decir, y por lo que se deduce, porque el reconviniente no solicitó del Juzgado que pidiese al Registro el expediente, sin que pudiera ser suplido por la fotocopia de la solicitud de apertura de los expedientes que se acompañaba con la contestación a la demanda y reconvención.

No es cierto, sin embargo/como se dice en el recurso, que la Ley Procesal reformada haya eliminado la distinción entre quebrantamiento de forma e infracción de ley, puesto que para el primero se hace la previsión del número tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos en sus dos modalidades de quebrantamiento: o de las normas sobre la Sentencia o respecto de las garantías procesales. Lo que hace la Ley es unificar el recurso, permitiendo la interposición y formalización conjunta de las dos clases, pero con soluciones y resoluciones distintas, según la especie del quebrantamiento (reglas segunda y tercera del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En el caso del presente recurso, ciertamente, y por ello se estudia ahora, no se trata de infracción de meras normas procesales, ya que la primera que se cita corresponde a la remisión que la regla trece del artículo doscientos setenta del Estatuto hace a la Ley de Enjuiciamiento Civil , con violación de los artículos quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y cuatro de ésta (motivo primero), junto con la infracción del artículo veinticuatro de la Ley Fundamental (motivo cuarto). La acción procesal, como la reconvención (acción a su vez del demandado), no son objeto de meras reglas procesales, a las que pudiera aplicarse la doctrina legal de esta Sala sobre su no aptitud para el recurso sobre el fondo, puesto que son normas que, en cuanto atañen al derecho y a la defensa en un juicio justo, tienen carácter sustantivo y fundamental, tal como lo sienta el texto de la Constitución citado, muestra de la garantía constitucional del derecho al proceso, a su vez garantía de los derechos, aquí civiles, del ciudadano.

En el sentido expuesto, pues, no hay fundamento convincente y decisivo para afirmar, y sentarlo así, que la normativa especial del proceso sobre propiedad industrial prohiba el derecho del demandado a reconvenir y a solicitar la nulidad -en este caso- de los modelos de utilidad del actor, que se enfrentan al registrado por el reconviniente. En primer lugar porque la Ley no lo impide, antes bien, otorga una permisión genérica con la referencia del artículo doscientos setenta del Estatuto a la Ley Procesal común, que permite en los juicios declarativos el uso y el derecho a reconvenir e incluso en ciertos juicios especiales, como se argumenta en el recurso (motivos segundo y tercero), que tengan carácter declarativo, no sumario. En segundo lugar porque el argumento que pudiera ser más obstativo, que se refiere a la necesidad de pedir el expediente al Registro para que conste en autos y pueda ser conocido por la parte contraria y visto por el Tribunal (con lo que se alude al principio jurídico de audiencia bilateral) puede ser cumplido sin atentar a las reglas procesales con sólo solicitarlo antes de contestar y reconvenir, que es lo que se hizo en el presente caso, como ya se ha dicho en el fundamento primero, suspendiéndose el plazo para contestar la demanda en tanto se recibiera el expediente pedido al Registro por el Juez. Consiguientemente, es cierto que, si ello no sé hace así; él principio de audiencia bilateral (artículo veinticuatro de la Constitución) se vería infringido y esta infracción podría ser también alegada por el recurrido (entonces actor) al no disponer del expediente para su defensa, y no sólo por el ahora recurrente (antes demandado que reconviene), qué nó podría hacerlo si se hubiera limitado a reconvenir sin haber antes instado la obtención del repetido expediente registral. Este parece ser el sentido de la sentencia antes citada de veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve , y en el que ahora hay que insistir; cabe en estos procesos la posibilidad de reconvenir si por el que lo hace se cumple o dispuesto en las reglas primera y segunda del artículo doscientos setenta del Estatuto, es decir, pidiendo, a través del Juez, la remisión por el Registro del expediente administrativo relativo a la concesión que se impugna al reconvenir, con la lógica suspensión del trámite procesal, como modo de hacer efectivo el ejercicio del derecho, que acuerde el Juez competente.

Procede, por tanto, estimar el recurso que se estudia y, previa casación de la sentencia recurrida en ese punto, impugnada por el Sr. Lucas , resolver sobre el fondo planteado por la reconvención, en esta misma sentencia revisora, conforme a lo dispuesto en el artículo mil setecientos quince de la Ley Procesal reformada, no sin antes declarar, respecto de las excepciones procesales opuestas por el actor a la reconvención, que ninguna de ellas es admisible. No es aplicable aquí, en efecto, y por analogía, el artículo treinta y ocho de la Ley Hipotecaria, alegado por dicho actor para tildar de insuficiente la pretensión reconvencional y limitarse ésta a pedir la nulidad de los modelos de utilidad Buno y Bdos del demandante, sin solicitar la nulidad y cancelación de su inscripción en el Registro, y ello porque aparte de la forzada analogía que se pretende en relación a la distinta eficacia de los Registros, es bien conocida la Jurisprudencia que atenúa aquella exigencia, sobre todo cuando la disputa se refiere a títulos que se excluyen entre sí, como es aquí el caso, con la consecuencia de mantenerse una de las inscripciones, cuya nulidad constituye, de otro lado, petición implícita, pero de obligada respuesta judicial y transcendencia al Registro. Tampoco carece de legitimación el reconviniente para impugnar los modelos Buno y Bdos, por el hecho de alegar que, además del tema principal, dichos modelos estuvieran anticipados por otros dos anteriores pertenecientes a terceros, en cuanto no puede negársele interés si de ello puede resultar perjudicado (sentencia de once de junio de mil novecientos sesenta y ocho ), por otra parte caducados. Y, en fin, es igualmente inadmisible la objeción de irregularidad cometida por el Registro en la concesión del modelo Bdos del actor reconvenido, ya que es tema ajeno al derecho sustantivo de pugna, de carácter reglamentario y, por lo demás, fue defecto subsanado por el propio Registro, según resulta del propio expediente, salvándose así la posible nulidad (artículos ciento cinco y ciento ochenta, dos, del Estatuto).

En cuanto a la objeción de fondo relativa a la falta de novedad, mejora o mayor utilidad de los modelos Buno y Bdos, por estar anticipados por otros que pertenecen o pertenecían a terceros, ya se ha dicho antes que estos últimos están caducados, según acredita la prueba documental. Y en definitiva no se aporta prueba por el demandado respecto de esos modelos procedentes de terceros, ni que fueran conocidos o practicados en España, aparte de que la prueba pericial a la que luego se aludirá no confirma en absoluto la tesis del demandado, antes la niega. Procede, por tanto, desestimar totalmente la reconvención y condenar a dicho demandado al pago de las costas correspondientes a la misma en la instancia, conforme a lo dispuesto en la regla once del artículo doscientos setenta del Estatuto , y sin expresa condena en las de este recurso, según lo dispuesto en el artículo mil setecientos quince, número cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El segundo recurso, interpuesto ahora por el entonces demandante Sr. Rafael , se funda en dos motivos, el primero por error en la apreciación de la prueba (causa cuarta, artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y el segundo por infracción de las normas del ordenamiento jurídico (causa quinta). Para demostrar el error que se acusa en el primero se aducen como documentos probatorios del mismo los tres dictámenes periciales obrantes en autos, con la cita al efecto delartículo mil setecientos siete de la Ley Procesal, que autoriza la cita o señalamiento de "documentos o informes».

Dada la novedad legislativa procesal que esto supone, no está de más recordar que, de antiguo, la casación española ya no era pura casación porque admitía, a través del portillo del número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley procesal, la posibilidad de revisar los hechos, no sólo la aplicación judicial de las normas, es decir, la eventualidad de enjuiciar el fondo material del asunto ("ius litigatoris»), aparte de la función propiamente originaria de la casación, pensada para la unificación, mediante la Jurisprudencia, del entendimiento y aplicación de las normas como garantía del respeto general a la ley ("ius constitutionis»). La nueva Ley, es decir, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, operada por la número treinta y cuatro/mil novecientos ochenta y cuatro, de seis de agosto, ha venido a asentar aún más esa función de defensa del particular litigante al lado de la general garantía del "ius constitutionis» al ampliar el ámbito del antiguo número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos, hoy número cuarto, con su dicción de "error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios», que es matizada y precisada por el artículo mil setecientos siete al decir que "también habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados los documentos o informes aducidos en demostración del error en la apreciación de la prueba», lo cual, en definitiva, permitirá a este Tribunal, naturalmente a instancia y prueba de la parte, una revisión más profunda, convirtiéndole en Juez tanto o más que en Tribunal de casación, con sus ventajas e inconvenientes, según la óptica político-judicial que se adopte y se defienda. Doctrina aplicable a supuestos como el presente, en el que la prueba pericial es única y determinante de la solución del caso, dada la naturaleza del objeto litigioso.

Lo expuesto permite, mejor obliga, al estudio del motivo primero tal como se fundamenta, es decir en los informes periciales que se aducen para demostrar el error quese denuncia. Los dictámenes son los emitidos por el Departamento de Tecnología Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrasa (Universidad Politécnica de Barcelona) y por dos ingenieros industriales a instancia de cada parte. Los tres son esencialmente conformes y coinciden en afirmar que el modelo Ptres, registrado por el demandado Sr. Lucas , e impugnado por el actor Sr. Rafael , no aporta novedad, mejora o mayor utilidad que los precedentes registrados por este último es decir, los Buno y Bdos, y así opinan que el "elemento retentor» del modelo Ptres, en su memoria, no indica que se destine a cualquier masa basculante, sino a cama basculante o "somier», tal como los otros Buno y Bdos, y que los tres pueden aplicarse a otras masas; que la extensión de los muelles -que se dice privativa por el demandado relativamente al Ptres- no es exclusiva ni determinante; que el Ptres no es más seguro en su utilización que los opuestos, ni tampoco más cómodo, ya que la tuerca del Ptres que se reivindica como novedad o mayor utilidad no tiene esa virtud, y que la pretendida novedad de nivelar el tablero de enmascaramiento (la puerta del mueble cama) no lo es tal, sino habitual y también factible en los Buno y Bdos. Tales dictámenes no son contradichos por ninguna "otra prueba. Consecuentemente, estos informes acreditan de manera elocuente que el modelo de utilidad Ptres (doscientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres) estaba ya anticipado por los registrados a nombre del actor, en especial por el Bdos (doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta) denominado "dispositivo fijador y amortiguador de somieres a puertas abatibles de armarios» y, por lo mismo, prueban el error que se acusa cometido por la sentencia recurrida, que, sin precisar la base probatoria, afirma que el modelo Ptres presenta muchas e importantes ventajas prácticas (las que antes se han enumerado en los dictámenes periciales como no constitutivos de ventaja alguna). En tal sentido se impone, por tanto, la estimación del motivo, fijándose ahora como hecho probado el que resulta de dichos dictámenes, es decir, la falta de novedad, mejora o utilidad del modelo en cuestión, ya anticipado por lo del demandante.

El artículo ciento setenta y uno del Estatuto otorga la concesión del Registró a aquellos modelos de utilidad para instrumentos, herramientas, dispositivos, etc, que aporten a la función a la que son destinados un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicosociológicas del trabajo. El artículo ciento setenta y cuatro indica que no podrán ser objeto de modelo de utilidad todo aquello que esté incluido en las prohibiciones de los casos tercero, cuarto y quinto del artículo cuarenta y ocho y, en fin, el artículo ciento ochenta, número primero, considera nulos los modelos de utilidad respecto de los que se justifique no ser cierta la manifestación que deberá hacer el interesado en la solicitud de registro, de no haberse conocido o practicado en España. Dichos preceptos son los citados por el recurrente como infringidos en el motivo segundo y último, en especial porque lo que la Ley exige es que el modelo revista cierta importancia y transcendencia y no sólo modificaciones y ventajas accesorias. Estas modificaciones accesorias, en efecto, es lo único que puede resultar de los dictámenes e informes citados, tal la extensión del muelle o el uso de una tuerca. Pero no bastan para mantener el registro del modelo. Y en este sentido se pronuncia la Jurisprudencia. La sentencia de once de marzo de mil novecientos ochenta y cinco habla de innovación útil, reveladora de un avance técnico protegible; la de veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y tresde actividad propiamente creadora o cuando menos divulgadora de lo no conocido (novedad), aunque en el modelo de utilidad no se sea tan exigente, bastando con mejoras de aspecto técnico, no simple cambio de forma, o con una mayor comodidad de utilización, no de diferencias accesorias, no esenciales; e igualmente, en el mismo sentido, la de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, que habla de mejora que revele un resultado positivo o de mayor efectividad, con ventajas sobre lo ya conocido.

La consecuencia obligada, de acuerdo con los hechos y la doctrina expuesta, es, pues, la estimación del motivo, junto con el primero, y con ello la del recurso de esta parte recurrente, así como la de la estimación de su demanda originaria, bien que no en su totalidad, es decir, salvo las peticiones que por no ser propias de este proceso especial por su materia no son susceptibles de ser resueltas en él, según reiterada Jurisprudencia, así en lo que se refiere al sellado, depósito y precinto de la maquinaria y establecimiento fabril del demandado titular del modelo Ptres cuya nulidad ahora se declara, así como su inscripción registra!, temas propios para el juicio declarativo correspondiente. Por lo mismo tampoco procederá la condena en costas, en la instancia del demandado, por no ser admitidas todas las pretensiones del actor, de acuerdo con el artículo doscientos setenta, decimoprimero del Estatuto, procediendo no hacer condena expresa en las causadas en este recurso, según el párrafo cuarto del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS