Sentencia AP Madrid, 31 de Julio de 1998
| Procedimiento | 40571 |
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 1998 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid |
I. Pretensiones.
Don L. G. P., como titular registral de un modelo de utilidad (el número 91100755, denominado «dispositivo para la cloración continua del agua de las piscinas», que había solicitado el día 12 de marzo de 1991), ejercita contra la empresa (J., S. L.) que comercializa el dispositivo protegido por ese modelo de utilidad sin contar con su consentimiento, las acciones de cesación de los actos de comercialización que violan su derecho, de indemnización de los daños y perjuicios sufridos y de retirada del mercado de los dispositivos ya instalados [por remisión del número 1.º del artículo 152, los artículos 50 y 63 letras a)y b) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes].
J., S. L., como persona frente a la que se ejercita la acción por violación de los derechos derivados del modelo de utilidad, ejercita, por vía de reconvención, la acciónde nulidad total de la protección del modelo de utilidad, ya que su objeto no reúne la nota de la novedad [artículo 126 por remisión del 154 y artículo 153 letra a) en relación con los artículos 143, 145 y 146 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes].
Don L. A. G. P., como titular registral de la marca denominativa «S.» (la número 1623056, para distinguir aparatos e instalaciones para la distribución y tratamiento del agua, que había sido solicitada el día 12 de marzo de 1991), ejercita, contra la empresa J., S. L. que comercializa sus productos bajo la marca «S.-C.», la acción cesatoria en el uso de esa marca, porque la semejanza entre ambas marcas pudiera inducir a error en el mercado [artículo 36 apartados a) y c) y 81 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas].
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La sentencia dictada en la primera instancia rechazó totalmente la acción de nulidad del modelo de utilidad inscrito, deducida por vía reconvencional, e impuso las costas de la reconvención al reconviniente. Y, respecto de las pretensiones deducidas en la demanda, estimó totalmente la acción cesatoria en el uso de la marca denominativa «S.» y la acción de cesación de los actos de comercialización que violan la protección derivada del modelo de utilidad inscrito, estimando parcialmente la acción de retirada del mercado de los dispositivos ya instalados(se añade: «Salvo cuando la retirada pueda ocasionar perjuicios a terceras personas que los hayan adquirido de buena fe y que no han sido parte en el pleito») y rechazando totalmente la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios sufridos, debiendo, en cuanto a las costas de la demanda, abonar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Contra esta sentencia no interpuso el demandante-reconvenido recurso de apelación ni posteriormente se adhirió al formulado por el demandado-reconviniente.
Modelo de utilidad.
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Acción de nulidad del modelo de utilidad inscrito por no reunir la nota de la novedad.
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Del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentesse desprende que para que una invención industrial pueda ser protegida a través de un modelo de utilidad es imprescindible que sea nueva e implique una actividad inventiva consistente en dar a un objeto (en particular los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos) una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación (quedando excluidas de esa protección las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales).
El rasgo más característico de la invención industrial para ser susceptible de protección a través de un modelo de utilidad es el de su «novedad», que aparece desarrollado en los artículos 145 y 146 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (artículo 145.1. El estado de la técnica con referencias al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita y oral, por una utilización o por cualquier otro medio; 2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior; artículo 146.1: Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto enla materia; 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 145, apartado 2, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva).
La concurrencia de la novedad ha de referirse temporalmente al momento de solicitarse el modelo de utilidad.
El contenido de la novedad que el legislador impone a la invención industrial para que sea susceptible de protección es distinto según que esa protección se dispense a través de una patente (definida en el número 1 del artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, como la invención nueva que implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial) o de un modelo de utilidad. Pues para que una invención sea susceptible de ser protegida mediante un modelo de utilidad basta con que posea novedad relativa o nacional (artículo 145 apartado 1 de la Ley de Patentes: «...Divulgado en España...») siendo irrelevante su ausencia total de novedad fuera de las fronteras del Estado español. Mientras que para que una invención sea susceptible de ser protegida mediante una patente es imprescindible que la novedad sea absoluta o mundial (artículo 6 apartado 2 de la Ley de Patentes: «...Accesible al público en España o en el extranjero...») por lo que no basta su novedad en España. Y este diverso contenido de la novedad entre el modelo de utilidad -España- y la patente -universal- ha sido relatado por una constante jurisprudencia (sentencias de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo: 7 de febrero de 1992; 16 de octubre de 1987; 30 de octubre de 1986; 11 de septiembre de 1986; 26 de noviembre de 1983; 16 de abril de 1966). Siendo de reseñar la compatibilidad de las legislaciones europeas (como la española) que reducen el contenido del requisito de la novedad propio del modelo de utilidad al ámbito territorial nacional o estatal con las normas en materia de libre circulación de mercancías del Traslado de la Comunidad Económica Europea, como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencias de 14 de septiembre de 1982, asunto 144/1981 Keurkoop contra Nancy Kean Gifts; 30 de junio de 1988, asunto 35/1987 Thetford Corporation y otros contra Frama Spa. y otros; 5 de octubre de 1988, asunto 53/1987 Cicra y Maxicar contra Renault). Pero además para que la actividad inventiva sea susceptible de protección mediante un modelo de utilidad basta con que el invento no resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (artículo 146apartado 1 de la Ley de Patentes), dispensándose protección a las que resulten del estado de la técnica de manera evidente pero no muy evidente. Mientras que para que la actividad inventiva sea susceptible de protección mediante una patente es necesario que el invento no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (artículo 8 apartado 1 de la Ley de Patentes), proscribiéndose la protección de lo que resulte del estado de la técnica de manera evidente aunque no sea muy evidente.
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