SAP Barcelona 186/2009, 28 de Mayo de 2009
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2009:7453 |
| Número de Recurso | 563/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 186/2009 |
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA Núm. 186/2009
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de mayo de dos mil nueve.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 516/2005 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 2 de los de Barcelona, a instancia de INDIBA, S.A., representada por el procurador Antonio María de Anzizu Furest, contra Loreto , Marí Luz , BIONSIDE, S.L. y BIONSIDE INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA S.L., representados por la procuradora Beatriz Aizpun Sardá. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en los mismos el día 3 de mayo de 2006.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Don Antonio María de Anzizu Furest, Procurador de los Tribunalesy de INDIBA, S.A., contra Doña. Loreto , Doña Marí Luz , BIONSIDE INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA, S.L. y BIONSIDE, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Beatriz Aizpún Sardá, debo acordar y acuerdo:
-
) Declarar que el comunicado de prensa difundido en la página Web de las demandadas constituye un acto de competencia desleal.
-
) Condenar a las demandadas a que lo retiren y a que se abstengan en el futuro de difundirlo.
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) Desestimar el resto de las pretensiones formuladas por la parte actora.
-
) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales".
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, confiriéndose traslado a la parte demandada, quien además de oponerse al recurso impugnó la sentencia. Recibidas las actuaciones y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió a señalar para la celebración de la vista el día 11 de marzo de 2009.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
Planteamiento de la controversia en esta alzada
La actora compareció como titular del modelo de utilidad U 287.964 (solicitado el 8 de julio de 1985 y concedido el 12 de mayo de 1986, bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 ), que reivindica, como indica su propio título, un "dispositivo para la regeneración cutánea", y ejercitó acciones de infracción de los derechos que le confiere dicho modelo de utilidad frente a los demandados que fabrican y comercializan unos dispositivos de diatermia que reproducen todas las características del modelo U 287.964 y aportan los mismos resultados técnicos. La sentencia dictada en primera instancia, después de desestimar la excepción de nulidad como consecuencia del efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas por el juzgado de primera instancia nº 6 de Barcelona de 12 de junio de 1992 (confirmada más tarde por la Audiencia Provincial de Barcelona) y por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona de 18 de enero de 1996 , que desestimaban el primero la excepción y la segunda la acción de nulidad del modelo de utilidad U 287.964, desestimó también la acción de infracción al considerar: que "buena parte de los elementos que incorpora la reivindicación primera, que define el modelo de utilidad, eran conocidos en el estado de la técnica anterior a la solicitud, y, en definitiva, que los aparatos demandados, aun cuando se asemejan al modelo de utilidad, precisamente por incorporar tecnología conocida, también presentan diferencias que permiten descartar la existencia de la infracción".
La demanda también acumulaba acciones de competencia desleal por un comunicado de prensa difundido por las demandadas Marí Luz y BIONSIDE INVESTIGACIÓN Y TECONOLOGÍA, S.L, a través de la página Web www.ema.es, que a su juicio es denigratorio. La sentencia de primera instancia rechaza que este acto pueda subsumirse dentro de la conducta sancionada en el art. 5 LCD , pero sí aprecia que se trate de un acto de denigración sancionado en el art. 9 LCD , que no está amparada por la exceptio veritatis. No obstante, la sentencia estima tan sólo la acción de cesación, pero desestima las pretensiones indemnizatorias pues no consta que dichas manifestaciones hayan causado un daño efectivo a INDIBA, S.A., lo que le correspondía acreditar a ésta.
La sentencia es apelada por la actora e impugnada por los demandados.
La apelación se funda en los siguientes motivos: 1º la sentencia, al no apreciar la infracción del modelo de la actora, por una parte, infringe lo dispuesto en los arts. 143.1 LP y 171 EPInd y en el art. 26 LP , pues obvia el alcance de la protección del modelo de utilidad (que reivindica la utilización de dos electrodos, uno de los cuales, conectado a un circuito de alta frecuencia y aislado externamente por su cara activa, es móvil, y con él se aplica temperatura a la zona cutánea a tratar); y por otra, incurre en una errónea valoración de la prueba practicada; 2º la estimación de la infracción del modelo de utilidad debe dar lugar a la condena de indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda; 3º la sentencia, al estimar la comisión de un acto de competencia desleal, debía haber condenado a indemnizar los daños y perjuiciosocasionados a la actora, en aplicación de la doctrina ex re ipsa.
Los demandados, además de oponerse a la apelación, impugnaron la sentencia por los siguientes motivos: 1º debía haberse estimado la excepción de falta de legitimación pasiva de Loreto y Marí Luz ; 2º debía haberse estimado el efecto de cosa juzgada del auto de 11 de junio de 2004, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona , que sobreseyó las diligencias previas porque los hechos denunciados no eran constitutivos de delito; 3º debía haberse apreciado la nulidad del modelo de utilidad de la actora por insuficiencia de la descripción y porque protege un objeto no susceptible de protección a través de modelo de utilidad; 4º El comunicado de prensa no puede descontextualizarse, y no contenía manifestaciones aptas para menoscabar el crédito de la apelante en el mercado, además de que debe operar la "exceptio veritatis".
Siguiendo un orden lógico, antes de revisar los motivos de la apelación relacionados con la infracción del modelo de utilidad, primero abordaremos las excepciones formuladas por las demandados en su impugnación. No obstante, las excepciones de falta de legitimación pasiva que se refieren a las conductas de infracción de modelo de utilidad y del acto de denigración, constitutivo de competencia desleal, deberemos examinarlas al apreciar la concurrencia de estos hechos, para analizar en que medida pueden ser responsables de cada uno de ellos dichas demandadas. Y una vez resueltos los motivos de apelación e impugnación relacionados con la infracción del modelo de utilidad, abordaremos los relativos al acto de denigración, comenzando primero por los de la impugnación que se refieren a la existencia del acto de competencia desleal, para luego abordar los de la apelación relativos a la indemnización de los daños y perjuicios.
Excepción de falta de legitimación pasiva respecto de la acción de infracción
La acción de infracción del modelo de utilidad de la actora (U 287.964) se basa en la fabricación y distribución de los dispositivos CAPENERGY/EMA y CEYA, que incorporan los elementos constitutivos de aquella invención. La actora aportó con su demanda un informe de unos detectives, al que se une documentación bastante, que sirve para conocer que estos dispositivos son producidos y comercializados por las dos sociedades demandadas, BIONSIDE, S.L. y BIONSIDE INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA S.L. (ff. 843 y ss.). La demanda, sin embargo, va dirigida no sólo contra estas dos entidades, sino también contra Marí Luz y Loreto , y estas dos excepcionan su falta de legitimación pasiva. La demanda justifica la legitimación pasiva de la Sra. Marí Luz por ser administradora y por ello legal representante de las sociedades BIONSIDE, S.L. y BIONSIDE INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA S.L., y la legitimación pasiva de la Sra. Loreto por ser apoderada de BIONSIDE, S.L.
La mera condición de representante legal de las sociedades que llevan a cabo los supuestos actos de infracción o la condición de apoderada de una de ellas no justifica por sí su legitimación pasiva en una acción civil de infracción de modelo de utilidad, a no ser que previamente se haya solicitado y declarado el levantamiento del velo de dichas sociedades, que no es el caso. La actora ha reproducido en el ámbito civil la acción ejercitada ante los tribunales penales al presentar su querella por usurpación de los derechos que le confiere su modelo de utilidad, sin caer en la cuenta de que en el ámbito penal tenía sentido dirigir la querella contra las personas físicas a través de las cuales actuaban las dos sociedades que fabricaban y comercializaban las realizaciones cuestionadas, pues la responsabilidad penal sólo puede atribuirse a las personas físicas, sin perjuicio de que las personas jurídicas sean responsables civilmente.
En el ámbito civil, la legitimación pasiva respecto de una acción de infracción corresponde exclusivamente a quién hubiera realizado cualquiera de los actos infractores, de tal forma que cuando estos actos se realizan en el marco de la actividad empresarial desarrollada por dos sociedades mercantiles, en su caso serán responsables éstas, pero no sus administradores o apoderados, a no ser que, como ya hemos...
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